——“二次等同“之否定与“不可拆”
李洪江 武森 李硕 李析原[1]
摘要：权利要求中功能性限定技术特征的认定将直接影响专利权的保护范围，在专利侵权纠纷案件中，是否构成通过功能或是效果进行限定的功能性技术特征，容易成为双方的争议焦点。最高院在司法解释中对功能性特征的认定作出规定，力图明确其边界。经过司法实践的不断探索，形成一套针对功能性特征在侵权判定过程中的审判思路，即以说明书中具体实施方式为基础，以侵权行为发生时为判断时间点，采用“一基本，两相同，一容易”的侵权判断方式来确定功能性特征的最终保护范围，此审判思路在典型案件中也得到了充分的验证。
一、功能性特征的由来
“功能性特征”的概念最早起源于美国，其英文表述为“Functional Feature”或“Mean Plus Function”，是指使用功能或效果描述技术特征，而非描述其具体的物理结构。功能性特征最初并未规定在成文法中，但是申请人倾向于通过功能或效果，而非结构或连接关系的撰写方式来描述技术特征，其原因在于，一方面，法律规范并未明文排除功能性特征的使用；另一方面，随着技术的发展，用结构或者步骤等特征进行限定不足以描述全面，尤其在软件等新兴的技术领域，技术特征的撰写面临巨大挑战。此外，申请人对这种撰写方式情有独钟，还因为可能会获得更大的保护范围。功能性特征于1952年被纳入到《美国专利法》第112条第3款，在此之前，美国法院对功能性特征持否定态度。[2]我国1993年版《审查指南》引入功能性特征，2019年版《审查指南》经过修订将功能性特征表述为：对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。[3]
二、我国现行的关于功能性特征的法律依据
功能性特征在专利授权、确权和侵权判定过程中存在不同的理解，因此对于功能性特征如何进行解释，在诉讼过程中容易成为争议焦点。最高院在司法解释中对功能性特征的认定与解释作出规定，力图将其边界明确。
（一）功能性特征的认定
1993年，在专利审查指南第二部分第二章3.2.1节规定了功能性特征，“对于说明书中某一特征仅给出一个实施例，而且权利要求中该特征是用功能来限定的情形”，经过修订现版本的表述为，“只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能性或者效果特征来限定发明才可能是被允许的”。
2010年实施的《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称侵权解释一）第四条中对功能性特征的定义是“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征”。
2016年实施的《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（以下简称侵权解释二）第八条详细定义了“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”
2020年实施的《最高院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》（以下简称授权确权规定一）第九条引用了侵权解释二第八条关于功能性特征的定义。
北京高院在《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称侵权判定指南）第十八条中，对功能性特征和的认定做出了具体划分。
功能性特征，是指对于结构、组分、材料、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。下列情形一般不宜认定为功能性特征：
（1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语，或以功能或效果性语言表述且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征；
（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。
综上，在国家知识产权局及最高人民法院的多个文件中，对于授权、确权、侵权等程序中功能性特征的认定均持统一标准，并逐渐细化其定义。
（二）功能性特征的保护范围
在授权、确权程序中，专利审查指南规定功能性特征的保护范围为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，该标准在行政诉讼的判例中也得到反复确认。
而在侵权判定时，侵权解释一第四条规定，要以说明书中实现该功能的具体实施方式及其等同的实施方式确定功能性特征的保护范围。
侵权解释二第八条第二款对功能性特征的等同判定进行了详细规定，“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”
经过司法实践的不断探索，形成一套针对功能性特征在侵权过程的解释与等同判定思路，即以说明书中具体实施方式为基础，以侵权行为发生时为判断时间点，采用“一基本，两相同，一容易”的判断方式来确定功能性特征的最终保护范围，这与判断结构特征等同侵权时采用的“三基本，一容易”相比，更为严格。
三、司法实践中关于功能性特征的争议焦点
（一）功能性特征的认定
尽管司法解释中对于功能性特征的认定标准统一，但在实践过程中仍然存在巨大争议。最高院曾强调，并不是所有以功能或者效果表述的技术特征均属于功能性特征，因为在同一技术领域中有很多已成熟技术的既定概念也使用了功能性的表述，如“变压器”、“放大镜”、“发动机”等。在此基础上，哪些概念属于已经既定概念，需要根据案件的具体情况确定。
此后，侵权解释二第八条明确将“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的情况，排除出功能性特征的范围，司法解释的发布进一步落实对功能性特征边界的明确。
近年来，最高院在多个判例中对功能性特征的认定进行了两个方向的界定。
在厦门卢卡斯公司与瓦莱奥系统公司侵害专利权纠纷案【（2019）最高法知民终2号】中，最高院指出，如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于功能性特征。
在SMC株式会社与乐清市博日气动器材公司等侵害专利权纠纷案【（2019）最高法民申5477号】中，最高院指出，基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。然而需要注意的是，不能机械地认为凡是属于公知常识的技术特征均不是功能性特征，还应当考虑技术特征之间的适配关系，否则将会造成保护范围的不当限缩。
在杭州骑客公司与浙江波速尔公司侵害专利权纠纷案【（2018）最高法民申2345号】中，最高院指出：对功能性特征的认定，除了争议特征在权利要求中的具体限定方式以外，还应当重点考察其在权利要求限定的技术方案中所起到的功能和效果。以该功能和效果为基础，判断本领域普通技术人员是否能够仅通过阅读权利要求，即可直接、明确地确定该功能和效果的具体实施方式。如果仅考虑争议特征在本领域中通常的实施方式，而忽略该特征与权利要求中的其他技术特征之间的适配关系，及其因此而对实现权利要求限定的功能和效果的具体实施方式的影响，将难以对技术特征是否属于功能性特征作出准确认定……即使现有技术中已经有转动机构的连接方式，但是将已有的连接方式与涉案专利中的左、右内盖结构相配合，实现权利要求1中的左、右内盖的转动连接，并不是本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定的。……涉案专利权利要求1的转动机构特征属于功能性特征。
综上所述，最高院在多个案例中明确了功能性特征的边界，首先认为限定或隐含了特定结构的特征不落入功能性特征，其次排除的范围由此前裁判文书中确定的“变压器”、“放大镜”、“发动机”等适度扩大为具体实施方式也属于公知常识的特征，同时考虑技术特征之间的适配关系。
功能性特征，即是指使用“其所为（做什么）而不是其为何（如何做）”的术语描述的技术特征。功能性特征的认定遵从两步：首先，技术特征只从功能进行限定，而没有用实现所述功能必需的结构特征限定；第二步，这类功能性特征不存在所属领域技术人员所熟知的相对固定的技术结构。在第二步中，本领域技术人员根据所熟知的技术内容，仅依据权利要求自身确定其具体实施方式的，才认为被排除在功能性特征之外。
在笔者参与的纳恩博公司（原告）起诉被告构成CN204452719U专利侵权纠纷案件中，双方的争议焦点主要集中于，涉案专利权利要求1限定的“脚踏模块”与被控侵权产品的“脚踏垫”是否构成相同或等同。涉案专利要求保护一种模块化的两轮动平衡车，限定的技术特征具体为：“包括车体骨架、中舱转向模块、脚踏模块、车辆操控模块、控制模块、动力模块、电源模块……所述脚踏模块至少用于车辆载人模式的判定……”。根据上述认定方法，该特征仅使用功能性进行限定，符合第一步的定义；在第二步中，涉案专利的发明点在于将不同的零件模块化为多个整体模块，该脚踏模块即属于这种发明点之中，其具体构成显然并非本领域技术人员所熟知的技术机构，亦不属于公知常识，因此，脚踏模块应被认定为功能性限定。
（二）功能性特征等同的解释
《最高院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称专利纠纷规定）第十三条明确，专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。因此，在实践中产生一种观点，功能性特征应以侵权解释一第四条确定字面保护范围，再以侵权解释二第八条确定等同保护范围，形成二次等同。
最高院在侵权解释二的理解与适用中对这种观点均予以明确否定，对专利纠纷规定第十七条和侵权解释一第四条的适用范围进行了明确区分。侵权解释二未采纳二次等同理论，亦即在以具体实施例为基点的一次等同之后，功能性特征的保护范围即已划定，不存在对于功能性特征所述功能或效果的二次等同问题，因此，第八条第二款采用了“相应技术特征与功能性特征相同或者等同”的表述。在等同认定尺度适当从严的同时，为了将专利申请日后新技术导致的等同替换手段涵盖进来，该条将侵权判断的时间点放宽至被诉侵权行为发生时。侵权判定指南也遵循了上述思路，在第19条规定了功能性特征的相同侵权，在第56条规定了等同侵权。在司法层面对功能性特征进行限缩解释与审查指南规定尽量避免功能性限定的精神一致，若允许其二次等同，将不利于在专利实践中，适当平衡功能性特征保护范围的价值导向。
因此，专利纠纷规定第十七条规定的等同特征涉及的是除功能性特征之外的其他技术特征，对比的基础是权利要求记载的技术特征本身。而侵权解释一第四条、侵权解释二第八条涉及功能性特征，对比的基础是在说明书及附图中记载的，实现功能性特征的功能或者效果不可缺少的技术特征。
在（2017）最高法民申1804号判决书中，最高院指出，专利纠纷规定第十七条规定的“等同特征”的认定，与侵权解释二第八条第二款规定的“相应技术特征与功能性特征……等同”的认定是不同的。二者虽然都要求“以基本相同的手段”，并且“无需经过创造性劳动就能够联想到”，但也存在重要区别，包括以下两个方面：其一，适用对象和对比基础不同。专利纠纷规定第十七条规定的“等同特征”的适用对象更为宽泛，涉及的是除“功能性特征”之外的其他技术特征，对比的基础是权利要求记载的技术特征本身。而侵权解释二第八条第二款的适用对象，是侵权解释一第四条、侵权解释二第八条第一款规定的“功能性特征”，对比的基础是在说明书及附图中记载的，实现功能性特征的功能或者效果“不可缺少的技术特征”。其二，认定标准不同。关于专利纠纷规定第十七条规定的“等同特征”，应当以“实现基本相同的功能”“达到基本相同的效果”作为认定标准；而侵权解释二第八条第二款规定的“与功能性特征……等同”，则必须“实现相同的功能”“达到相同的效果”，认定标准更为严格。
鉴于功能性特征特殊的等同方式，其并非以权利要求中的特征为基础，而是以说明书中的具体实施方式为基础，等同基础包含哪些技术特征成为实务中的争议焦点。对此，侵权解释二第八条规定的是实现该功能不可缺少的技术特征。
由此可见，与结构性特征相比，功能性特征在进行等同侵权的比对时，应首先需要明确哪些属于实现该功能的必不可少的技术特征，而后才能根据“一基本，两相同”做出是否侵权的认定。若在这一步骤中，将非必要特征划入到功能性特征的保护范围，则势必会影响后续的侵权比对结果。因此，明确功能性特征的保护范围是等同侵权判定的重中之重。
在前述平衡车案中，原告主张，脚踏模块不要求单独完成载人模式判定，只要在车辆载人模式的判定中发挥一定作用即可，据此主张被控侵权产品的脚踏垫为脚踏模块，即将功能性特征解释为仅参与功能的实现，而非实现功能的不可缺少的技术特征，显然违背了上述规定。
由此，笔者根据侵权解释二第八条的规定，在答辩过程中主张，权利要求1的脚踏模块实现载人模式的判定必不可少的部件包括脚踏垫和传感器。然而，被控侵权产品的脚踏垫并不包含传感器，不能实现该功能。对于载人模式的判定，被控侵权产品使用了位于骨架上方的脚踏垫、镶嵌于骨架中的形变开关、以及位于骨架下方的传感器三个部件共同完成。因此被控侵权产品的脚踏垫与本专利的脚踏模块未使用基本相同的手段，未实现相同的功能，也未达到相同的效果，二者不属于相同或等同的技术特征。最终，原告意识到被控侵权产品并不落入涉案专利的保护范围，进而选择撤回起诉。
（三）功能性特征应整体比对，不再进行分解细化
根据侵权解释一第四条的规定，需要参照说明书和附图对功能性特征做出解释。在进行解释的过程中，功能性特征往往对应实施例中的若干个特征。若法院在依据全面覆盖原则进行侵权比对时将功能性特征拆分成上述若干特征一一比对，则势必会大大限缩权利要求的保护范围。为了防止被控侵权人将功能性特征过度细化从而架空专利权，在司法实务中法院将功能性技术特征作为一个整体，而不对被拆分后的功能性特征再次适用全面覆盖原则。
如在（2011）苏知民终字第0139号案件中，江苏高院认为，由于专利权利要求中某个功能性技术特征是作为一个必要技术特征存在的，且专利说明书记载的每一个具体实施方式中所有必需技术特征是作为一个整体来实现该功能或效果。因此，在对权利要求中某个功能性技术特征进行侵权判断时，应将该功能性技术特征的内容与被控侵权产品实现相同功能的必需技术特征进行整体比对，而不宜将功能性技术特征的内容再进行分解。
此外，在（2017）最高法民申2073号案件中，最高院认为，涉案专利“向上延伸的上支撑部”不可缺少的技术特征包括：上支撑部由下往上依次包括下支撑块、连接杆及上支撑块，连接杆通过螺纹连接下支撑块和上支撑块。被诉侵权产品实现该功能的相应技术特征为：上支撑部包括下支撑块、连接杆及上支撑块，连接杆通过销轴连接下支撑块和上支撑块。被诉侵权产品实现支撑连接功能的相应技术特征除系通过销轴连接之外，其余均与涉案专利一致。对于功能性特征，应当进行整体比对。虽然螺纹连接与销轴连接存在不同，但就功能性技术特征整体而言，通过螺纹连接的上支撑部和通过销轴连接的上支撑均能够起到支撑及连接作用，功能及效果相同。因此，与涉案专利“上切刀上设有向上延伸的上支撑部”不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征构成等同。
综上所述，在对功能性特征进行比对时，应以说明书中具体实施方式为基础，以侵权行为发生时为判断时间点，作出解释。而对于实施例中体现的特征，则需要整体进行比对，即通过观察被控侵权技术方案是否能够作为一个整体，实现功能性限定技术特征所要实现的功能或效果，不应对功能性限定具体实施例的技术特征再做分解比较。
四、结语
立法规范与司法实践为功能性特征的认定与解释提供了明确的指导，在具体的案件中，仍应秉持具体问题具体分析的原则，对是否侵犯专利权进行全面的分析和比对。
在认定功能性特征时，应根据两步法进行判断，考虑其是否属于实现功能不可缺少的，且与结构、步骤等相区别的特征。在确定功能性特征的保护范围时，应综合考虑功能性限定的技术特征是否能够得到说明书及附图的支持。
专利侵权诉讼中，不仅要考虑专利技术本身，更要考虑到专利文本的撰写过程、授权确权过程中对保护范围的解释、技术特征在法律上的认定以及最新的司法进展，最终确定是否能够获得侵权诉讼的胜利。
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[1] 北京观韬中茂律师事务所
[2] 《北京高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用》，知识产权出版社2020年6月版。
[3] 国家知识产权局：《专利审查指南2010》，知识产权出版社2019年修订版。
