观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第25期）
作者：李洪江 武泽钰 闫笑男
前言：2022年4月，为交流知识产权审判新情况新问题，最高院结合2021年人民法院审理的知识产权案件情况，发布2021年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例。现观韬中茂律所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对最高院发布的知识产权案例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、最高院肯定了商品化权益受法律保护
案号：（2021）最高法行再254号
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
基本案情：
2012年3月5日，上海游奇网络有限公司（下称“上海游奇公司”）向原国家工商行政管理总局商标局（下称“国知局”）提出第10572048号“葵花宝典”商标（下称“诉争商标”）的注册申请，并于2013年6月7日核准注册，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐；提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施（截止）”服务上，专用权期限至2023年6月6日。
2015年3月20日，完美世界（北京）数字科技有限公司（下称“完美世界”）对诉争商标提出无效宣告申请。2017年3月2日，商标评审委员会（下称“商评委”）作出商评字【2017】第17732号《关于第10572048号“葵花宝典”商标无效宣告请求裁定书》（下称“被诉裁定”），商评委认定“诉争商标的申请注册损害了金庸先生《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益，违反了《商标法》第三十二条的规定”，诉争商标予以无效宣告。上海游奇公司向北京知识产权法院起诉，一审法院经审理作出撤销被诉裁定的判决；二审维持原判。
完美世界与国知局分别向最高院申请再审，最高院经审理撤销原一审、二审判决。
裁判观点：
最高院认为，本案再审阶段的主要争议焦点是：诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
首先，根据原审查明的事实，《笑傲江湖》系金庸于1969年创作完成的一部武侠小说作品，目前仍处于著作权保护期限之内。“葵花宝典”作为《笑傲江湖》小说中武学秘籍的特有名称，经由作者的创造性劳动，已从普通词汇“葵花”与“宝典”的组合演变为具有明确指向性、对应性的名称。“葵花宝典”与《笑傲江湖》小说和金庸产生了稳定的对应关系。在诉争商标申请日之前，《笑傲江湖》小说、基于小说而改编的同名影视作品、小说中的“葵花宝典”名称及金庸已经为广大公众所熟知，具有较高知名度。完美世界公司申请再审期间提交的上海零点市场调查有限公司的调查报告显示，在公众认知中“葵花宝典”与金庸及其作品之间仍存在较高关联性。
其次，诉争商标为文字商标，与金庸小说《笑傲江湖》中的武学秘籍名称“葵花宝典”完全相同，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上。完美世界公司在商标评审阶段提供的证据显示，早在诉争商标申请日之前的2008年12月，金庸即授权完美世界公司的关联公司作为“笑傲江湖”游戏的发行及销售权人。2013年7月之后，金庸与明河社出版有限公司作为授权人，授权完美世界公司的关联公司享有《笑傲江湖》小说的游戏改编权，有权以授权作品名称、授权作品中的人物、武功、武器的名称等申请注册商标等。上述事实表明，诉争商标使用的“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”等服务，属于武侠小说通常的衍生服务范畴。诉争商标使用在上述服务项目上，容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权。
再次，上海游奇公司除注册本案诉争商标之外，还注册了多件“笑傲江湖”商标。上海游奇公司作为从事网络游戏业务的经营主体，明知《笑傲江湖》小说、“葵花宝典”名称在我国具有广泛的知名度，仍使用“葵花宝典”申请注册商标，主观上具有利用相关权利人商业机会和市场优势地位的故意。
观韬点评：
该案系“商品化权益”领域的第一案，最高院在判决中肯定了“商品化权益”应当受法律保护，即“虽然‘商品化权’并非法律规定的概念，但不能囿于其名称而径行得出‘商品化权’不受我国法律保护的结论”。
根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称“《商标授权确权司法解释》”）第二十二条第二款的规定，对于“作品名称、作品中的角色名称等”作为“在先权益”予以保护，须满足三个条件：1.作品处于著作权保护期限内。2.作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度。商标法保护的必要性取决于作品元素的知名度和影响力。3.商标使用在相关商品或服务上造成公众混淆误认的可能性较大。本案中，最高院将该条款中的符合条件的对象从作品名称、作品中的角色名称，扩大至作品中的其他特有名称。该判决拓宽了作品权益的保护边界，对文娱行业作品的商业化价值、可授权范围等的界定具有重要和积极的指导意义。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第三十二条
《最高人民法院关于审理商标民事诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十二条第二款
二、最高院再次明确商标显著性的个案判断原则，进一步厘清了通用名称的内涵和外延
案号：(2021)最高法行再255号
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
基本案情：
重庆市磁器口陈麻花食品有限公司（下称“陈麻花食品公司”）于2013年11月5日向商标局提出第13488202号“陈麻花”商标（下称“诉争商标”）的注册申请，诉争商标经驳回复审程序于2017年11月7日获得注册，核定使用在第30类“麻花、甜食(糖果)、怪味豆、米糕、琥珀花生、黑麻片、糕点、锅巴、月饼、芝麻”商品上。
重庆市沙坪坝区互旺食品有限公司（下称“互旺公司”）、重庆市沙坪坝区磁器口老街陈建平麻花食品有限公司、冯万金、重庆陈记香酥王食品开发有限公司、重庆大渝人食品有限责任公司分别对诉争商标提出无效宣告申请。商评委认定：在诉争商标注册申请日前，“陈麻花”在重庆磁器口地区已成为一种麻花商品约定俗成的通用名称，诉争商标在麻花商品上的注册应属于《商标法》第十一条第一款第（一）项所禁止之情形。被申请人提交的在案证据不足以证明诉争商标经过使用已不属于麻花商品上的通用名称。诉争商标予以无效宣告。
陈麻花食品公司向北京知识产权法院起诉，一审法院驳回原告的诉讼请求，二审法院经审理撤销一审判决。随后，互旺公司等四家公司与冯万金申请再审，最高院经审理作出判决，撤销二审判决、维持一审判决。
裁判观点：
最高院认为，本案再审审理的焦点问题是诉争商标的注册是否违反商标法第十一条的规定。虽然在案证据不能证明相关公众普遍认为“陈麻花”所具体指代的是哪一类麻花商品，“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称，但基于上述相关公众对“陈麻花”的认识和当地经营者对“陈麻花”标志的使用状况等事实，证明本案诉争商标申请注册时，“陈麻花”已不能区别具体的麻花商品的生产、经营者，从而发挥商标应有的识别功能，故其构成商标法第十一条第一款第三项其他缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册。虽然被诉裁定及原审法院对此未审理确认，但互旺公司等申请无效宣告以及再审诉讼中均提出此项主张，再审审理中陈麻花公司亦对此陈述了意见，故本院对此进行审理符合法律规定。
此外，诉争商标核定在麻花以外的“怪味豆、琥珀花生、黑麻片、糕点”等商品上使用，构成商标法第十条第七项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”规定的不得作为商标使用的情形。
观韬点评：
商标法第十一条规定：下列标志不得作为商标注册：
（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
（三）其他缺乏显著特征的。
商标是在生产经营活动中使用的，用于识别商品或者服务来源的标志，应当具备帮助消费者将其所代表的生产、经营者的商品或者服务同其他生产、经营者的商品或者服务区分开来的能力，所以商标的核心功能是识别来源，因此，商标必须具备显著性的特征。
本案焦点最终落在对“通用名称”这一概念的内涵和外延的理解上，商评委、北知、北京高院及最高院均是依据《商标法》第十一条第一款进行了裁决，但各自作出裁决的评判视角和尺度却不尽相同。所谓通用名称，是指与特有名称相对，为国家或某一行业所共有的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”
本案充分体现了商标是否具备显著性应当遵从个案判断的原则，对于进一步厘清通用名称的内涵和外延，明确判定通用名称的考量因素，也提供了很有价值的参考。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第十一条第一款
《中华人民共和国商标法》第十条第七项
三、最高院明确生产商或销售商在产品上使用装饰性图案，即使标注其他商标，如果构成商标性使用的，仍然构成商标侵权
案号：（2021）最高法民再336号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
满景(IP)有限公司于1982年8月30日获准注册第163333号“ 
”商标，核定使用在第25类的“鞋；帽；长统袜；短统袜；围巾；衣服；手套”商品上，于1982年10月15日获准注册，有效期至2022年10月14日。2016年6月10日，满景(IP)有限公司出具《商标授权许可书》，授权斐乐体育有限公司（下称“斐乐公司”）独占使用上述注册商标。鹏程皮鞋店未经许可，擅自在店铺内销售与斐乐公司注册商标相同或相近的商品；斐乐公司向江西省抚州市中级人民法院起诉，一审、二审法院均驳回斐乐公司的诉讼请求。
斐乐公司向最高院申请再审，最高院经审理作出判决：一、撤销江西省高院(2020)赣民终455号民事判决；二、撤销江西省抚州市中院(2019)赣10民初125号民事判决；三、鹏程皮鞋店立即停止侵害斐乐公司第163333号商标独占许可使用权的行为；四、鹏程皮鞋店于本判决生效之日起十日内赔偿斐乐体育有限公司经济损失（包含为制止侵权行为所支付的合理开支）10000元。
裁判观点：
最高院认为，本案的主要焦点在于鹏程皮鞋店被诉侵权行为是否侵害了斐乐公司对163333号商标的独占许可使用权。本案被诉侵权产品为黑色运动鞋，在该鞋后跟处有“ 
”图案。首先，将该图案与163333号“
”商标相比对，二者均为包含四个字母的英文标识，其中中间两个字母完全相同，第一个字母和第四个字母均为一个小横的差异，在文字构成、字体、设计风格、整体外观方面仅存在细微差异。其次，本案中虽然鹏程皮鞋店在门店店招和销售的鞋盒、鞋套等上标注了“日泰皮鞋”和“Ritai”标志，但该种使用方式并不影响其使用“ 
”的性质。对于被诉侵权产品而言，“ 
”并非有特殊含义的描述性特征，相关公众以一般注意力为标准，难以将其与商品特征或事实描述相联系，“
”向相关公众传达的是识别商品来源的功能，而非简单的装饰性图案。装饰性图案应对他人商标进行合理避让。综合考虑被诉侵权行为的使用方式、产品使用的图案和涉案商标的差异，以及涉案商标的显著性和知名度，以相关公众的一般注意力为标准，易使相关公众对被诉侵权商品的来源产生误认或者误认为其来源与斐乐公司涉案商标商品有特定联系，容易导致混清，被诉侵权行为构成对斐乐公司涉案商标享有的独占许可使用权的侵害。
观韬点评：
《商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。
本案中，最高院认为在产品上使用与他人在先注册商标相近似的商标，即使抗辩作为装饰图案使用，同时在店铺招牌、包装材料等上面标注了其他商标，仍然构成商标性使用，起到识别商品来源的功能，而非简单的装饰性图案。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第五十七条
四、天津高院进一步明晰商标描述性使用的判断标准，即不应超出正当、合理使用的范畴
案号：（2020）津民终1331号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
丰益贸易（中国）私人有限公司（下称“丰益公司”）于2003年12月29日申请第3863827号“黄金比例”商标，核定使用在第29类“肉；鱼制食品；水果罐头；果酱；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油；食用油脂；蔬菜色拉；食品用果胶；精制坚果仁；干食用菌；食物蛋白”商品上，于2006年01月07日获得注册，有效期至2026年01月06日。2017年，丰益公司向益海嘉里食品营销有限公司（下称“益海嘉里公司”）出具授权书，授权益海嘉里公司及其分公司在中国境内使用其在中国注册的商标并处理其商标权等知识产权被侵犯事宜。被诉侵权产品为天津丰美食用油有限公司（下称“丰美公司”）生产的食用植物调和油，被诉侵权产品包装装潢的中间部位以与益海嘉里公司相同的方式使用了“黄金比例”四字，即以两个圆弧状的曲线围绕“黄金比例”四个字，形成一种具有装饰效果的图文造型。
益海嘉里公司向天津市第一中级人民法院起诉，一审法院驳回原告的诉讼请求；益海嘉里公司向天津高院提起上诉，二审法院经审理作出判决：一、撤销天津一中院（2020）津01民初695号民事判决；二、丰美公司于判决生效之日起立即停止侵害益海嘉里食品营销有限公司第3863827号注册商标专用权的行为；三、天丰美公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿益海嘉里公司经济损失及合理维权费用人民币100000元；四、驳回益海嘉里食品营销有限公司的其他诉讼请求。
裁判观点：
天津高院认为，本案的争议焦点是丰美公司的被诉行为是否构成商标侵权，首先，从丰美公司的使用方式看：丰美公司突出使用了“黄金比例”，该标识标注在商品显著位置，已经超出了一般描述性文字的表现形式；且丰美公司并未提供充分证据证明在食用油领域已有国家标准、行业标准或行业惯例认定“黄金比例”反映食用油产品的某一特征。其次，从丰美公司使用的主观状态看：涉案“黄金比例”商标经过权利人的宣传使用，具有一定的知名度，丰美公司作为多年从事食用油生产的企业，理应知晓。即使丰美公司使用“黄金比例”仅为使用文字的字面含义，但丰美公司的使用方式与益海嘉里公司在同种类商品上使用“黄金比例”商标及其装饰的方式一致，难属善意。再次，从是否导致消费者混淆方面看：丰美公司在食用油上使用“黄金比例”标识，该标识与涉案注册商标仅有细微差异，属于在同一种商品上使用与注册商标相同的商标情形。另一方面，一般消费者在购买商品时通常更多是凭借对商标的整体印象来选择商品。本案中，根据一般消费者的认知习惯，会将“黄金比例”标识本身作为商标予以认知，容易使得一般消费者对商品的来源产生混淆或误认。
观韬点评：
《商标法》第五十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条对正当使用商标标识行为的构成要件作了规定，构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。
综上，如何将描述性使用区别于商标性使用，应围绕商标所固有的识别来源性及防止混淆性的本质作用。首先，针对使用行为，考察相关领域内的行业标准或规范是否存在相应的一般共识或普遍认知；其次，针对涉案商标，考察其在社会生活中的使用方式及使用范围等，判断其描述性要素程度和通用化水平；最后，将被诉侵权商品使用方式、位置等纳入消费者识别标准下的评判因素进行整体识别，共同考量被诉侵权方是否出于善意的使用及其使用行为是否容易导致一般消费者的混淆。具体到本案，丰美公司突出使用“黄金比例”的方式难谓善意，且超出对“黄金比例”一词正当、合理的使用范畴。从行业和商业惯例来说，“黄金比例”一词并非对食用调和油的通用描述，也非食用调和油的固有特征。本案对于依法规范商标使用行为、明晰描述性使用规则具有一定参考意义。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第五十七条
