观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第16期）
作者：李洪江 武森
前言：自2019年1月1日揭牌以来，最高人民法院知识产权法庭作为世界范围内首个在最高司法层面设立的专门化知识产权上诉审判机构，统一行使全国范围内技术类知识产权上诉案件的终审职能。最高院知产庭的建立是从根本上解决知识产权裁判制度不统一难题的重要机制，追踪最高院知产庭的判例是了解中国知识产权界最新动态的方法之一。为此，观韬中茂律所知识产权业务线推出观韬知产观察专栏，针对最高院知产庭的最新判例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、专利申请权或专利权权属纠纷与侵害技术秘密纠纷可以合并审理，但一般一个案件应仅涉及一个专利
案号：(2022)最高法知民终218号
基本案情：
恩坦华公司于2021年1月12日向原审法院提起诉讼，其后多次变更诉讼请求，最终确定的诉讼请求包括：确认5项发明专利申请权归恩坦华公司所有；确认3项实用新型专利权归恩坦华公司所有；确认恩井公司、范四辈、姜志贞侵害了恩坦华公司的技术秘密并停止使用技术秘密及经济赔偿。
恩坦华公司在本案中主张的技术秘密一共有9项，其中第1-5项的技术秘密与申请专利行为有关，第6、7项与生产尾门锁有关，第8、9项为涉及丝杆、螺母等的技术方案，与生产尾门锁无关。一审法院明确告知其应分案处理，但恩坦华公司拒绝分案。一审法院裁定驳回起诉，以便当事人在明确法律关系后重新起诉。
恩坦华公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院认为恩坦华公司的上诉请求不能成立，裁定驳回上诉，维持原裁定。
裁判观点：
最高人民法院认为，本案中，从恩坦华公司起诉后经过多次变更、最终确定的诉讼请求和事实理由，并结合已查明的8项专利申请或专利授权情况足以看出，恩坦华公司系针对三个行为主体，将不同的侵害行为、法律关系、法律责任混合在本案中一并提出诉讼主张，且上述各因素之间不存在一一对应的关系。
具体表现在：其一，恩坦华公司主张的技术秘密与其提出权属要求的专利或专利申请之间。恩坦华公司主张的9项技术秘密并未在同一个专利申请或授权材料中得以披露，亦未有1项技术秘密被恩坦华公司提出权属要求的8项专利申请或授权材料皆予以披露。其二，行为内容方面，恩坦华公司同时主张三名原审被告的具体侵害行为各不相同，导致针对不同侵害行为所需查明的事实亦不相同。其三，责任主体方面。恩坦华公司主张范四辈和恩井公司在8项专利权或专利申请权中共为责任主体。姜志贞仅与该两项专利申请权属争议相关，与其余六项权属争议无关；但其余六项专利或专利申请的三位发明人未能参加本案诉讼，不便于查清与之相关的专利权或专利申请权权属情况。此外，恩坦华公司还主张恩井公司提供给客户的后备箱锁使用了其一项技术秘密，该项技术秘密亦由范四辈披露给恩井公司并允许恩井公司使用，故对于恩坦华公司主张的该项侵害技术秘密行为而言，范四辈和恩井公司共为责任主体，但与姜志贞无关。
虽然恩坦华公司针对8项专利提出的权属主张在事实认定方面确实存在部分重叠，且在一个案件中审理能够对恩坦华公司主张的多项技术秘密采取统一的认定标准，但由于多个专利或专利申请相互之间，以及多个专利或专利申请与恩坦华公司主张的技术秘密之间，所依据的事实基础并非完全重叠或一一对应，认定结论亦不相互影响，需要逐一查明和分别认定，使得恩坦华公司的这种起诉方式反而不利于查清案件事实、明确法律责任，更有害于为当事人利益提供及时、有效的司法保护。
观韬点评：
知识产权侵权与不正当竞争案件经常存在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连，具有密切关系，从而可以将两诉合并在一个案件中予以审理。侵害商标权与不正当竞争，侵害著作权与不正当竞争是传统的可以合并立案的案由，例如反法第六条不正当竞争行为常常伴随侵害商标权或著作权的行为。2019年，最高院在(2019)最高法知民终671号-675号五个案件中做出裁定，认定专利申请权或专利权权属纠纷与侵害技术秘密也可以合并在一个案件中予以审理，由此开启了这两个案由的合并立案。
本案针对8项专利提出的权属主张，涉及9项技术秘密，法院释明要求分案时原告拒绝。一般认为每项专利应基于一个发明构思对现有技术做出改进，不同的专利应各自具有不同的发明点。因此尽管可以合并两个案由，但一般应就不同的专利进行分别立案，以便于每个分案审理能够做到查清一个事实，适用一次法律，作出一项认定，更利于审判效率的提高。
法律适用：
《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第五十二条
二、通过行政查处针对知识产权进行维权的，仍然可以提起民事诉讼要求赔偿
案号：(2021)最高法民申6419号
基本案情：
原告南方泵业公司系注册商标的权利人，该商标核定使用类别为第7类泵、离心泵和第11类供水设备等商品。2020年3月18日，永安市市场监督管理局作出行政处罚决定书，查明永安泵阀经营部于2013年销售安装含有南方泵业公司注册的“CNP”商标和“南方泵业”字号的无负压变频给水相关设备2套。决定对当事人作如下处罚：1.责令立即停止侵权行为；2.罚款2.5万元。
2020年7月，南方泵业公司向一审法院起诉，请求判令永安泵阀经营部停止商标侵权及不正当竞争行为，登报消除影响和赔偿经济损失20万元。
一审法院经审理认为，永安泵阀经营部销售被诉侵权设备的行为侵害南方泵业公司持有的注册商标以及构成不正当竞争，判决其承担停止商标侵权及不正当竞争行为，赔偿经济损失8万元。
一审宣判后，永安泵阀经营部不服，提起上诉。二审法院经审理认为，被诉侵权行为发生于2013年，南方泵业公司并未提供证据证明永安泵阀经营部持续销售侵权产品的事实，且行政处罚决定书已经责令永安泵阀经营部停止侵权，故本案判令停止侵权缺乏事实依据。由于现有证据不能证明永安泵阀经营部在本案起诉之日起前3年存在侵权行为，因此永安泵阀经营部亦无需承担赔偿损失的民事责任。
南方泵业公司向最高院申请再审，最高院裁定指令二审法院再审本案。
裁判观点：
最高人民法院认为，南方泵业公司在本案中的诉讼请求包括南方泵阀经营部停止侵害商标权及不正当竞争行为，行政机关的处罚决定等相关在案证据能够反映被诉侵权行为存在的事实以及具体的表现形式，二审法院应结合当事人的诉讼主张及相关证据内容，查明被诉侵权行为的具体情形，对被诉侵权行为进行认定并确定是否须判令南方泵阀经营部停止侵害商标权及不正当竞争行为。不能以被诉侵权行为已经被行政查处就简单认为民事诉讼无需对侵权责任再进行认定。即便违法行为已经受到行政处罚，亦不因此而排除其应依法承担相应民事责任。
本案诉讼时效的起算时间尚无证据证明，是否超过诉讼时效的事实尚待查清。况且，本案中南方泵阀经营部并未针对诉讼时效问题提出抗辩。在此情况下，二审法院直接适用诉讼时效处理本案，有所不当。
观韬点评：
知识产权可以通过行政、法律双渠道保护，分别规定在专利法第六十五条，商标法第六十条规定，中华人民共和国著作权法实施条例第三十七条。以上条款均未规定行政部门可以责令侵权人对权利人进行赔偿，专利法和商标法中规定了调解权限，调解不成的另行起诉。因此，在行政查处后，权利人可以向法院另行起诉要求赔偿。本案即为这种情况。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第六十条
三、取得及使用商标权的行为系在侵犯在先著作权的基础上进行的，违反了诚实信用原则，不具有正当性
案号：(2021)最高法民再30号
基本案情：
第6175220号“一品石”商标申请日为2007年7月20日，注册人为郑俭红。注册商标专用权有效期限为2010年2月28日至2020年2月27日。2010年5月28日，郑俭红出具一份《授权书》，授权一品石公司在生产、销售的产品上使用“一品石”商标。
郑俭红、一品石公司向法院提起诉讼，称福库公司生产的被诉侵权商品CRP-HKS1053FB使用了涉案商标。经当庭开封，锅盖中间右侧有一大号彩色字体“一品石”标识。双方对被诉侵权商品上使用的“一品石”标识与涉案商标两者相同并无异议。
一审法院认为，福库公司的被诉侵权行为侵害了涉案商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。福库公司上诉，二审法院予以驳回，维持原判。
福库公司提起再审，最高院基于另案(2021)最高法民再121号民事判决所确定的涉案商标侵害福库公司著作权的事实，判决撤销一二审判决，驳回郑俭红、一品石公司的诉讼请求。
裁判观点：
最高人民法院认为，福库公司是“一品石”美术作品的著作权人，其著作权应当依法予以保护。郑俭红、一品石公司使用的“一品石”商标标志亦由书法文字造型构成，与福库公司“一品石”美术作品构成实质性相似。“一品石”系臆造词，具有较强的显著性，在完全没有接触的情况下，因巧合而出现雷同使用的可能性较低。“一品石”美术作品的创作完成时间早于郑俭红“一品石”商标的创作完成时间。综合全部案件事实，本院认定郑俭红在其“一品石”商标标志创作完成前，具有对“一品石”美术作品的接触可能性。在此情况下，郑俭红仍在电饭锅等商品上申请注册“一品石”商标，并许可一品石公司在相关商品上使用，其行为缺乏正当性，已构成对福库公司在先著作权的侵害。
郑俭红及一品石公司取得及使用涉案商标权的行为系在侵犯福库公司合法在先著作权的基础上进行，该行为违反了诚实信用原则，不具有正当性，但其仍据此向福库公司提起商标侵权之诉，其诉讼行为构成权利滥用，其诉讼请求缺乏合法的权利基础，本院不予支持。
观韬点评：
对于著作权人，发现他人将自己的作品申请注册商标，可在相应期限内提起异议或者无效宣告。异议期为初步审定公告之日期三个月内，无效期为商标注册之日起五年内。
商标申请人则应摒弃搭便车的行为，将他人的在先作品抢注为商标，即便超出无效期，也可能如本案及(2021)最高法民再121号民事判决，无法维权的同时反倒构成侵权，承担赔偿责任。
相关案例：
(2021)最高法民再121号
四、商标权的知名度不应局限于主要经营地，而应根据全国统一大市场进行判断
案号：(2022)最高法民再74号
基本案情：
物美公司因洋睿超市使用的店铺招牌“物美平价超市”侵害其第3681158号“物美”商标及第22014930号“物美WUMART及图”商标的专用权诉至一审法院，被驳回诉讼请求，二审法院维持一审判决。
二审法院认为，涉案商标的显著性和知名度问题。“物美价廉”成语在汉语中的使用由来已久，属于固有词汇，其本身的显著性不高。没有证据证明涉案商标经过使用，与物美公司产生了一一对应关系，显著提升了该商标的显著性和知名度。洋睿超市经营的是百货业务，“物美”二字在汉语言中的字面意思本身有表示物品质量好的意思，且使用具有长期性和普遍性，本案中洋睿超市属于对商品质量的描述性使用。
洋睿超市的行为不会使相关公众产生混淆或误认。洋睿超市使用“物美”二字与第3681158号涉案商标“ ”字体不同，与第22014930号涉案商标“ ”亦存在较明显的区别。物美公司的注册地在北京市，洋睿超市系位于江西省抚州市临川区的个体工商户，其服务区域主要涉及其经营场所附近的区域，其服务的消费群体主要限于其经营场所附近的消费者。对洋睿超市服务区域的普通消费者而言，认为洋睿超市与物美公司存在关联、产生误认的可能性较小，难以认定洋睿超市意欲借物美公司涉案商标来混淆相关公众的认识。
物美公司不服，向最高人民法院提起再审。最高人民法院经审理，认定被诉侵权行为侵害涉案商标专用权，判决撤销一审二审判决，改判洋睿超市赔偿物美公司损失。
裁判观点：
最高人民法院认为，根据使用被诉侵权标识及涉案商标注册时间，本院仅针对物美公司基于第3681158号涉案商标提出的侵权主张予以评述。
洋睿超市在店铺门头使用“物美平价超市”字样，其中“平价超市”属其所从事的经营类型，故被诉侵权标识显著识别部分为“物美”。在现代汉语中，“物美价廉”已形成固有词汇，“物美”并无单独使用的传统，形容物品质量好通常也不以单独使用“物美”的方式进行表达，故二审判决认定“物美”为形容物品质量好的描述性使用不当。经过物美公司的长期经营和使用，物美公司及其“物美”品牌获得了诸多荣誉，已经具有较高知名度，“物美”标识已经和物美公司建立起紧密联系，二者能够形成对应关系，“物美”二字容易使相关公众将其识别为区分服务来源的标识。洋睿超市在店铺门头上使用被诉侵权标识已经构成商标性使用，二审判决关于被诉侵权行为不属商标性使用的认定不当。
洋睿超市作为从事商品销售的主体，仍将与第3681158号涉案商标近似的标识在门头上突出使用，明显具有攀附他人商誉的意图。客观上亦容易造成相关公众的混淆误认。虽然物美公司未在被诉侵权行为发生地设有实体店，但在信息流通已然极为便利的现代社会，上述情形并不意味着“物美”品牌在当地不具有知名度或不会导致相关公众的混淆误认。
观韬点评：
信息流通随着互联网和移动互联网的发展已经极为便利，因此不能仅根据主要经营地即判定不具有知名度或不会导致相关公众的混淆误认。今年年初发布《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》后，引起全国广泛关注。意见提出建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，可以充分发挥市场促进竞争、深化分工等优势，在更大范围内优化配置资源，提高效率。同时，有助于更好厘清政府与市场的边界，加快转变政府职能，不断提高政策的统一性、规则的一致性、执行的协同性。在“星河湾”商标侵权系列案件、“巴黎春天”商标侵权系列案件等，最高院均秉持全国统一市场的理念，破除地方保护和市场分割，打通统一大市场，畅通大循环。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第五十七条
相关案例：
(2022)最高法民再70-73号
五、专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓，但未记载在权利要求中的技术方案不能通过等同原则纳入专利权保护范围
案号：(2021)最高法知民终2482号
基本案情：
任和公司诉至一审法院，请求判令赛依公司、赛韩公司停止侵害其ZL201920187089.5实用新型专利权并赔偿损失。一审法院认定，被诉侵权产品已经包含了涉案专利权利要求1-4、6、8-10相同或等同的技术特征，落入了涉案专利权的保护范围。
赛韩公司提起上诉，二审法院认为，被诉侵权产品在PCB板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔，与涉案专利权利要求1“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”的技术特征，二者因导向孔开设部位不同，不构成相同技术特征，也不构成等同的技术特征，不落入涉案专利权利要求1的保护范围，不构成侵权。因此，二审法院撤销一审判决并驳回任和公司的诉讼请求。
裁判观点：
最高人民法院认为，对于被诉侵权产品在PCB板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔，与涉案专利权利要求1“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”是否构成等同技术特征。等同原则系针对专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式这一情况，对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益。但是，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。因此，对于专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓，但未记载在权利要求中的技术方案，应当视为专利权人已经放弃，不能在侵害专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围。
在涉案专利权利要求1的技术方案中，包括从下往上依次设置的复位板、基座、PCB支架、PCB板和按键壳。择其一或者多个设置为与顶柱滑动配合的导向孔，而将其余设置为避让孔，其可预见的“按键壳稳定地升降”效果会有优劣之分，在技术手段上并非实质性变动，不同设置虽未在说明书中予以描述，但其所产生的多种技术方案，均属于涉案专利申请日时，本领域技术人员普遍知晓的技术方案。专利权人将涉案专利权利要求1中该技术特征限定为“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”是将PCB板上开设或者基座上开设与顶柱滑动配合的导向孔排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于此，在侵权判定时，不能将“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”扩张到PCB板上开设导向孔或者基座上开设导向孔予以保护，否则，将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益。
观韬点评：
等同原则主要针对专利权人在申请专利的过程中由于客观原因而难以在字面上覆盖申请日以后出现的侵权产品，而对字面保护范围进行适度放宽解释的补救措施。因此，其主要是为了解决外在原因导致的在申请专利时无法预见的新技术手段。
实践中，常面临因缺乏经验而未将领域内已经知晓的技术手段写入权利要求。在中国专利制度运行的早期，法院系统对这种撰写失误具有一定的包容性，以等同原则将其包含在保护范围内，避免因权利要求撰写过程中的失误对专利权人科以过重惩罚。但随着专利侵权诉讼实践的发展，法院系统逐渐开始限缩等同原则的适用，逐渐将其回归至解决技术发展原因的本意，适用可预见性规则来限制等同原则对撰写水平较低专利的保护作用。
最高人民法院在(2015)民申字第740号民事裁定书中，阐明了应以可预见性规则限缩等同原则适用。涉案专利中的特征为进水套上表面呈锥面，被控侵权产品为平面，最高院认为在申请时两种方案均是本领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，专利权人将该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外，因此在侵权判定时不能将技术特征锥面扩张到平面予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，损害公众利益。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》(2008修正) 第五十九条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第二条、第七条
相关案例：
(2015)民申字第740号
(2020)最高法知民终1429号
(2020)最高法知民终1899号
