观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第9期）

作者：李洪江 梁朝玉 王琛

前言：自2019年1月1日揭牌以来，最高人民法院知识产权法庭作为世界范围内首个在最高司法层面设立的专门化知识产权上诉审判机构，统一行使全国范围内技术类知识产权上诉案件的终审职能。最高院知产庭的建立是从根本上解决知识产权裁判制度不统一难题的重要机制，追踪最高院知产庭的判例是了解中国知识产权界最新动态的方法之一。为此，观韬中茂律所知识产权业务线推出观韬知产观察专栏，针对最高院知产庭的最新判例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。

一、职务发明的认定中，判断单位负责人是否为“执行本单位的任务”的考量因素

案号：(2021)最高法知民终403号

案由：专利权权属纠纷

基本案情：1999年至2019年，杨本雷任楚雄彝族自治州中医院院长及中医院挂靠单位彝族医药研究所（以下简称彝族医药研究所）所长。2017年，杨本雷申请名为“一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用”的发明专利，后该专利获得授权。2020年，原告彝族医药研究所起诉被告杨本雷，向其主张诉争专利的权属，认为诉争专利系杨本雷在彝族医药研究所工作期间的职务发明。杨本雷辩称诉争专利系自己个人发明的科研成果和知识产权，不是职务发明。

一审法院认为在案证据不足以证明诉争专利系职务发明创造，故判决驳回彝族医药研究所的诉讼请求。原告不服上诉，最高人民法院撤销一审判决，认定诉争专利系职务发明创造，发明专利权属于彝族医药研究所。

裁判观点：本案争议焦点为诉争专利是否为职务发明创造。最高人民法院认为，如果诉争专利的发明人并非普通在职人员，而是可以调动单位所有资源的单位负责人，则诉争专利是否为该负责人“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造，还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与诉争专利的关联性予以综合判断。本案中，综合在案证据，可以认定杨本雷在彝族医药研究所工作期间完成的彝族医药领域的发明创造，与其本职工作具有高度关联性，诉争专利应认定为杨本雷在本职工作中作出的发明创造。

观韬点评：本案涉及职务发明创造的认定。发明创造的形成过程属于“执行本单位的任务”或“主要是利用本单位的物质技术条件”两种情形之一的，即应认定为职务发明创造。“执行本单位的任务”是指“在本职工作中作出的发明创造”和“履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造”这两种较为具体的情形。对于单位负责人是否为“执行本单位的任务”的认定需综合多种因素进行判断，比如该单位的主营业务是否包括该发明创造的技术领域，该负责人是否具备研发能力，其本职工作内容是否涉及诉争专利的研发，其本职工作对于专利研发各环节的影响等，如果结合在案证据能够证明诉争专利的研发与该负责人的本职工作具有高度关联性，则可认定单位负责人是在“执行本单位的任务”，不应因为该单位负责人承担管理职责，就轻易否定其研究人员的身份。

二、是否依赖于本单位而获得发明创造所需的临床数据，是判断中药复方产品的发明创造是否为“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造的重要考量因素

案号：(2021)最高法知民终403号

案由：专利权权属纠纷

基本案情：同上

裁判观点：最高人民法院认为，对于中药复方产品的发明创造，由于中药的配伍关系比较复杂，获得临床数据等药效数据通常是完成中药复方产品发明创造过程中的重要环节。如果专利申请人以临床数据作为证实中药复方产品技术效果的主要依据，更可说明临床数据在该产品发明创造过程中难以或缺的作用。因此，获得临床数据过程中利用的物质技术条件通常在完成此类发明创造的过程中起到重要作用。是否依赖于本单位而获得发明创造所需的临床数据，是判断中药复方产品的发明创造是否为“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造的重要考量因素。

观韬点评：对于是否“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造，应当根据该发明创造所属技术领域的研发特点，具体分析形成该发明创造所需利用的物质技术条件的类型、范围及特点，进而对发明创造所利用的物质技术条件的来源以及是否构成职务发明创造作出准确认定。如果在案证据能够证明发明人主要是利用本单位的物质技术条件获取中药复方产品的临床数据，且该临床数据是专利申请文件中证实产品技术效果的主要依据，在无相反证据证明完成发明创造主要依赖于其他物质技术条件的情况下，应认定中药复方产品的发明创造为职务发明创造。

三、员工实施的贿赂行为与公司业务有关联，使公司获得了利益，应认定为公司的贿赂行为

案号：(2021)最高法知民终716号

案由：著作权许可使用合同纠纷

基本案情：西安三茗科技股份有限公司与联想（北京）有限公司签订涉案合同，约定三茗公司许可联想公司使用《三茗网络卫士之联想教育应用方案V.8.0》(以下简称涉案软件)，该涉案合同亦包含“公平交易”条款，即供应商不得实施商业贿赂行为，一经发现，联想公司除可解除本合同外，还可要求供应商支付相关违约金。后联想公司发现三茗公司存在商业行贿行为，故于2018年1月22日发出终止通知，决定于2018年3月25日终止合同。

三茗公司起诉联想公司，要求其支付2017年度第三笔许可使用费；联想公司提出反诉称三茗公司工作人员杨昆代表三茗公司向联想公司原工作人员楚浩行贿，违反涉案合同的“公平交易条款”，故联想公司有权解除合同并要求三茗公司支付违约金。三茗公司反诉中辩称，杨昆的行贿行为仅代表个人，不能因为员工个人的行贿行为认定公司行贿。 

一审法院认为，杨昆的作为三茗公司的销售，进行的与该身份有密切关联的贿赂行为，与三茗公司获得与联想公司的交易机会存在关系。三茗公司通过该行贿行为，客观上达到了与联想公司续签合同的效果，并且三茗公司未提交证据证明杨昆的行为与三茗公司谋取交易机会无关，所以认定三茗公司存在贿赂行为，解除涉案合同已解除。一审法院判决三茗公司向联想公司支付违约金。三茗公司对该判项不服，提起上诉，最高法院维持原判项。

裁判观点：最高人民法院认为，2017年修订的反不正当竞争法第七条第三款规定，经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。根据生效刑事判决，联想公司全球软件采购高级经理楚浩因犯非国家工作人员受贿罪被判处有期徒刑，该刑事判决认定，楚浩于2011年至2013年间，担任联想公司全球软件采购高级经理，其利用职务，与合作单位洽谈业务、签订合同等职务便利，多次收受时任三茗公司销售总监杨昆钱款109900元。本案中，三茗公司认可其未就其销售总监杨昆的行贿行为与公司谋取交易机会或者竞争优势无关提供相关证据。原审在案证据亦表明，三茗公司销售总监杨昆，在与联想公司合作业务过程中，实施商业贿赂，其目的在于维持与联想公司的合作关系，与三茗公司谋求竞争优势有关，因此，三茗公司销售总监杨昆实施商业贿赂的行为，依法应当认定为三茗公司的行为。

观韬点评：本案中，在判断员工的行贿行为是否归责于公司时，主要考虑：（1）行贿行为与员工职务的关联性；（2）行贿行为与交易活动的关联性；（3）行贿行为对公司获得商业机会或实际利益的作用与影响；（4）公司对于员工行贿行为与公司谋取利益无关的举证情况。在商业交易中，通过《廉洁协议》、公平交易条款等约束交易双方进而保障交易的公平性和廉洁性是非常有效的合同安排，应注意条款设计的全面性、准确性，并注重双方的协商过程。

四、合同一方发出解除合同通知后，双方虽然继续就合同履行进行沟通，但在解除方未明确表示撤销解除合同通知的情况下，解除通知依然具有法律效力

案号：(2021)最高法知民终1628号

案由：技术委托开发合同纠纷

基本案情：原告九天星公司（委托方）与被告英倍达公司（受托方）就相机APP及转换板项目签订《项目开发合同》（以下简称涉案合同），英倍达公司在约定时间内未完成约定成果的交付，经九天星公司催告，英倍达公司仍未完成，故九天星公司向英倍达公司发送《合同终止通知函》，后九天星公司诉至法院，要求解除涉案合同，并要求英倍达公司依退还预付款并支付违约金。一审支持了九天星公司的诉讼请求。英倍达公司不服，提起上诉，最高人民法院驳回上诉，维持原判。

裁判观点：最高人民法院认为，根据英倍达公司的履约情况，其在远超出涉案合同约定的交付期限仍未完成合同成果的交付义务，九天星公司依约可行使单方解除权，其于2020年1月7日向英倍达公司发送了《合同终止通知函》，该通知函到达英倍达公司后即具有解除涉案合同的法律效力。尽管在九天星公司向英倍达公司发送《合同终止通知函》后，英倍达公司工程师王佳伟向九天星公司工程师杨辉发送了APP安装包，双方仍就合同履行情况进行沟通，但因九天星公司认为英倍达公司交付的APP安装包并不符合涉案合同及其附件的约定，九天星公司亦未向英倍达公司明确作出撤销其发出的《合同终止通知函》的意思表示。故不能由此否定九天星公司按照双方合同约定以《合同终止通知函》解除涉案合同的明确意思表示，《合同终止通知函》仍然具有解除涉案合同的法律效力。

观韬点评：本案涉及合同解除通知的效力的认定。民法典第五百六十三条第(三)项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同；第五百六十五条规定，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方对解除合同有异议的，任何一份当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。合同解除权属于形成权，按照前述法律规定，享有合同解除权的一方发出解除通知后，合同自解除通知到达对方时解除。因此，合同解除通知不能撤销。但是如果解除方撤销该解除通知，且对方同意撤销的，应认为双方就恢复履行合同又达成一致，此种情形下，应允许解除方撤销解除通知，并认定合同继续履行。但本案显然不属于前述情形，因为原告向被告发出解除通知后，虽然双方就合同履行的情况继续进行了沟通，但原告并不认可被告的履行，且原告未向被告作出撤销解除通知的意思表示，所以解除通知仍然具有解除合同的法律效力。

五、合同双方均怠于履行合同义务及相应附随义务的行为，应各自承担相应的责任

案号：(2021)最高法知民终1666号

案由：计算机软件开发合同纠纷

基本案情：墨领公司（甲方）与舆道公司（乙方）签署《项目研发服务合同》（以下简称涉案合同），合同履行过程中，墨领公司支付了50%的合同款，后双节就软件测试验收发生争议，舆道公司起诉，要求墨领公司支付剩余服务费75500元并支付利息，墨领公司反诉请求解除涉案合同，并要求舆道公司返还已支付的合同款75500元。一审认为涉案合同未能全面履行存在两个方面的原因：墨领公司拒绝验收，应承担主要责任，舆道公司拒绝协助墨领公司验收，应承担次要责任，故判决涉案合同解除，墨领公司向舆道公司支付项目款60400元。墨领公司不服提起上诉，最高人民法院维持原判。

裁判观点：最高人民法院认为，墨领公司作为涉案软件开发合同的委托方，应积极对软件进行测试验收并及时反馈；舆道公司作为开发方，应按约定完成开发工作并积极配合测试验收并对测试反馈及时予以回复或修正。双方对履行过程中出现的问题应采取积极态度，及时协商，进行有效沟通，以推动合同的继续履行，实现合同目的。但根据原审查明的事实，双方于2020年4月16日见面，4月17日至4月27日期间不断修改软件，墨领公司2020年4月28日对涉案软件测试过程中遇到问题因故中止。之后，在对测试结果及中止原因均未确认的情况下，双方亦均再未要求对方再次提请或组织测试，而仅是单方面要求对方自行测试或修正，且未就测试中的问题积极协商、有效沟通，仅是发送各自对于软件的意见，并表达了对涉案项目不再投入或回复的意思。双方当事人均有怠于履行合同义务及相应附随义务的行为，对软件测试的停滞及合同不能继续履行的后果均持放任态度，导致了本案合同的解除。墨领公司作为验收的主要义务方，应承担主要责任；舆道公司未能积极配合验收，应承担次要责任。

观韬点评：合同成立后，双方既应按合同约定全面履行自己的主要义务，也应遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助等附随义务。计算机软件开发合同中，软件测试验收是双方极易产生争议的环节，也是诉讼中法院对于合同履行、合同解除进行考量的重要因素。软件测试中出现问题在所难免，对于委托方来说，对软件进行测试验收是其应尽的合同义务，其应及时反馈测试中的问题，在受托方对反馈问题提出异议的情况下，亦应继续组织双方进行现场测试。对于受托方来说，也应积极配合委托方进行测试，对软件进行解释说明。总之，双方应尽力实现合同目的，否则将对合同解除承担各自相应的责任。

六、对于专利权人在申请授权阶段明确放弃的技术方案，在侵权诉讼中不应当再通过等同理论将该技术方案纳入保护范围

案号：(2021)最高法知民终1753号

案由：侵害发明权专利纠纷

基本案情：原告黄山芯微电子股份有限公司（以下简称芯微公司）是名为“一种晶闸管芯片的结终端结构的结构”发明专利的专利权人，芯微公司起诉被告浙江正邦电子股份有限公司、被告黄山市昱奥电器科技有限公司，主张两被告侵犯其发明专利权。芯微公司认为涉案专利权利要求1中“所述电压槽两侧壁的上沿均设置有台阶结构”与“所述电压槽侧壁的上沿设置有二级台阶结构”系并列且择一，即“或”的关系，被诉侵权产品系一级台阶结构，具备涉案专利的全部技术特征，被诉侵权技术方案完全落入涉案专利权利要求1的保护范围。被告正邦公司认为被诉侵权产品不具备其独立权利要求1中的“所述电压槽侧壁的上沿设置有二级台阶结构”这一技术特征，没有落入权利要求1的保护范围。

一审法院认为所述电压槽两侧壁的上沿设置有台阶结构即是其创新点，并不强求一定要有二级台阶结构，故认定正邦公司生产的产品已落入涉案专利权的保护范围，构成侵权。正邦公司不服提起上诉，并在二审中提交了涉案专利的审查档案，最高人民法院撤销了一审判决。

裁判观点：最高法院认为，权利要求1争议技术特征应当理解为“所述电压槽两侧壁的上沿均设置有二级台阶结构”，而被诉侵权产品相应技术特征为“电压槽两侧壁的上沿均设置有一级台阶结构”，两者的技术特征不同。对于两者的技术特征是否等同，涉案专利因“电压槽两侧壁的上沿均设置有一级台阶结构”的技术方案(对应涉案专利的第一个实施例)不具备创造性而在申请授权阶段通过对权利要求书的修改，放弃该技术方案，仅保留“电压槽两侧壁的上沿均设置有二级台阶结构”(对应涉案专利的第二个实施例)的技术方案而获得授权。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，对于专利权人在申请授权阶段明确放弃的技术方案，在侵权诉讼中不应当再通过等同理论将该技术方案纳入保护范围。并且，被诉侵权产品的相应技术特征与权利要求1的上述争议技术特征解决的技术问题虽然基本相同，但其技术手段明显不同。综上，被诉侵权产品的相应技术特征与权利要求1的上述争议技术特征既不相同也不等同。故被诉侵权技术方案没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。

观韬点评：本案涉及“禁止反悔”原则在专利等同侵权判定中的适用。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。如果专利权人在专利授权确权程序中为了获得专利权而放弃部分技术方案，导致专利保护范围缩小，则在专利侵权诉讼中，专利权人不能将此前放弃的技术方案纳入保护范围，主张等同侵权，以期获得更大的保护范围。“禁止反悔原则”基于诚实信用原则，对专利权人和社会公众的利益予以平衡，保护社会公众的信赖利益。

七、被告拒不提供被诉侵权软件源程序或目标程序，应依法承担举证不能的不利后果

案号：(2021)最高法知民终890号

案由：侵害计算机软件著作权纠纷

基本案情：原告台州朗进缝纫机电有限公司（以下简称朗进公司）起诉被告浙江南邦科技有限公司（以下简称南邦公司）、被告义务市华富缝纫机配件商行，主张两被告侵害了软件名称为“自动接橡筋（松紧带）机程序软件V1.0”的计算机软件著作权（以下简称涉案软件），涉案软件包含两个部分，一是触摸屏软件，体现为操作界面，二是PLC软件，用于操控设备。朗进公司公证购买了被诉侵权橡筋机设备，并提交了涉案软件的源代码、软件完成后多次升级的代码，主张被诉侵权软件与涉案软件的界面在整个架构、布局、按钮形状、相应的项目、设置和参数均一致。两被告对于操作界面的对比未发表意见。在法院组织的现场勘验中，朗进公司将提交的源代码输入被诉侵权设备进行演示及封存，南邦公司始终未提交源代码。

一审法院认为，南邦公司虽然对比对操作界面的方式提出异议，认为仅凭界面比对无法体现出是否实质性相似，但其亦无法提供被诉侵权计算机软件的源代码进行进一步的比对。在此基础上，依据双方提交的现有证据，结合我国民事诉讼法“谁主张，谁举证”的举证责任分配原则及优势证据原则，综合认定南邦公司应当对其举证不能承担不利后果，被诉侵权软件与涉案软件构成实质性相似，南邦公司、华富商行构成侵权。南邦公司不服提起上诉，最高法院维持一审判决。

裁判观点：在计算机软件著作权侵权纠纷中，提起侵权诉讼的原告主张被告侵害其计算机软件著作权的，需提交权利软件的源程序、双方软件的目标程序，以证明被诉侵权软件与涉案软件构成相同或实质性相似。被诉侵权软件的源程序一般由被告提供。如果被告拒不提供被诉侵权软件的源程序或者目标程序，原告因存在客观上的困难也无法提交被诉侵权软件的目标程序，造成源程序或目标程序比对均无法进行，则应根据权利人客观存在的举证难度，合理把握证明标准和尺度，对原告提供的现有证据能否形成高度盖然性优势进行综合判断。

本院认为，通过对被诉侵权的自动橡筋机设备的操作界面与涉案软件运行后显示的操作界面进行对比，两者功能模块及排布基本相同，特别是被诉侵权软件运行后显示的隐藏暗门按钮以及错误信息亦与涉案软件相同，现有证据可以证明被诉侵权软件与涉案软件实质性相似的可能性大。鉴于朗进公司已经尽力举证，南邦公司仍拒不提供被诉侵权软件源程序或目标程序，南邦公司应当依法承担举证不能的不利后果。

观韬点评：本案涉及软件著作权侵权判定的问题，被诉侵权软件与涉案软件是否构成实质性相似是软件著作权侵权判定的基础。本案中，被诉侵权软件的源程序及目标程序均处于被告的控制下，原告无法直接获得，但原告尽力举证，已能达到高度盖然性的标准，反观被告，在一审法院的多次释明下，始终未提供被诉侵权软件的源程序，导致无法进行源程序的比对，则被告应承担举证不能的不利后果。