作者：蔺东升、郝政宇、张露冉
在科创板、北交所推出，以及国家鼓励硬科技创业和创新的大背景下，越来越多的研究机构和高校科研人员走上了创业的道路。结合我们为数个科技成果转化项目和科研院校科创团队服务经验，并对科创板上市规则要求、上市委员会问询问题进行总结的基础上，本系列文章将就科研成果转化可能涉及的主要法律问题予以讨论。
科研人员在将科技成果进行转化时，首先需要区分用于转化的科技成果是否属于职务发明创造，受智力成果是无形资产以及科研人员与所在机构的关系等众多因素影响，科技成果是否属于职务发明创造的认定往往具备一定的难度。此外，拟上市主体与研究机构或高校可能还存在联合研发。联合研发形成的知识产权归属是否明确，是否会对拟上市主体使用该等知识产权产生影响也是需要重点关注的问题。
目录 (一)职务发明创造的认定 (二)上市委对是否属于职务发明的主要问询及回复 (三)合作研发项目的知识产权归属问题 (四)上市委对合作研发项目的主要问询及回复 (五)结语 |
一、职务发明创造的认定
《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。（该条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。）
《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：1、在本职工作中作出的发明创造；2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
尽管有上述约定，但实践往往更为复杂。由于相关科研人员可能存在兼职、离岗创业等情形，是否属于执行本单位任务，是否主要利用本单位的物质技术条件完成，是否与本职工作相关等往往存在模糊地带，认定起来并非易事。
二、上市委对是否属于职务发明的主要问询及回复
由于认定非职务发明创造的复杂性，兼职期间形成的知识产权是否属于职务发明创造往往是上市委询问的重点。例如，要求拟上市主体和中介机构结合实际控制人、董事和高级管理人员在同行业公司和科研院校的任职情况、研发团队与核心技术人员的任职履历与职务发明情况，说明发行人现有核心技术和相关专利是否来自上述人员之前在其他公司（单位）任职时的职务发明，发行人是否与相关科研院校、同行业公司或研发人员存在纠纷及潜在纠纷。
发行人通常需要从以下角度论证相关技术成果并非科研人员为执行科研机构的任务所完成的或者主要是利用科研机构的物质技术条件所完成的：
（1）股东的专业背景：研发项目与研发人员本职工作有无直接关联。
以泽达易盛问询答复所述为例：公司董事刘某于2008年9月至今，就职于浙江大学，现为浙江大学药学院研究员、博士生导师，担任浙江大学现代中药研究所副所长。刘某作为发明人之一的知识产权，特别是涉及工艺产业化的知识产权集中于苏州泽达所有，并由苏州泽达推广应用。刘某在浙江大学主要从事新药创制、药物分析等学科性工作和药学基础理论研究，以教学、学术研究、学科建设和发展学术方向及教师科研团队建设为主要目的。苏州泽达的业务及相关知识产权涉及医药生产的产业化技术，主要根据客户要求，通过信息化手段，对客户已有注册药品的制药工艺、技术等进行提升改进，使得最终交付的技术、产品达到更高更好的优化参数和效果，符合客户产能和质量的要求，提高企业的生产效率，降低成本，因此刘某在浙江大学及苏州泽达工作内容的本质不同，其研究及实践属于两个不同的方向。根据浙江大学工业技术转化研究院负责人的说明，未发现刘某将其于浙江大学的职务成果或发明成果投入到苏州泽达或其发行人使用的情况。苏州泽达及发行人不存在违规使用浙江大学专利，技术或者其他资产，也不存在专利、技术或者其他资产纠纷、潜在纠纷情形。
（2）专利研发过程：是否属于完成其所在单位交付的工作；该技术成果是否是研发人员仅利用个人专长和业余时间所完成；研发过程中是否使用其所在单位的物质技术条件。
以华海清科的答复为例：清华大学出具《关于合作研发的声明函》：“我校与华海清科在过往合作研发项目实施过程中双方研发任务分工、相关研发经费分配、研发成果权利归属明确；华海清科有独立的研发团队和研发条件、研发设备等，不存在利用学校的研发条件、研发设备和学生、教师或科研人员等，为华海清科负责的研发环节进行研发，也不存在华海清科在学校任职相关人员违反学校规定将研发成果直接交由华海清科使用的情形。”
（3）原单位认可该技术不属于职务发明：以嘉必优的答复为例，原单位出具《证明》，书面确认“研发人员除《证明》所附的学术成果、职务技术成果及职务技术发明外，不存在其他职务技术成果”。
三、合作研发项目的知识产权归属问题
对于合作研发的项目，为了避免权属不清，企业与高校一般还会采取签署《合作协议》方式明确知识产权的相关问题，对于成果的权属问题，一般有如下一种或多种相结合的约定方式：
（1）在项目实施过程中，在双方的各自工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有；
（2）由双方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归双方共同所有；
（3）科研院校指派的专家顾问，因执行公司的任务、或者主要利用公司的物质技术条件或者基于公司现有的知识产权进行再研发等，所形成的知识产权包括但不限于发明、实用新型、外观设计、非专利技术等均属于公司所有，由此产生的收益归公司所有；该等知识产权申请专利的权利属于公司，专利申请被批准后，公司为专利权所有人。
若对合作研发产生的成果未提前进行约定，发行人可能需要面临更多的上市委询问。
四、上市委对合作研发项目的主要问询及回复
对于存在与科研院校合作研发的发行人，交易所通常会就合作研发和专利授权使用问题要求发行人说明。例如，科研院校与发行人达成的关于合作专利许可事项的相关协议背景及主要内容（包括许可标的专利、许可方式及期限、合同金额、合同期内专利费用承担以及其他重要条款）。
若存在专利权为发行人和科研院校共有，上市委可能会要求发行人说明专利权人为发行人与科研院校共有的原因及合理性。例如，科研院校在相关领域的研究工作具有绝对优势，按照科研院校关于知识产权的规定，应将学校列为专利申请人。
在共有的情况下，需要发行人明确是否对于该知识产权的使用是否存在障碍。发行人通常会与科研院校签署相关协议，约定发行人享有相关共有专利的独占商业使用权，说明不会对发行人技术独立性及业务开展构成不利影响。
上市委还可能要求发行人说明在共有的情况下，授权使用费定价依据及公允性。发行人主要从双方在原合作研发项目中的贡献度、研发费用承担比例、支持发行人业务发展程度、合作研发项目的技术难度、工作量、研发期限、研究开发人员的科研补贴及开发成果的使用费等角度阐述其具有其合理性，且履行了相关表决程序关表决程序。
此外，发行人通常还需要说明相关知识产权是否存在纠纷或潜在纠纷。
五、结语
科研人员在进行科技成果转化之前，首先应当确保用于转化的知识产权权属清晰，与所在科研院校不存在纠纷。以协议或书面形式对科技成果的归属予以明确约定。非职务发明创造则需要多维度予以证明。在与科研院校进行联合研制时，亦需要以较为完备的合同提前进行权属约定，以降低发生争议的风险。
