观韬知产观察丨非授权经销商使用他人注册商标销售正品的合理性与侵权边界探讨
作者：李洪江 吕婷
【前言】
合理使用规则在我国系《著作权法》中的概念，《商标法》仅规范了描述性合理使用，而对颇有争议的指示性合理使用尚未有明确规定。实践中，非授权经销商使用他人注册商标销售正品的合理性与侵权边界如何确定，如何在保护商标专用权与保证商品流通、交易效率之间寻求平衡，一直有待统一标准。
【基本案情】
原告某经济开发有限责任公司（下称“原告公司”）成立于1986年6月7日，经权利人授权许可，在第21、30、33和34类享有以下“
”商标（下称“案涉权利商标”）的注册商标使用权，并有权单独以自己名义起诉维权、获得赔偿。案涉权利商标在白酒、茶叶、香烟、茶具等商品被广泛使用，在同行业内获得较高知名度和影响力。
原告发现，二被告御某汇（云南）实业有限公司（下称“云南御某汇公司”）、御某汇（北京）食品有限公司（下称“北京御某汇公司”）未经原告许可，擅自在微信公众号文章及招商活动中突出使用案涉权利商标，对权利人品牌白酒、茶叶、香烟、瓷器产品进行宣传、销售，并声称北京御某汇公司管理钓鱼台全系产品，暗示二被告与钓鱼台品牌存在授权许可关系。原告认为，二被告的行为共同侵害了钓鱼台公司针对案涉权利商标享有的商标专用权；且前述行为足以引起相关消费者认为其与钓鱼台品牌存在特定关联，并存在虚假宣传行为，从而使二被告获得不正当竞争优势，二被告的行为同时构成不正当竞争。2022年7月14日，原告将二被告诉至北京市朝阳区法院，请求判令二被告立即停止侵犯原告注册商标专用权及不正当竞争的行为，刊登声明消除影响，并赔偿原告经济损失210万元。
朝阳区法院组织当事人进行了证据交换和质证，并根据当事人陈述和经审查确认的证据，认定：相关被诉侵权行为构成对案涉权利商标专用权的侵害，且二被告的相关宣传行为还构成反不正当竞争法中的虚假宣传，违反了《商标法》第五十七条第（一）、（二）、（三）项及《反不正当竞争法》第八条，因此判决：二被告立即停止对案涉权利商标的侵权及不正当行为；赔偿原告因商标侵权行为以及因不正当竞争行为遭受的经济损失和合理开支共计52万元；并在案涉微信公众号刊登声明，以消除影响。[1]
【法院观点】
本案争议焦点为：被诉侵权行为是否属于基于善意目的合理使用案涉商标。
销售主体为表明商品来源，可基于善意目的合理使用案涉权利商标。但构成商标合理使用应符合下列条件：首先，使用行为是善意和合理的，并未将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用；其次，使用行为是必要的，仅是在说明或者描述自己经营商品的必要范围内使用；最后，使用行为不会使相关公众产生任何混淆和误认。即，应根据该具体使用行为实际体现的使用目的是否善意，使用方式是否合理，是否符合诚信的商业惯例等予以综合判断。
本案中，关于在宣传图背景、宣传文章标题、宣传文章段落标题、现场活动背景演示文稿中使用“钓鱼台”及“釣魚臺”相关标识的行为，结合二被告微信公众号“天下御某汇聚一城”在宣传“釣魚臺”商品和介绍北京御某汇公司时使用的文案，以及“釣魚臺”与“御某汇商城”标识共同使用的使用方式等，可以认定，该等使用行为均在指向相关商品的销售主体系案涉权利商标权利人，或与案涉权利商标权利人存在商标许可等关联关系，已超出说明或描述自身经营商品的必要范围，不属于善意和合理使用。案涉使用“钓鱼台”及“釣魚臺”标识的商品与案涉权利商标核定使用范围相同，“钓鱼台”及“釣魚臺”标识与案涉权利商标属于相同或近似，前述“钓鱼台”及“釣魚臺”标识的使用行为容易造成混淆，构成侵害商标权的行为。
【观韬点评】
商标不侵权抗辩理由包括但不限于非商标性使用、合理使用、在先使用、权利用尽、不构成混淆以及权利滥用六种主要类型。其中，商标的合理使用又分为描述性合理使用、指示性合理使用两种情形。
描述性合理使用亦称“叙述性使用”，其法律依据是《商标法》第五十九条第一款和第二款关于注册商标中含有的本商品性质（例如名称、形状、品质、功能、产地等）的规定。描述性使用不构成商标侵权。例如，在（2003）高民终字第1393号新东方学校与美国教育考试服务中心商标专用权纠纷案中，北京高院认为：虽然美国教育考试服务中心在出版物、录音磁带上合法注册了“TOEFL”商标，新东方学校在“TOEFL系列教材”“TOEFL听力磁带上”突出使用了“TOEFL”字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。
指示性合理使用则是为了说明自身商品/服务可以与商标权人的商品/服务相适应而需要使用他人商标的行为，以此来表示自己所提供商品/服务的内容或用途等，其核心要义依然是用他人商标指示他人商品/服务的来源，且未攀附他人商誉。传统的指示性合理使用大致分为三种：（1）平行使用。使用人在自己商品/服务上使用他人商品/服务的注册商标，用以表明自己商品/服务真实的包含该平行使用的注册商标。最常见的情形是各品牌电脑主机上同时贴附有“Intel”商标，表明该电脑的CPU属于“Intel”品牌，而该电脑整体却属于其自有品牌。（2）比较使用。使用人在宣传推广中将自己的商品/服务和他人注册商标的商品/服务进行比较。需格外注意的是，该比较必须符合诚实信用原则和商业惯例[2]，不得对他人商标及商品/服务进行贬损，不得夸大己方优势，否则将落入《反不正当竞争法》规制的范畴。（3）维修售后。维修服务商或零配件销售商在提供服务或商品时，为向消费者指示其所提供服务或商品的来源，应当允许其合理使用他人注册商标，但必须克制在必要限度，不得借助他人商标所载有的商誉，使得消费者误认为其与所使用的注册商标权利人之间存在某种特定商业关系，对其商标专用权造成不当损害。经典案例有：（2014）苏知民终字第0142号“联想lenovo”案、（2016）京73民终335号“奥迪”案。
由此可见，善意、必要、无混淆结果的上述两种使用方式主观上并没有使用他人商标以混淆商品/服务真实来源的目的，没有借他人商誉提高自己商品/服务销量或知名度的意图，在此情形下，不构成侵害他人商标专用权，使用人也无需事先得到商标权人的许可授权。相反，若超出必要限度，则必须获得授权方可使用。经典案例有：（2014）沪高民三（知）终字第104号“维多利亚的秘密”案，一审、二审法院均认为，从库存出售的交易链条可以看出，整个交易过程并不涉及涉案商标的授权使用。作为库存产品的购买者，被告依法仅获得该批产品的所有权，物权的移转并不意味着其自动获得涉案商品商标和服务商标的使用授权，其销售的商品并非假冒商标的商品，双方争议在于如何评价销售过程中使用涉案标识的行为。被告在指示性使用涉案商品商标过程中，应当限于指示商品来源，超出指示商品来源所必需的范围会对相关的服务商标专用权构成侵害。
在互联网3.0时代，我们同样可以穿透现象看到纷至沓来的新兴事物、新兴模式之本质，领会《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26和27条规定的指导思想，即，在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识，且满足以下三要件的，属于正当使用商标标识的行为：（1）使用出于善意，（2）不是作为自己商品的商标使用，（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品，属于正当使用商标标识的行为。经典案例有：（2019）浙民终1180号“支付宝应用”案，一审、二审法院均认为，被告在宣传经营过程中，并不是以叙述性方式使用被诉标识，并非客观告知相关公众其系在支付宝平台上开发小程序，而是大量、突出使用被诉标识，以不规范的“支付宝应用”等表述替代“支付宝小程序”，显然超过了必要、合理的使用界限；且故意不使用可与蚂蚁金服公司和支付宝公司产生区分度的被告其自身的商业标识，进一步模糊其与上述两公司之间的非关联性，在客观上已经导致相关公众对软件设计服务的来源产生混淆，或者误认为其与上述两公司之间存在特殊关系，不属于商标指示性合理使用，构成商标侵权。
此外，值得注意的是，被使用的注册商标若享有极高知名度，达到妇孺皆知的程度，使用人即使没有刻意突出显示该商标，只要未做特别说明加以区分，达到一般消费者会下意识地将二者相联系程度的依然构成商标侵权。典型案例有：（2019）沪民再5号“FENDI”再审案。该案的特殊性在于涉案商铺位于奥特莱斯商场内，零售商在商铺外部显著标注其经营商品的商标本具有一定的合理性和必要性，但被告的使用行为是否超过了说明或者描述自己经营商品的必要范围、是否具有合理性，还应当在使用方式的必要性和混淆可能性之间进行价值衡量和取舍。原告在二审和再审中提交的公证书、涉案店铺周边随机调查问卷及调查报告可进一步佐证被告在店招上使用“FENDI”标识足以使相关公众对涉案店铺与原告的商业关系产生混淆误认。且该案的点睛之处在于，再审法院指出，两害相权取其轻，不宜以损害商标基本功能为代价换取奥特莱斯商场的低价优势和便利性，对于奥特莱斯商场内合理使用品牌商标的必要范围应予以限缩；且被告的商标使用行为模糊了传统纵向销售关系与新兴集合销售模式的渠道界线，遏制了品牌方与销售商在销售环节的横向竞争，难言其具有合理性并符合商业惯例。
综上所述，如何确定商标合理使用的限度，司法实践中近年来已逐渐清晰地摸索出结合上述善意、必要、无混淆三要件和所使用商标知名度的综合判断方法。同时，为进一步规范各商业行为、更加准确地保护各方利益，也呼吁新一轮的商标法修订对此做出明确规定。
[1] （2023）京0105民初1803号案，本案由北京观韬中茂律师事务所知识产权业务委员会李洪江律师、闫笑男律师代理
[2]《法律规则的提炼与运用：人民法院司法·案例重述》（知识产权卷），法律出版社2012年版，第29-31页