观韬知产观察丨以第9类商品为例，浅议商标授权确权过程中的注意事项
作者：李洪江 吕婷
【前言】
众所周知，第9类商品是尼斯分类表中最考验代理律师细心和耐心的类别之一，涉及跨类近似、同群组不同段落不判定近似、引证商标数量庞大且状态繁复等各种问题。然而第9类商品却又是当今市场经济中的最重要、最热门的商品类别之一，除了传统的电子产品，还有新兴的虚拟商品、大语言模型和NFT等，应当引起高度重视。
【基本案情】
国际时尚潮牌“
”的申请人CHAPTER 4 CORP.（中译文：章节四公司）于2018年11月8日申请注册了第9类第34537137号商标“
”（以下简称“诉争商标”）。2019年09月19日，诉争商标遭遇部分驳回；经分案申请，商标局于2019年10月27日初步审定公告诉争商标在第0902、0913-0914和0924群组上的部分指定商品“摇奖机；投币启动设备用机械装置；邮戳检查装置；口述听写机；衣裙下摆贴边标示器；投票机；光学纤维（光导纤维）；避雷器；便携式遥控阻车器；照蛋器；叫狗哨子；运动哨；装饰磁铁；电栅栏；训练动物用电子项圈”，分案后该经初审公告的商标号为34537137A。针对剩余指定商品，在驳回复审阶段，申请人主动放弃了诉争商标在第0901、0905、0906、0910、0913、0914、0915、0918、0922群组共41项商品上的注册申请，仅在“全息图；时间记录装置；钱点数和分拣机；人脸识别设备；电传真设备；衡量器具；智能手机用套；手机用自拍杆；头戴式耳机；扬声器音箱；照相机（摄影）；光学器械和仪器；电缆；灭火设备；安全头盔；护目镜；电子防盗装置；眼镜；太阳镜；眼镜盒；隐形眼镜盒；幻灯片（照相）”22项商品对诉争商标提出复审申请。
经复审查明，在驳回复审阶段，引证商标1-5已被驳回、引证商标6已被不予核准注册，故诉争商标与引证商标1-6之间的商标权利冲突均已不存在；同时，鉴于申请人已放弃部分指定商品，诉争商标与引证商标7-19已不构成近似商标；然而，诉争商标的外文“SUPREME”与引证商标20-27的外文“SUPREME”相同，且该9件商标的商品相同或类似，故该9件商标依然构成近似商标。因此，国知局于2020年04月16日作出商评字【2020】第106246号《关于第34537137号“SUPREME”商标驳回复审决定书》，驳回诉争商标在全部复审商品上的注册申请。申请人不服该决定，于法定期限内向北京知产法院提起行政诉讼。
一审法院经审理查明，截至一审判决前，引证商标25被决定不予受理，已经无效，不再构成诉争商标获准注册的权利障碍；其余各引证商标（引证商标20-24、26-27）均仍为在先有效注册或申请商标，依然构成诉争商标予以初步审定的在先障碍。因此，一审法院判决驳回诉争商标申请人的诉讼请求[[1]]。诉争商标申请人不服一审判决，继续向北京高院提起上诉。
二审法院经审理查明，截至二审判决前，引证商标20在“天线、照相机三角架、防水衣、眼镜盒、电池铝板”商品上的注册现已被撤销并公告；引证商标23、25现已不处于有效状态；但引证商标26在“补内胎用全套工具、自行车打气筒”上的注册申请已被初步审定并公告，其余商品被驳回；引证商标27在“电线、视频显示屏、电源插头转换器、遥控装置、工人用防护面罩、防护面罩、移动电源（可充电电池）、运载工具用蓄电池、验钞机、人脸识别设备、量具、车载电话支架、运载工具用导航仪器（随载计算机）、智能手机用壳、照相机（摄影）、测绘仪器、运载工具用测速仪”上的注册申请已被初步审定并公告，其余商品被驳回；且引证商标21-22、24现仍处于有效状态。即，事实情况的变更并不影响被诉决定的结果，诉争商标予以初步审定的在先障碍依然存在。因此，二审法院判决：驳回上诉，维持原判[[2]]。诉争商标申请人不服二审判决，向北京高院申请再审。北京高院于2023年10月23日作出（2023）京行申1349号行政裁定，再审本案。
再审期间，诉争商标申请人提交了三份关于引证商标最新状态的证据。根据最新证据和查明事实，引证商标21-22、24、26、27均已不再构成诉争商标的注册阻碍。因此，再审法院判决：撤销北京高院作出的（2021）京行终3538号行政判决、北京知产法院作出的（2020）京73行初12838号行政判决、国知局作出的商评字【2020】第106246号《关于第34537137号“SUPREME”商标驳回复审决定书》；并判令国知局就第34537137号“SUPREME”商标重新作出复审决定[[3]]。
【再审法院观点】
构成《商标法》第三十条和第三十一条所规定的商标申请注册权利障碍的，应当是已经注册或者初步审定的有效商标。本案二审判决作出时，引证商标21-22、26-27仍为在先申请商标。二审判决依据引证商标当时的权利状态，认定诉争商标与引证商标21-22、26-27构成使用在相同或类似商品上的近似商标并无不当。二审判决作出后，引证商标21-22被宣告无效的裁定已生效，引证商标26-27被国知局决定不予注册，亦已生效，均已不再构成诉争商标的在先权利障碍。此外，诉争商标申请人已在二审阶段声明放弃0902群组，引证商标24同样不再构成诉争商标的在先权利障碍。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条规定：“人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，国家知识产权局对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以宣告无效的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销国家知识产权局相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。”诉争商标申请人基于新的证据提出再审申请并经法院裁定再审的情况下，再审法院依照该司法解释对原审判决作出改判，国知局应当根据变更后的事实重新作出复审决定。
【观韬点评】
商品和服务尼斯分类表中的第7类和第9类都是最考验代理律师基本功的类别，涉及跨类近似、同群组不同段落不判定近似、引证商标数量庞大且状态繁复等各种问题，通常会引起商标授权确权战线长于预期。本案第9类诉争商标从注册申请的递交（2018年11月8日）到再审支持判决的作出（2024年2月7日）历经五年有余，最终赢得权利，值得广大市场主体和代理律师借鉴：
一、对于市场主体
首先，对于自身合法权益应始终持有“兵来将挡、水来土掩”的信心，避免畏难情绪。商标行政诉讼通常耗时较长，历经国知局的评审、法院的一审、二审甚至再审，其间需要等待攻克各件不同状态引证商标的结果，可能涉及多轮的转让谈判、并存谈判、另外的异议、撤三、撤销复审、驳回复审、无效宣告等各类审限不一的程序，因此，不轻易言弃的积极态度可能比单一刻板的解决方案更为重要。例如本案最初引证商标高达27件，每个阶段的克服方法都在根据案件走向不断调整，不到最后的再审阶段，很难肯定地预判案件的积极结果。若没有市场主体对代理律师的坚定信任和支持，而在反复衡量各类成本投入中踌躇不前、或面对阶段性不利判决频繁更换代理律师，是无法迎来最终的胜利曙光。
其次，面对本案类似问题，可适当放弃部分冲突的非核心商品，以力保诉争商标在企业核心商品上的注册权利。本案中，诉争商标的权利人首先在国知局驳回复审阶段主动放弃了41项非核心商品，涉及第0901、0905-0906、0910、0913-0915、0918、0922群组；后又在行政诉讼二审阶段声明放弃了第0902群组的指定商品。同理，对各市场主体而言，若案件进展不如预期顺利，各阶段并未等到期待的攻克结果，则应当主动调整心态，放弃核心商品以外的冲突指定商品，变被动为主动，力求轻装上阵，牢牢把握住可以争取到的核心权利。
再次，由本案不难发现，各市场主体若能在商标注册申请阶段之前就得到细致的布局和排查建议，对节约后续各环节时间和经济成本同样大有帮助。除了核心商品的挑选，市场主体还可在前期委托经验丰富的代理律师进行中英文标识命名、商标近似性检索等各项细节排查，以期最大程度地缩短授权及确权周期并节约成本。
二、对于代理律师
首先，应当在提交新申请之前即为客户“快准狠”地做好商标布局，包括商标命名、商品建议、在先近似检索、各攻克程序与新申请的递交时间节点安排等。
其次，应当将取得权利的最耗时长度、最高成本、最不利结果与最佳预期一并在各程序开始前即告知客户，使客户有最理性的预判，体现专业度的同时以免在出现不利裁判结果后被动提供方案而产生不必要的不信任。
再次，关于解决方案，需提前准备好整体最优方案和应对各环节可能出现突发状况的备选方案。如，若引证商标权利人临时决定中止并存谈判、意外不配合签署转让手续、撤三阶段未应答证据但撤销复审阶段却提供了使用证据使得审限超出预期等，此时诸如本案的建议客户删除非核心商品、甚至少量核心冲突商品不失为一项丢卒保帅的备选。另外，对于有恶意抢注行为的注册满三年引证商标，为防止其能够在撤销程序中提供基本使用证据、甚至故意拉长战线将实质证据留在撤销复审阶段递交，可建议客户同时提起撤销申请和无效宣告申请，双管齐下，以期尽快取得理想效果。
最后，应当实时更新、梳理、挖掘涉案证据，积极运用好再审程序这一最后的救济途径。《民事诉讼法》第二百一十一条列出了再审的十三项法定事由，尤其是其中的第（一）至（四）、（六）、（十一）、（十二）项，即，新证据足以推翻原判决、裁定的，原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的，原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的，原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的，原判决、裁定适用法律确有错误的，原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的和据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的。本案正属于上述第（一）项情形，即，二审判决作出后，剩余阻碍诉争商标取得注册的引证商标陆续被无效宣告或不予注册，均已归于无效状态。代理律师应以“咬定青山不放松”的坚韧精神钻研、探索案件细节，寻找最后的破解方案，全力以赴维护客户合法权益。
综上所述，商标授权及确权过程短则不到一年，长至五年起步，需要各市场主体和代理律师乐观应对、密切配合，经过条分缕析地一一击破，及时灵活地调整攻克手段，锲而不舍地严密推敲探索，共同打赢这场没有硝烟的阻击战。
[1]（2020）京73行初12838号
[2]（2021）京行终3538号
[3]（2023）京行再445号