观韬知产观察 | 商标侵权惩罚性赔偿之恶意的认定
作者：李洪江 吕婷
【前言】
商标授权阶段，部分市场主体往往基于商标审查标准对他人在先商标标识进行修改以规避驳回后果，导致商标审查部门批准注册了与他人近似的商标；但上述申请人在实际使用中却以靠近被模仿在先商标等不规范使用的方式“傍名牌”“搭便车”，欺骗消费者，实施商标侵权行为。如何准确规制此类行为实践中存在困难，比如主张注册商标抗辩等。
【基本案情】
享有“小CK”美誉的新加坡快时尚箱包品牌“CHARLES & KEITH”由华杰国际私人有限公司（CHARLES&KEITH INTERNATIONAL PTE.LTD.，以下简称“华杰公司”）创立于1996年，取自其两位创始人Charles Wong和Keith Wong的名字。该品牌深受广大消费者青睐，已在全球36个国家、地区开设600余家线下门店，其中，仅中国就有80余座城市开设了近300家直营店铺。华杰公司先后在中国、新加坡、美国、加拿大等上百个国家、地区注册了该核心商标。
原告桦洁公司受华杰公司授权委托，负责“CHARLES&KEITH”品牌在中国地区的管理和维护，在中国独占性使用上述“CHARLES&KEITH”商标，有权以自己的名义单独处理相关侵权行为，包括但不限于发函警告、举报投诉、提起诉讼并请求赔偿等。
原告主张，被告源泰公司、华喆达公司、明俪服饰店在生产、销售的包类商品上使用与原告注册商标“CHARLES & KEITH”十分近似的“CHERLSS&KEICH”标识，极易引起消费者混淆，构成商标侵权。其中，源泰公司、华喆达公司系被控产品的生产者；明俪服饰店系被控产品的销售者。三被告共同实施了侵害涉案注册商标专用权的行为，应当共同承担责任。
无锡市中院一审判令三被告立即停止生产、销售侵害原告第3216114号、第18842791号、第G1070666号“CHARLES&KEITH”注册商标专用权的商品，并由被控产品生产者源泰公司和华喆达公司赔偿330万元，由销售者明俪服饰店对其中3万元承担连带责任[[1]]。
江苏省高院二审判决驳回上诉、维持原判[[2]]。
【法院观点】
一、二审法院均认为本案有以下两个焦点：
1. 源泰公司、华喆达公司被诉行为构成商标侵权
首先，原告桦洁公司涉案三枚“CHARLES & KEITH”商标核定使用于第18类手提包等包类商品，分别注册于2003年、2017年、2010年，经长期使用，在包类商品上具有一定的知名度和影响力。2019年4月6日核准注册于第18类钱包（钱夹）、背包、手提包、行李箱等商品的第32543214号“CHERLSS&KEICH”商标与涉案“CHARLES & KEITH”商标相比，整体上均分为三个部分，由12个字母及1个符号组成，其中有9个字母相同且顺序位置相同，且前后两部分首字母相同，中间符号相同，两者构成近似，前者明显系对后者的摹仿。2019年9月20日，桦洁公司即对“CHERLSS&KEICH”商标提出无效宣告请求，两被告源泰公司、华喆达公司分别于2019年12月6日、2020年5月6日受让该商标。源泰公司作为箱包类产品的生产企业，理应知晓涉案“CHARLES & KEITH”商标的知名度，源泰公司、华喆达公司在受让“CHERLSS&KEICH”商标时，对于该商标处于无效宣告审查中的事实应明知，主观上难言善意。
其次，商标法第四十七条第一款规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始不存在。本案中，“CHERLSS&KEICH”商标于2020年10月9日被国知局宣告无效，该裁定已经生效，故源泰公司、华喆达公司对于该商标的使用自始缺乏合法依据。
再次，源泰公司、华喆达公司并未规范使用其受让的“CHERLSS&KEICH”商标，其实际使用的“CHERLSS & KEICH”标识是将“CHERLSS&KEICH”商标从13个字母和符号的组合分割成“CHERLSS”“&”和“KEICH”三部分，从而与涉案商标在视觉效果上更为近似。源泰公司、华喆达公司的被诉行为并非对“CHERLSS&KEICH”商标的正当使用，主观上明显具有攀附涉案商标商誉的恶意。
综上，源泰公司、华喆达公司在被诉侵权商品上使用被诉侵权标识的行为侵害了涉案注册商标专用权。
2. 赔偿数额的确定
（1）本案符合适用惩罚性赔偿的条件
根据《最高院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条、第四条的相关规定，适用惩罚性赔偿的条件是被告故意侵权且情节严重。
本案中，一方面，源泰公司、华喆达公司故意侵害涉案注册商标专用权，侵权恶意明显。涉案“CHARLES & KEITH”商标具有较高知名度，产品销售范围遍及全国。源泰公司、华喆达公司作为从事箱包类产品生产、销售的专业企业，理应知晓该商标的知名度，却未进行合理避让，且对受让取得的“CHERLSS&KEICH”商标进行不规范使用，实际使用的被诉侵权标识“CHERLSS & KEICH”与涉案商标更为近似。同时，源泰公司、华喆达公司还在多个类别商品上注册“CHERLSS & KEICH”商标，明显具有攀附涉案商标商誉的故意。特别是在“CHERLSS&KEICH”商标无效裁定生效及多个“CHERLSS & KEICH”商标注册申请被驳回后，源泰公司、华喆达公司应当明确知道“CHERLSS&KEICH”标识与涉案“CHARLES & KEITH”商标构成近似，不仅未召回被诉侵权商品，消除被诉侵权标识，还继续在淘宝、拼多多、快手等平台运营网店销售被诉侵权商品。二审期间桦洁公司提供的新证据及源泰公司、华喆达公司提供的证据5，证明直至2023年4月，广东时尚天河店的门头及店内背景墙上仍标注有侵权“CHERLSS & KEICH”标识。
另一方面，源泰公司、华喆达公司被诉侵权行为情节严重。源泰公司、华喆达公司发展的“CHERLSS & KEICH”加盟店遍及成都、南京、上海、江阴、无锡、广州、洛阳、武汉等多地，门店数量多、销售范围广、经营时间长。同时，源泰公司、华喆达公司还在淘宝、拼多多、快手等电商平台开设店铺销售被诉侵权商品。网络反馈、新闻报道反映相关加盟店经营状况良好，较多消费者发生误购，被诉侵权行为直接侵占桦洁公司市场份额并给其造成严重经济损失，也给涉案“CHARLES & KEITH”商标声誉造成不良影响。
（2）一审判决确定的赔偿数额适当
第一，本案一审期间，法院责令源泰公司、华喆达公司提交被诉侵权商品生产、销售数据等用以证明其生产销售数量及侵权获利，源泰公司、华喆达公司无正当理由拒不提供。在此情况下，一审法院采纳桦洁公司主张，以成都店、2号店经营情况推算源泰公司、华喆达公司因侵权所获利益，并以之作为确定本案惩罚性赔偿数额的计算基数，于法有据。
第二，源泰公司、华喆达公司上诉称被诉行为发生于2019年12月6日至2021年8月17日，与其一审自认成都店销售被诉侵权商品的时间为2019年11月至12月的陈述矛盾，且一审法院在计算其侵权获利时选取的时间段仅为成都店2019年11月1日至12月31日、2号店2020年9月30日至2020年11月1日，采取了最有利于被告的原则。同时，一审法院考虑源泰公司作为生产包袋类产品的企业，规模虽小于上市公司，但综合成本也应小于上市公司，其利润率应大于上市公司，以上市公司万里马公司、开润公司近年来的包袋类产品的平均利润率27.6%作为源泰公司、华喆达公司及其加盟商制造、销售被诉侵权商品的利润率具有合理性，并无不当。
第三，一审法院在选取成都店2019年11月1日至12月31日期间内销售数据时已删除同一交易卡重复消费的金额，且仅统计了金额在235元至470元区间内的交易记录，以27.6%利润率计算该部分商品进货成本为203万余元，再以27.6%利润率计算出源泰公司、华喆达公司在此期间向成都店销售被诉侵权商品的利润为56万余元；在统计2号店2020年9月30日至2020年11月1日期间内以相同方式计算该部分商品进货成本为52187.7元，再按27.6%计算源泰公司、华喆达公司的获利为14403.8元，又按最有利于被告原则取整数，仅认定源泰公司、华喆达公司2号店销售被诉侵权商品获利为1万元。除上述2家店铺外，源泰公司、华喆达公司在全国范围至少还有9家加盟店。因此，一审法院计算出源泰公司、华喆达公司向涉案11家加盟店销售被诉侵权商品的获利为66万元，已就低认定，依据充分。
第四，桦洁公司为制止侵权所支付了较多的合理费用，包括公证费62340元、购买被诉侵权商品费用4078元、打印费8309.35元，并实际委托律师参与诉讼。
综上，一审法院以源泰公司、华喆达公司侵权获利的66万元为计算基数，适用4倍的惩罚性赔偿，确定赔偿数额为330万元；加上桦洁公司为制止侵权所支付的合理开支，已超出桦洁公司主张的330万元。据此，一审判赔330万元并无不当，二审法院予以确认。
【观韬点评】
按照授权阶段的商标审查标准，被告商标“CHERLSS&KEICH”是由13个字符组成的不可分割的较长整体，中间并无空格，虽与原告商标“CHARLES & KEITH”实质仅有3个字母的区别，但在注册申请阶段未被判定为近似。然而，我国商标制度中的异议、无效宣告等程序为授权阶段的此类审查局限性提供了弥补方案，其目的在于监督商标行政机构公正、公开地进行商标审查。本案中，从字母要素和符号要素分割视之，被告商标“CHERLSS&KEICH”与原告商标“CHARLES & KEITH”均由前半段7个字母、中段1个符号和后半段5个字母分三部分组成，其中，高达9个字母相同且顺序位置相同，且前后两部分首字母相同，中间符号相同，两件商标使用在相同或类似商品上极易造成消费者混淆、误认，且前者明显系对后者的摹仿。同时，两被告源泰公司、华喆达公司具有明显恶意，具体如下：
1. 原告成立和知名度在先，且作为“CHARLES & KEITH”品牌在中国大陆地区的独占许可使用人，常年在官网针对各类“搭便车”“傍名牌”行为发布严正声明，两被告作为同行业经营者理应知晓原告及该商标知名度；
2. 两被告法定代表人为同一人，实为关联公司，其中一方对“CHARLES & KEITH”商标进行集中攀附，另一方对另一国际箱包知名品牌“MICHAEL KORS”进行集中攀附，其行为显示系以“搭便车”“傍名牌”为主业；
3. 两被告在受让“CHERLSS&KEICH”商标时，该商标已处于无效宣告程序中，两被告不仅未进行合理避让，反而对其商标进行不规范使用，实际使用的被诉侵权标识“CHERLSS & KEICH”与原告商标“CHARLES & KEITH”更为近似，同样中间加以空格隔开，主观上明显具有攀附原告商标商誉的恶意；
4. 两被告还在多个类别商品上注册中间带有空格的“CHERLSS & KEICH”商标，不再掩饰，具有明显攀附原告商誉的故意；
5. 在“CHERLSS&KEICH”商标无效裁定生效后，两被告对该商标的使用已没有权利基础，仍继续使用，难谓善意；
6. 在“CHERLSS&KEICH”商标无效裁定生效、多个中间带空格的“CHERLSS & KEICH”商标注册申请被驳回的情况下，两被告应当明确知道“CHERLSS&KEICH”标识与原告商标“CHARLES & KEITH”实质近似，不仅未召回被诉侵权商品、消除被诉侵权标识，还继续在各大电商平台销售被诉侵权商品。
由此可见，注册商标并非免死金牌，即便侥幸躲过了授权阶段的明枪，也难逃确权阶段的利箭。从立法目的和民事活动的基本原则上看，任何有违诚信原则的注册也难以最终正当化。
本案的另一亮点是非规范使用类商标侵权中的惩罚性赔偿。被告实际使用的标识“CHERLSS & KEICH”已脱离其注册商标“CHERLSS&KEICH”的显著性本质，中间加以空格隔开的非规范使用使其与原告商标“CHARLES & KEITH”近似程度更高、混淆性更大，攀附意图昭然若揭。《最高院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。同时，我国自2013年修订的《商标法》引入惩罚性赔偿制度，规定恶意侵犯商标专用权且情节严重的，可以判处侵权人承担权利人实际损失的一倍以上三倍以下的惩罚性赔偿；为加大保护力度，2019年修订的《商标法》将惩罚性赔偿倍数进一步提高至五倍。
惩罚性赔偿数额计算方法为基数×倍数，重点在于如何确定基数和倍数。根据惩罚性赔偿司法解释第五条的规定，人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。本案被告恰恰落入了此种情形，在规定期限内未对法院要求的相关问题进行回复，无视法院责令交出其所控制的制造、销售被控侵权产品等相关侵权情节证据的裁定，在诉讼中极不配合，因此法院最终采纳了原告的主张——以被告的成都店、2号店经营情况推算两被告因侵权所获利益，以之作为确定本案惩罚性赔偿数额的计算基数，并按照原告主张的4倍为倍数计算惩罚性赔偿。
区别于填平原则的法定赔偿，惩罚性赔偿数额超出实际损害数额，是一种集补偿、惩罚、遏制等功能于一身的制度，旨在加大知识产权保护力度，扭转维权成本高、侵权代价低的传统不利局面。当侵权人拒绝履行证据披露义务，构成举证妨碍时，可灵活应用证据规则，采用优势证据标准，参考权利人提交的证据以确定赔偿基数和系数。
[1] （2022）苏02民初193号
[2] （2023）苏民终220号