观韬知产观察｜第59期——商标评审典型案例速递
作者：李洪江 闫笑男 吕婷
【前言】
为强化以案说法力度，引导社会公众树立正确的商标注册观念，国家知识产权局于2023年4月26日发布了2022年度十大商标异议、评审典型案例。现观韬中茂律师事务所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对商标评审典型案例进行总结，提升社会尊重和保护知识产权的意识，深入理解探讨案例指导意义。
案例：第48720058号“莱迩”商标无效宣告案，该案打击了违背诚实信用原则、利用隶属关系抢注他人商标的行为。
【基本案情】
争议商标：第43类第48720058号“莱迩”商标
争议商标申请日：2020年08月06日
争议商标注册日：2021年06月28日
指定使用服务：酒店住宿服务；咖啡馆；餐厅；饭店；酒吧服务；青年旅社服务；日式料理餐厅；蛋糕裱花；茶馆；养老院；托儿所服务。
无效宣告申请人：上海莱迩酒店管理有限公司
无效宣告申请日：2021年08月19日
申请人的主要理由：
申请人成立于2020年5月12日，是一家以酒店管理为主要经营业务的公司，“莱迩”系申请人所独创并使用在“酒店住宿、餐厅”等服务上，为申请人主打品牌，已具有较高知名度。被申请人原系申请人企业员工，与申请人具有明确的雇佣关系，其明知申请人在先使用的“莱迩”商标而在与之类似的服务上抢注相同商标，主观恶意明显。“莱迩”是申请人长期使用并具有一定知名度的企业商号，争议商标的注册侵犯了申请人的在先商号权。争议商标属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。被申请人具有“搭便车”的主观恶意，其行为违反诚实信用原则，构成不正当竞争，争议商标的注册使用将会造成市场混乱，扰乱社会主义市场经济秩序，产生不良影响。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条、第十条、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条、第四十九条第一款以及《中华人民共和国民法通则》（以下称《民法通则》）第四条、《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下称《反不正当竞争法》）第二条、第五条、第九条等规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：
1、申请人营业执照；2、上海圆迈贸易有限公司开具的发票；3、朋友圈宣传页面截图；4、人事信息标、面试评估表、入职声明、廉政承诺协议书、员工薪酬保密承诺书。
被申请人答辩理由：
申请人提交的证据1与本案不具有关联性，证据2商标与争议商标存在明显差异，且该证据真实性无法辨识，亦无法证明申请人商标在先具有知名度，被申请人对证据1、2的真实性不予认可。根据申请人名下商标可知其实际使用商标为“笙品”，“莱迩”仅为其商号名称，争议商标与其为不同概念，争议商标的注册不会使消费者产生混淆误认，亦不会对申请人造成影响。被申请人自2020年12月10日即经审批取得嘉兴莱迩酒店管理有限公司营业执照进行正常商业使用，并于2020年12月14日注册莱迩酒店微信公众号开展宣传，被申请人系根据需要申请注册争议商标，申请人提出无效宣告申请明显带有恶意。争议商标依法申请注册，并未侵犯申请人的任何在先权利，亦不违反诚实信用原则，不存在有害社会主义道德风尚的情形。申请人的无效理由并无事实和法律依据。综上，被申请人请求对争议商标的注册予以维持。
【国知局观点】
申请人主张争议商标的注册违反《商标法》第十五条第二款的规定。对此国知局认为，首先，申请人在证据4中提交了数份在争议商标申请日前“郝磊”与其签订的入职文件，其中“郝磊”的个人信息与被申请人提交答辩材料中所附个人信息一致，且文件中“郝磊”的签名与被申请人在其答辩材料中的签名笔迹较为相近；申请人还在证据5、6提交了在争议商标申请日前与“郝磊”通过微信交流的证据；被申请人在本案中对以上情形均未予否认。综合考虑前述情况可以认定，在争议商标申请日前被申请人应为申请人员工。其次，综合考虑申请人提交的证据1、2、3、7可知，在争议商标申请日前，申请人即使用“莱迩”作为其字号、商标，并通过微信朋友圈、微信公众号进行宣传，其主要经营范围包括酒店管理等。同时，根据前述证据4至6，在入职接洽的过程中，被申请人对于申请人相关情况必然有所了解；尤其考虑到前述查明事实2，除本案争议商标以外，被申请人名下还申请、注册了多件与申请人在先使用或在先申请商标较为相近的商标。因此，被申请人应当知晓申请人在先使用的“莱迩”商标。在此情况下，被申请人将与申请人在先使用并具有一定显著性的“莱迩”商标完全相同的文字申请注册在与申请人主营业务具有密切关联的酒店住宿服务、托儿所服务等服务上，难谓巧合；被申请人在本案答辩过程中并未对其名下商标的设计创意来源作出合理解释说明，被申请人所提交的相关使用证据时间亦均晚于申请人。综上，国知局认为，争议商标的注册已构成《商标法》第十五条第二款所指情形。
此外，申请人还主张争议商标的注册违反《商标法》第十五条第一款的规定，但是申请人提交的在案证据尚不足以证明被申请人与其存在代理或代表关系，故申请人该项理由证据不足，国知局不予支持。
【观韬点评】
《商标法》第十五条第二款是2013年商标法第三次修改的一个重要成果，也是制止恶意注册的几个主要条款之一。该条款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。常见的合同、业务往来关系包括：买卖关系、委托加工关系、加盟关系（商标许可使用）、投资关系、赞助或联合举办活动、业务考察及磋商关系、广告代理关系等；常见的其他关系包括：亲属关系、隶属关系（例如除第十五条第一款规定的代表人以外的其他普通员工）、商标申请人与在先使用人营业地址临近、注册申请人与特定关系人之间串通合谋等。
认定特定关系人抢注他人在先使用的商标具有以下四个构成要件：
（1）他人商标在争议商标申请日之前已在先使用；
（2）争议商标申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或其他关系，且因该特定关系，该争议商标申请人明知他人商标的存在；
（3）争议商标指定使用在与他人在先使用商标同一种或者类似的商品或服务上；
（4）争议商标与他人在先使用商标近似或相同。
由此可见，第十五条第二款对恶意明显的抢注行为进行规制，这种恶意表现在因特定关系的存在，商标注册人明确知道他人商标的存在并予以抢注。结合本案，相关事实证据显示被申请人曾与申请人存在隶属关系，其“明知”申请人在先使用的商标，仍然注册申请完全相同且服务密切相关的的商标，其主观意图难谓善意。同时，第十五条第二款是诚实信用原则在《商标法》中的具体体现，在实务中对于更精准地打击恶意抢注行为具有重要意义，“特定关系”和“在先使用”是判断能否适用该条款的关键要点。从维护诚实信用原则立法宗旨出发，本案对申请人在先使用商标的保护范围予以适度放宽，适用《商标法》第十五条第二款，严厉打击了违背诚实信用原则、利用隶属关系抢注他人商标的行为。该案的审理符合十五条第二款的立法本意，有利于进一步打击猖獗的恶意抢注行为，更有利于保护企业经营利益，维护公正的市场竞争环境。