观韬知产观察 | 第45期——专利确权程序对专利侵权诉讼的影响
作者：李洪江 武森
前言：为交流知识产权审判新情况新问题，观韬中茂律所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对典型的知识产权案例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
2023年3月，最高院知产庭发布知识产权法庭典型案例（2022）共20件，其中专利民事案件7件，专利行政案件3件，植物新品种案件3件，技术秘密案件3件，垄断案件4件。观韬知产观察本期主题以典型案例之四“深圳市租电智能科技有限公司与深圳市森树强电子科技有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案——‘动态密码USB线材’实用新型专利侵权案”为基础，就专利侵权诉讼与专利行政确权诉讼并行时专利效力发生变动的判例进行扩展分析。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称侵权解释二）第二条规定了“先行裁驳、另行起诉”的制度，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。
该条款主要是为了解决由现行民行二元分立的诉讼架构造成的专利侵权纠纷案件的审理周期较长的问题。专利授权确权程序过于繁冗，循环诉讼和程序空转的情况较为突出，不利于纠纷的实质性解决。侵权解释二第二条的设立考虑专利授权确权行政诉讼改变专利复审委员会决定的比例较低的实际，在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定后，审理侵犯专利权纠纷案件的法院便可以裁定驳回起诉，无需等待专利行政诉讼的最终结果，并通过另行起诉给权利人以司法救济途径。
根据统计，在2011-2015年度（即作出司法解释前的五年），专利复审委员会做出的无效宣告决定的被诉率约为20%；在专利确权行政诉讼中，无效宣告决定的两审最终维持率在80%以上。通过二者计算得出专利复审委员会做出的无效宣告决定中只有不到4%被生效判决认定为错误。因此采用先行裁驳、另行起诉的制度可以得到正确处理的案件为96%以上，被撤销无效决定的不到4%的案件可以另行起诉。后续2018年的统计也显示，专利无效宣告决定被法院撤销的比例仅为3.12%。
一、专利侵权诉讼过程中，在涉案专利行政确权程序已经启动的情况下，人民法院首次尝试引导双方当事人针对确权程序结果的不确定性自愿作出未来利益补偿承诺
案号：（2022）最高法知民终124号
案由：侵害实用新型专利权纠纷
基本案情：
原告深圳市租电智能科技有限公司（以下简称租电公司）因与深圳市森树强电子科技有限公司（以下简称森树强公司）、深圳市优电物联技术有限公司（以下简称优电公司）的侵害实用新型专利权纠纷诉至法院。广东省深圳市中级人民法院于2021年8月20日作出（2021）粤03民初372号民事判决，最高人民法院于2022年2月7日立案后，多次询问当事人，最终做出本案裁定，驳回租电公司的起诉。
本案涉及专利号为第201720131230.0号、名称为“一种动态密码USB线材”的实用新型专利（以下简称涉案专利）,而租电公司同日申请的专利号为第201720131124.2号、名称为“一种动态密码墙壁充电器”的实用新型专利（以下简称关联专利）在另案中已被宣告无效，并且北京知识产权法院维持无效宣告决定。租电公司确认关联专利与涉案专利系同一日申请，两者除了前者为AC插头，后者为USB插接头外，其他所有的技术特征均相同。
被告在本案一审中主张专利权无效抗辩，一审法院采纳该抗辩，判决驳回租电公司的诉讼请求。
裁判观点：
最高人民法院审查后认为，专利权无效抗辩并非我国专利法等法律、行政法规或司法解释明确规定的专利侵权抗辩事由，亦非我国司法理论和实践中已经得到普遍认可或者广泛适用的专利侵权抗辩事由，其本意在于主张涉案专利权稳定性不足，可考虑以专利权稳定性抗辩为名。但需要强调的是，在我国现行法律框架下，宣告专利权无效的请求由国务院专利行政部门负责审查。因此，在审理专利侵权案件时，针对被诉侵权人提出的专利权稳定性的特定质疑或抗辩，人民法院基于审查专利权人是否具有正当合理行使诉权的基础，可以进行一定的有限度的审查，但并不能对专利权本身的效力作出认定和裁判，包括被诉侵权人在内的社会公众如质疑专利权本身的效力，仍应循专利确权程序，向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效。
在涉案专利权稳定性存疑或有争议的情况下，人民法院可以酌情对后续审理程序作出妥适处理。基于本案现有事实和证据，可以得出涉案专利权稳定性明显不足的结论。经二审院释明相关程序可能的走向和后果后，本案双方当事人分别针对本次专利确权程序可能的结果及因此可能对对方当事人利益造成的不利影响作出了相应的利益补偿承诺。专利权人承诺的核心在于专利权被宣告无效时将返还全部有关侵权案件实际收益并给付利息，这样可以有效保障在专利侵权程序先行的情况下专利权被宣告无效后被诉侵权人的实际利益损失得以挽回。被诉侵权人承诺的核心在于专利权被确认有效时将支付全部侵权案件应付赔偿并给付利息，这样可以有效保障在专利确权程序先行的情况下因专利侵权行为持续进行而给权利人造成的利益损失得以补偿。
综合上述分析，涉案专利权稳定性明显不足，而被诉侵权人就涉案专利权稳定性问题所作相关利益补偿承诺也可以在本案裁定驳回起诉后未来专利权被确认有效时使得专利权人的相应利益得以保障，本案可以参照侵权解释二第二条的规定，按照裁定驳回起诉作出处理。专利权人可以在国家知识产权局就涉案专利权作出维持有效的审查决定确定发生法律效力后，另行提起诉讼，并可根据被诉侵权人在本案中所作利益补偿承诺主张权利。原审判决对涉案专利权稳定性的分析判断本身并无明显不妥，但直接认定被诉侵权人的专利权无效抗辩成立并据此判决驳回租电公司诉讼请求，欠缺法律依据。
典型意义：本案在涉案专利行政确权程序已经启动的情况下，人民法院首次尝试引导双方当事人针对确权程序结果的不确定性自愿作出未来利益补偿承诺。裁判明确专利侵权案件中，在涉案专利权稳定性存疑或有争议的情况下，基于公平和诚信之考虑，人民法院可鼓励和引导当事人自愿作出相关未来利益的补偿承诺或声明，既有效推进案件审理程序，又妥善平衡当事人实体利益。
观韬点评：
本案是最高人民法院对“先行裁驳、另行起诉”制度的变通执行。侵权解释二第二条是在充分考虑法院对国家知识产权局行政行为的司法审查结果后，解决专利民事、行政案件双轨制的问题的举措之一。本案基于公平原则和诚信原则，综合考量专利稳定性的情况后，以双方做出利益补偿承诺的方式，适当扩大了侵权解释二第二条的适用情境，平衡专利侵权程序与专利确权程序交叉进行情况下当事人的程序利益和实体公正，促进了争议的尽早解决。
二、以进一步限定方式修改的权利要求的侵权判定时，有关侵权实施者应当承担赔偿责任，但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额
案号：（2019）最高法知民终369号
案由：侵害实用新型专利权纠纷
基本案情：
台州朗进缝纫机电有限公司(以下简称朗进缝纫机电公司)因与浙江南邦科技有限公司(以下简称南邦科技公司)和义乌市华富缝纫机配件商行(以下简称华富缝纫机配件商行)的侵害实用新型专利权纠纷诉至法院。浙江省宁波市中级人民法院2019年6月20日作出(2018)浙02民初1956号判决，最高人民法院2021年2月25日作出（2019）最高法知民终369号判决。
本案涉及专利号为第201620180916.4号、名称为“一种自动橡筋机”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。最高人民法院二审期间，国家知识产权局作出的第41362号无效宣告请求审查决定(以下简称涉案决定)宣告涉案专利的部分权利要求无效，目前维持有效的权利要求的保护范围与专利权人在一审中主张的权利要求1、2、7的保护范围均不一致。
最高院在考虑案件修改的情况及专利权保护范围的变化之后，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，酌减赔偿数额。
裁判观点：
最高人民法院审查后认为，专利法的终极目标是社会公共利益，无论是从专利制度之中的“专利公开换保护原则”，还是从“权利人与社会公众之间的利益平衡原则”出发，专利权人充分公开专利信息，社会公众充分信任专利权人公开的该信息，通过对专利信息的公示公信实现专利权人与社会公众之间利益的衡平，从而达到从公开到公信的效果。然而，由于专利文件撰写本身所固有的难度外，专利申请人或代理人的表达水平及认知能力的局限，可能会出现语言表达和形式规范上的困难或对技术的理解产生偏差。随着对现有技术和发明创造等的理解程度的提高，特别是在侵权纠纷或确权程序中，申请人往往需要根据对发明创造和现有技术的新的理解对权利要求书和说明书进行修正。也正因为如此，在专利确权程序之中对专利权的修改方式增加“对权利要求的进一步限定”的这一修改方式，无论是从理论逻辑上还是从实践需求上讲，都有其必然性和必要性。
针对涉案专利，案外人宋向魁于2019年4月1日向国家知识产权局提起无效宣告请求，在该无效宣告请求审查过程中，专利权人于2019年5月21日提出修改权利要求，将原权利要求7中的部分附加技术特征以及原权利要求9的全部附加技术特征补入原权利要求1，形成新的独立权利要求1，并于2019年7月26日提交权利要求书的修改替换页。国家知识产权局于2019年8月12日作出第41362号无效请求审查决定，宣告涉案专利的权利要求部分无效，在专利权人于2019年7月26日提交的修改后的权利要求1-9的基础上维持涉案专利有效。本案一审庭审日期为2019年2月21日，原审判决日期为2019年6月20日。即，在本案一审判决作出后，国家知识产权局对涉案专利修改后的权利要求的保护范围作出行政决定予以确认。
按照“权利要求的进一步限定”的修改方式，在一定程度上是牺牲了专利信息公开的稳定性以图保障其有效性，对专利信息公开的既往公信力有一定程度的减损进而需要弥补。
毕竟，专利权人理应披露信息以促进创新，因此，针对本案出现的该种情形，就有必要减低或消除“权利要求的进一步限定”的修改方式对专利在先申请制度的价值的贬损以及对专利信息公开的既往公信力的减损。先用权制度与专利临时保护期制度实际就是对于此情形下，对于既往公信力减损的弥补方式。不过，社会公众能够制造出被涉案专利该修改后的权利要求所覆盖的产品，尽管其中有其自身的努力和贡献，但不可避免的是其会从专利权人所公开的涉案专利的原始的专利文本中获得相关技术信息，这是其与先用权制度中在先发明人的不同之处，也是其与临时保护期内他人实施已公开但尚未获得授权的发明的技术方案的相同之处。因此，专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任，但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。
观韬点评：
同样由于民行二元分立的诉讼架构，难免存在专利侵权诉讼过程权利要求保护范围发生变化的情况。本案基于专利法的终极目标，综合考量专利权人与社会公众之间利益的衡平，对无效过程中以进一步限定方式修改的权利要求的赔偿数额进行酌减，既保护了专利权，又照顾了社会公众的信赖利益，更是在程序上节约司法资源，充分发挥定纷止争的作用。
三、平行无效宣告程序中专利权人主动提交的权利要求修改被国家知识产权局接受的，以修改前的权利要求为审查基础的在后被诉决定引发的专利确权行政案件，因审查基础已不复存在而无继续审理之必要
案号：（2020）最高法知行终93号
案由：实用新型专利权无效行政纠纷
基本案情：
盖组织管理及投资股份有限公司（以下简称盖组织公司）与国家知识产权局、原审第三人深圳纳斯威电子有限公司（以下简称纳斯威公司）的实用新型专利权无效行政纠纷案诉至法院。国家知识产权局作出第30338号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利无效。一审法院认为，被诉决定审理基础为本专利授权公告时的权利要求，而盖组织公司在针对本专利的另一无效程序中修改了前述权利要求且该修改后的权利要求已被国家知识产权局接受，因此被诉决定的审理已不具有实质意义，判决驳回盖组织公司的诉讼请求。最高人民法院于2020年12月3日撤销一审判决和被诉决定，驳回盖组织公司的其他上诉请求。
本案涉及专利号为201390000237.9、名称为“头发矫直刷”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。2015年9月21日和2016年2月1日，涉案专利分别被提起无效宣告请求，国知局于2016年10月18日做出第30358号无效决定，在专利权人于2016年04月18日提交的权利要求1-8全文修改替换的基础上，宣告201390000237.9实用新型的权利要求1-8全部无效，于2016年10月19日做出被诉第30338号无效决定，在原始授权的权利要求基础上，宣告201390000237.9号实用新型专利权全部无效。
裁判观点：
最高人民法院认为，在涉及同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中对权利要求进行了修改，且该修改符合专利法规定的，应当视为专利权人对原权利要求的放弃，专利权人对其权利的处分必然会对其他尚未完成的，涉及同一专利权无效宣告请求审查行政程序及后续的行政诉讼程序产生实质性影响。
在第30358号决定涉及的无效宣告请求程序中，盖组织公司作为专利权人修改了权利要求书且已被国家知识产权局接受，修改方式为删除权利要求1、4、9，将权利要求1、4、9合并为新的权利要求1，并相应修改其余权利要求的编号和引用关系,上述修改构成对其修改前的权利要求的放弃，必然会对同时正在进行中的无效宣告请求程序即本案涉及的无效宣告请求审查程序产生实质性影响。在此情况下，本案的无效请求审查程序不应再基于本专利授权公告时的权利要求书即修改前的权利要求继续审查并作出决定。第30358号决定于2016年10月18日作出，宣告本专利权全部无效，而专利复审委员会又基于授权公告时即修改前的权利要求于同月19日作出本案被诉决定宣告本专利权全部无效。本案被诉决定作出时，实质上审查基础已不复存在而无继续审查之必要，故应对已作出的被诉决定予以撤销，且国家知识产权局也无需重新作出审查决定。原审判决关于被诉决定的审理基础已经发生变化，针对被诉决定的审理已不具有实质意义的认定正确，但未对本案被诉决定作出处理，本院予以纠正。
观韬点评：
专利权人在无效宣告程序中对权利要求进行了符合规定的修改时，应当视为专利权人对原权利要求的放弃，专利权人对其权利的处分必然会对其他尚未完成的涉及同一专利权的无效宣告请求审查行政程序及后续的行政诉讼程序产生实质性影响。在实践中，还应考虑这种修改对专利侵权诉讼的影响，及时将该修改提交至审理专利侵权诉讼的法院，以便法院根据修改后的权利要求确定专利权的保护范围。