观韬知产观察 | 2022年第30期——知识产权典型案例速递
作者：李洪江 武泽钰 闫笑男
前言：为交流知识产权审判新情况新问题，最高院结合历年人民法院审理的知识产权案件情况，每年持续发布中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例。现观韬中茂律所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对最高院历年发布的知识产权案例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、不应把涉外定牌加工简单地固化为不侵犯商标权的除外情形
案号：（2019）最高法民再138号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
本田技研工业株式会社（简称本田株式会社）获准注册 “
”等三枚涉案商标，分别核定使用在第12类车辆、摩托车等商品上。后海关查获重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（简称恒胜鑫泰公司）委托瑞丽凌云货运代理有限公司申报出口的标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车散件220辆，申报总价118360美元，目的地缅甸，该批货物系由缅甸美华公司授权委托重庆恒胜集团有限公司（简称恒胜集团公司，与恒胜鑫泰公司系母子公司关系，法定代表人均为万迅）加工生产。本田株式会社遂以恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵害其商标权为由，向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提起诉讼。经审理，一审认定构成侵权，判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵权行为并连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元。恒胜鑫泰公司及恒胜集团公司不服，提起上诉。云南省高级人民法院二审认为本案被诉行为属于涉外定牌加工行为,故不构成商标侵权，并判决撤销一审判决，驳回本田株式会社的诉讼请求。本田株式会社不服，向最高人民法院申请再审。
裁判观点：
最高人民法院经审理认为,恒胜鑫泰贸易公司、恒胜集团在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形,并且突出增大“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色,与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临着经济发展全球化程度不断加深、国际贸易分工与经贸合作日益复杂、各国贸易政策冲突多变的形势，人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局,对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析,准确适用法律,正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向,强化知识产权创造、保护、运用,积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境,大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。自改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式；随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和解决,也在不断变化和深化。归根结底,通过司法解决纠纷，在法律适用上要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则，这是必须加以澄清和强调的问题。恒胜鑫泰贸易公司、恒胜集团主张，恒胜集团获得了缅甸公司的商标使用授权,因此不构成侵权。对此,应予指出，商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权。与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。因此，判决撤销二审判决,维持一审判决。
观韬点评：
长期以来,出口被誉为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一,而涉外定牌加工则是重要的出口贸易模式。涉外定牌加工贸易中商标侵权问题备受国内外关注，各地法院涉及此问题的案件较多，判决的结果及理由不尽一致。最高人民法院在本案中明确，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致的解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。在法律适用上，要维护商标法律制度的统一性，遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，不能把涉外定牌加工这种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。同时，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。本案判决正确反映了“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，有利于营造高质量发展的知识产权法治环境，对今后类似案件的审理具有借鉴意义。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第二项
二、坚决制止以擦边球方式迎合“三俗”行为
案号：（2018）京行终137号
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
基本案情：
涉案商标“MLGB”由上海俊客贸易有限公司（简称上海俊客公司）申请注册。在法定期限内，姚洪军针对涉案商标，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提起注册商标无效宣告申请。商标评审委员会认为，涉案商标的字母组合在网络等社交平台上广泛使用，含义消极、格调不高，用作商标有害于社会主义道德风尚，易产生不良影响。上海俊客公司虽称涉案商标指称“My life is getting better”，但并未提交证据证明该含义已为社会公众熟知，社会公众更易将“MLGB”认知为不文明用语。商标评审委员会据此裁定宣告涉案商标权无效。上海俊客公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院判决驳回上海俊客公司的诉讼请求。上海俊客公司不服一审判决，提起上诉。
裁判观点：
法院认为：本案中争议商标由字母“MLGB”构成，虽然该字母并非固定的外文词汇，但是结合姚洪军在行政审查阶段提交的部分形成于争议商标申请注册日前的相关网页截图，以及考虑到我国网络用户数量规模之大、网络与社会公众生活密切相关等因素，在网络环境下已经存在特定群体对“MLGB”指代为具有不良影响含义的情形下，为了积极净化网络环境、引导青年一代树立积极向上的主流文化和价值观，制止以擦边球方式迎合“三俗”行为，发挥司法对主流文化意识传承和价值观引导的职责作用，应认定争议商标本身存在含义消极、格调不高的情形。同时，考虑到虽然上海俊客公司在使用争议商标时，与英文表达一并使用，但其在申请争议商标的同时，还申请了“caonima”等商标，故其以媚俗的方式迎合不良文化倾向的意图比较明显，在实际使用过程中存在对争议商标进行低俗、恶俗商业宣传的情形。因此，综合在案情形，原审判决及被诉裁定关于争议商标的注册违反2001年商标法第十条第一款第八项规定的认定并无不当，本院予以确认。上海俊客公司相关上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。
观韬点评：
近年来，人民法院坚持在知识产权司法裁判中体现正确的价值导向，增强司法的道德底蕴，提高公众对裁判的认同感，传播知识产权司法保护的正能量。商标法禁止具有不良影响的标志作为商标使用，避免具有不良影响的商标进入市场环境、在知识产权司法裁判中体现正确的价值导向，是人民法院担负的重要职责。本案终审判决的作出，对于净化网络环境、制止以擦边球方式迎合“三俗”行为均具有良好的示范效应，充分发挥了司法裁判对主流文化意识传承和价值观引导的职责作用。此外，二审判决还进一步拓展了此类案件的审理思路，明确了人民法院在判断商标是否具有不良影响的过程中，应当考量的判断主体、时间节点、判断标准以及举证责任等。本案裁判对于人民法院在类似案件审理过程中准确理解和正确适用商标法第十条第一款第八项关于“其他不良影响”的规定，具有指导意义。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》（2001年）第十条第一款第八项
三、签署和解协议后又实施侵权行为主观恶意明显
案号：（2018）沪0115民初53351号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
平衡身体公司是核定使用在健身器材等商品上的“MOTR”商标（即涉案商标）的注册人，也是全球从事运动器材生产销售的知名厂商，并在中国拥有多项发明专利及注册商标。永康一恋运动器材有限公司（简称永康一恋公司）在某展览会上推销使用了涉案商标的健身器材，并通过微信商城等多种方式进行实际销售。平衡身体公司以侵害商标权为由，对永康一恋公司提起诉讼，并主张适用惩罚性赔偿。后经法院查明，在本案被诉侵权行为发生前，永康一恋公司就曾侵犯平衡身体公司的知识产权，经平衡身体公司发送警告函后，双方签订和解协议，且永康一恋公司明确承诺不再从事侵权活动。
裁判观点：
上海市浦东新区人民法院经审理认为，第一，被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的意图十分明显。第二，被告早在2011年已因出口西班牙的产品涉嫌侵权而被原告发函警告，在原告多次沟通之后，被告最终签署和解协议，承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的知识产权的活动，但时隔几年之后，被告被发现再次生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。被告此种不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重。第三，被告在2016年的企业销售总额已达800余万元，本案中被告通过微信商城、微信朋友圈、工厂、展览会等线上、线下多种渠道进行侵权产品的推广和销售，产品被售往厦门等省市，可见被告的生产经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域范围广，侵权行为影响较大。第四，被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。故判令被告停止侵犯原告商标专有权，并且适用三倍惩罚性赔偿，判令被告赔偿原告300万元。该案判决后，双方均未上诉。判决已生效。
观韬点评：
本案系适用知识产权侵权惩罚性赔偿标准的典型案例，体现了人民法院严厉打击重复侵权、持续侵权等恶意侵权行为、加大侵权惩处力度的坚定信心。人民法院在判决中明确指出，被告不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重。为保护商标权人的合法权益，严惩侵权行为，维护市场秩序，对权利人的诉讼请求应当予以全额支持。该案判决后，得到了社会各界的高度评价，《法制日报》更在头版显著位置以“贸易战背景下体现中国‘大国担当’”为标题载文称，此案的判决体现了中国打击知识产权违法犯罪的决心，也体现了中国营造良好营商环境的大国自信。
法律适用：
《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项、第六项、第二款；
《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条第一款、第二款；
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十七条
四、加大知名品牌保护力度、遏制恶意注册行为
案号：（2019）浙民终22号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
杭州莫丽斯科技有限公司（简称莫丽斯公司）是核定使用在排风一体机等商品上的“奧普”商标的权利人。经授权，奥普家居股份有限公司（简称奥普家居公司）可排他性使用上述商标。被诉侵权行为发生前，莫丽斯公司的“奥普”商标已有作为驰名商标被保护的记录。浙江现代新能源有限公司（简称现代公司）于2006年受让取得使用在金属建筑材料商品上的“AOPU 奥普”商标后，通过许可浙江风尚建材股份有限公司（简称风尚公司）等在扣板商品及包装、经销店门头、厂房、杂志广告、网站上大量使用“AOPU 奥普”等标志，且辅以“正宗大品牌”“高端吊顶专家与领导者”等文字进行宣传并实现迅速扩张，在此期间还对莫丽斯公司进行了多次侵权诉讼和行政投诉。后莫丽斯公司或其关联企业对现代公司享有的“AOPU 奥普”商标提出无效宣告请求，人民法院于司法审查过程中撤销了商标行政机关维持该商标权有效的决定。莫丽斯公司、奥普家居公司以风尚公司、现代公司等上述行为侵害其商标权并构成不正当竞争行为为由，提起诉讼。浙江省杭州市中级人民法院一审认为，涉案商标构成驰名商标，风尚公司等在金属吊顶商品上使用“AOPU 奥普”等标志的行为构成对涉案商标的复制、摹仿，不正当利用了“奥普”商标的市场声誉，损害了驰名商标权利人的利益。且现有证据可证明，风尚公司等在本案中的侵权获利已远超法定赔偿上限。
裁判观点：
根据商标法及相关司法解释的规定，法院有权审理驰名商标与其他注册商标之间的争议。涉案“奧普”商标在2012年前曾多次被司法、行政认定为驰名商标，在2012年至2015年间，两原告提供的企业生产销售情况、广告宣传情况、所获荣誉等证据已足以证明在2012年后两原告对涉案“奧普”商标进行了持续的使用、宣传和推广，进一步巩固了市场地位，维护了行业声誉并提升了品牌价值，为国内相关公众广为知晓并享有较高声誉，因此在涉案被诉侵权行为期间，两原告的第730979号“奧普”、第1187759号“奧普”商标为驰名商标。被告在与之具有密切关联的金属吊顶商品上使用复制、摹仿涉案“奧普”驰名商标的被诉侵权标识，足以使相关公众认为被诉侵权标识与涉案“奧普”驰名商标具有相当程度的联系，从而减弱驰名商标的显著性，亦不当利用了“奧普”驰名商标的市场声誉，损害了两原告的利益，构成侵权。在案证据不能证明盛林君个人参与了涉案商标侵权行为和不正当竞争行为，或者仅以公司作为工具实施涉案侵权行为，其宣传和运作“奥普 AOPU 吊顶”品牌的行为系代表公司的行为，应由公司承担相应的民事责任。鉴于风尚公司、现代公司、晋美公司在本案中的侵权获利已远远超过300万元法定赔偿最高限额，该院综合案件相关事实，认定经济损失以及合理费用共计800万元。
观韬点评：
本案是加大知名品牌保护力度、遏制恶意注册行为的典型案例。二审裁判以鼓励诚实竞争、遏制仿冒搭车为导向，根据商标的知名度与显著性，充分利用现有法律手段，强化知名品牌保护，严厉打击不诚信的商标攀附、仿冒搭车行为，并对双方长达十余年的使用争议作出了明确的市场划分，净化了市场竞争环境，有力规范了商标使用行为。此外，此案还充分体现了人民法院强化民事诉讼在民行交叉纠纷解决中的引导作用这一司法政策导向，充分运用诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争、禁止权利滥用等原则作出公正裁判，对引导后续商标权行政纠纷的正确解决发挥了积极作用。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第十四条、第四十八条、第五十七条第七项、第五十八条、第六十三条第一款；
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项、第九条、第十条、第十七条、第十八条、第二十一条；
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条、第七条、第九条第二款、第十一条；
《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款；
《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十二条、第十七条第二款