观韬知产观察 | 2022年第26期——知识产权典型案例速递
作者：李洪江 武泽钰 闫笑男
前言：2022年4月，为交流知识产权审判新情况新问题，最高院结合2021年人民法院审理的知识产权案件情况，发布2021年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例。现观韬中茂律所知识产权业务委员会推出观韬知产观察专栏，针对最高院发布的知识产权案例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、以加盟费酌定商标许可使用费作为惩罚性赔偿的基数
案号：（2021）吉01民初1713号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司（以下简称皓月公司）系第3146267号“ 
”注册商标专用权人，该商标核定使用商品种类为第29类包括肉等。四平某牛羊肉摊床，经营范围包括牛羊肉零售等，未经许可在店铺招牌使用“皓月分割肉”字样。经营者王某曾与皓月公司协商加盟事宜，但并未签订加盟合同。皓月公司认为四平某牛羊肉摊床的行为构成商标侵权，且为恶意侵犯，情节严重，应适用惩罚性赔偿。四平某牛羊肉摊床辩称，其销售皓月牛肉和自产牛肉，在售卖时会向消费者告知两者的来源和价格的区别，无攀附皓月品牌的故意，对“皓月分割肉”的使用并非商标性使用，未侵害注册商标专用权，不应承担侵权赔偿责任。
裁判观点：
长春中院认为：
一、各被告是否实施了侵害原告涉案注册商标专用权的行为
亚萍牛羊肉摊床侵犯了皓月公司第3146267号注册商标专用权。被告牛羊肉销售经营业务范围与第3146267号商标核定使用的商品类别相同，被告经营的店铺店招上使用“皓月分割肉”字样，起到了识别商品来源的作用，属于商标的使用。被告的上述行为极易误导公众，使相关公众对商品的来源产生误认，或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，因此被告的行为属于商标法第五十七条第（二）项规定的侵犯注册商标专用权的行为。
二、亚萍牛羊肉摊床侵权责任的承担
关于涉案商标许可使用费数额的认定问题…原告的《皓月农贸社区专卖店合同》未直接规定商标许可使用费的数额，但是根据涉案合同约定，加盟店在指定的时间、地点使用“皓月”注册商标、招牌、品牌是涉案加盟合同的重要内容，因此加盟费中包含商标许可使用费。根据加盟合同双方权利义务等约定以及涉案“皓月”商标的知名度情况等，本院酌定商标许可使用费为1万元，并以一倍的商标许可使用费即1万元作为计算本案赔偿数额的基数。
关于本案应否适用惩罚性赔偿问题。第一，关于被告侵权故意的认定。在本案中，被告明知皓月公司享有涉案商标权，仍故意实施侵权行为。被告销售产品中有部分为皓月公司产品，其与皓月公司之间有业务往来。而且根据被告陈述及举证的聊天记录，其为成为原告加盟商，与原告业务员进行过磋商。被告作为吉林省内与皓月公司有业务往来的肉类经营者明知皓月公司及其商标享有较高的知名度和美誉度，但其仍在该店店招上使用“皓月”字样，主观恶意明显。第二，关于被告侵权情节严重的认定。被告经营者王亚萍除本案的侵权行为外，在其经营的四平市铁西区郑莹肉店、四平市铁东区君君肉店两个店铺实施同样的侵害原告商标权的侵权行为，其侵权行为范围较广，影响较大，足以认定属于情节严重情形。
综上，被告的主观恶意明显，侵权情节严重，在判处其填平原告损失的基础上，还应对其适用惩罚性赔偿，综合考虑本案被告的主观恶意程度、侵权行为的性质、情节和后果等因素，本案按照上述确定的赔偿基数的两倍确定惩罚赔偿数额。对原告主张的合理费用2498元予以保护。因此，实际赔偿总额共计为1万+1万×2倍+2,498元=32,498元。
观韬点评：
本案是参照商标许可使用费的倍数合理确定惩罚性赔偿基数的典型案件。本案中，原告主张以商标许可使用费合理倍数作为惩罚性赔偿的基数，并提供了与他人签订的加盟合同等相关证据。法院考虑加盟合同中虽没有明确约定商标许可使用费的具体金额，但加盟合同包含涉案商标许可使用内容，其中的加盟费自然就包含了商标许可使用费。据此，法院综合考虑加盟合同中原告的各项责任义务以及涉案商标的知名度等情节，酌情认定了加盟费中包含的商标许可使用费金额。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十六条、第五十七条第（二）项、第六十三条第一款；
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条；
《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条、第三条、第四条
二、老字号企业标识不得侵犯他人注册商标权
案号：（2020）浙8601民初1746号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
杭州王星记扇业有限公司（以下称“杭州王星记公司”）的前身“王星斋扇庄”由王星斋于1875年（清光绪元年）创办。经过历代传承人的经营，杭州王星记公司是国家商务部认定的中华老字号企业，系国家级和省级非物质文化遗产保护单位，依法享有第549924号“
”的商标专用权，该商标于1991年注册，后被认定为中国驰名商标。1978年，绍兴王星记扇厂进行开业登记申请，经过多年经营，现已转制为个人独资企业。
杭州王星记公司主张绍兴王星记扇厂在扇子类产品、包装、店铺门头及网店、官网相关商品的宣传上等突出使用了“王星记”“王星記”“绍兴王星记”“王星記扇”“绍興 
王星記”“中國绍興 
王星記扇子”等标识，侵害了其商标权，请求赔偿经济损失300万元。绍兴王星记扇厂辩称，其属于在先使用，“王星记”系其企业名称中的字号，“王星記扇”系其非物质文化遗产传统技艺类代表项目名称，其作为该企业名称的权利人和该非遗项目传承人有权使用相关标识。
裁判观点：
杭州铁路运输法院经审理认为，鉴于历史因素及双方当事人在企业名称注册登记、商标获准注册、商标知名度获得、非遗项目获评的时间存在交叉等事实，双方当事人对“王星记”三字作为商业标识所承载的权利或权益确有可能存在冲突。对于能否将被诉侵权行为认定为正当使用，须考虑涉案商标和字号的历史形成背景、双方的历史关系、涉案商标知名度、双方对涉案标识的实际使用情况、被诉侵权标识的使用方式、主观意图以及是否会导致消费者混淆等方面综合予以评判。首先，双方发展至今，经过公私合营、债权债务整体让与等系列变革，绍兴王星记曾经为杭州王星记公司的生产工坊，两者均对“王星记”品牌的发展作出一定贡献，但双方在“王星记”标识的使用情况和权利基础方面存在差异，双方对该标识所享有的权利均不得超过其应有范围。杭州王星记率先将“王星记”注册为商标，并将之持续作为商标进行使用，获得了较大知名度，更使相关公众将其产品与该商标形成了稳定联系。绍兴王星记的字号注册于杭州王星记之前，但其未提供有效证据证明在涉案商标注册之前对“王星记”字号简称进行了足以在相关公众心目中建立稳定联系的使用。其次，从被诉侵权标识使用的位置、采用的字体或不同字样组合的方式来看，已超出了正当使用的必要、合理限度，构成具有指示商品来源的商标性使用。鉴于绍兴王星记对“王星记”在字号等方面享有的权益，其对被诉侵权标识的使用虽无明显恶意，但绍兴王星记不当使用方式极易造成市场混淆，使相关公众误认绍兴王星记的产品来源于杭州王星记或与杭州王星记存在关联关系，使绍兴王星记或其产品在市场竞争获得并不归属于其自身的竞争优势，从而损害杭州王星记的注册商标专用权及承载于该商标之上的无形财产权益，故绍兴王星记的涉案行为构成商标侵权。综上，法院依法判决绍兴王星记等停止侵权，绍兴王星记赔偿杭州王星记经济损失及合理费用合计30万元，周某某对绍兴王星记的上述债务不足清偿部分承担清偿责任。
观韬点评：
本案两老字号企业共同传承了“王星记扇”这一非遗传统技艺项目的制作工艺，且在长期经营过程中各自形成了多重权利。两企业间的权利冲突对于司法实践中如何平衡好经营者权利与社会公众利益提出了挑战。本案裁判综合考量了争议双方对于老字号品牌与非物质文化遗产的贡献比例关系、相互间的权利比重关系以及使用争议标识先后时序关系，最终认定被告构成商标侵权，同时明确了被告享有正当使用其企业字号与标注非遗传统技艺的权利。本案判决在充分尊重和考虑相关历史事实的前提下，秉持公平、诚实信用、禁止市场混淆、有利于老字号品牌与非物质文化遗产发展的原则，公平合理地解决争议，彰显了鼓励和支持老字号品牌与非物质文化遗产健康发展的价值追求，对于类案审理具有借鉴意义。
法律适用：
《中华人民共和商标法》第四十八条、第五十七条、第五十九条第三款、第六十三条；
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第九条、第十条、第十六条
三、“其他含义”包括标志经过使用已经被公众认知获得的“第二含义”
案号：（2021）京行终6471号
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
基本案情：
米兰婚纱摄影是我国一家具有较高知名度的婚纱摄影品牌，其创始人自1986年即进入该行业并创立米兰婚纱品牌，1994年成立米兰婚纱摄影机构，开始大量推广和使用米兰婚纱，且于1999年在摄影等服务上取得“米蘭”商标，并使用至今，该商标曾多次荣获江西省著名商标。2003年成立江西米兰婚纱摄影有限责任公司（以下称“米兰婚纱摄影公司”），负责米兰婚纱品牌的全国运营。经过多年发展，米兰婚纱摄影连锁机构（包括分公司、直营、加盟机构）已遍布全国各地。诉争商标第7966421号“米兰”商标于2010年在第41类“摄影”等服务上申请注册，后成为米兰婚纱摄影公司的主商标，经过多年宣传使用，已为广大消费者所熟知。
2019年，许某以诉争商标与意大利知名城市“米兰”同名，不应注册为商标为由，根据《商标法》第十条第二款规定，对诉争商标提出无效宣告请求。国家知识产权局经审理认为，《商标法》第十条第二款为禁用条款，米兰婚纱摄影公司的使用证据不能成为诉争商标维持注册的当然依据。诉争商标“米兰”一般指向意大利知名城市“米兰”，属于公众知晓的外国地名，且诉争商标无其他构成要素，未形成除地名外的其他含义，已违反2001年《商标法》第十条第二款的规定，裁定对诉争商标予以无效宣告。米兰婚纱摄影公司不服向北京知识产权法院提起行政诉讼，一审判决维持了国知局裁定，驳回了米兰婚纱摄影公司的诉讼请求，后米兰婚纱摄影公司不服向北京市高级人民法院提起上诉。
裁判观点：
北京高院认为：（一）2001年商标法第十条第二款作为商标授权确权审查中的绝对理由条款，旨在避免含有地名的商标权人垄断公共资源，避免含有地名的商标误导公众产生误认误购，也为维护商标的显著特征。基于此，应当从整体上对诉争商标是否构成地名的含义加以判断，不宜仅因含有“地名”的构成要素即直接援引商标法第十条第二款规定予以驳回或宣告无效。同时，商标法第十条第二款中关于“地名具有其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。原审法院未采纳诉争商标的使用、宣传等方面的知名度证据，径行认定诉争商标违反商标法第十条第二款的规定存在法律适用错误，本院予以纠正。（二）本案中，根据米兰婚纱摄影公司提交的证据，综合考虑：“米兰”为我国花卉名称的事实；诉争商标使用在“婚纱摄影”服务上，经过多年宣传使用诉争商标已具有较高知名度；诉争商标在多起民事诉讼和行政裁决中均存在受保护记录；米兰婚纱摄影公司注册诉争商标时及实际使用中均无攀附意大利米兰城市的恶意等因素，最终认为，诉争商标经过使用宣传，已经能够为我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系，进而获得了地名以外的“第二含义”，不会导致消费者认为与意大利米兰城市存在特定联系。因此，维持了诉争商标的注册，撤销了被诉决定及一审判决。
观韬点评：
本案中，二审法院认可了“米兰”商标经使用获得的除地名外的“第二含义”，且综合考虑到该标识具有花卉含义、商标所有人无攀附地名的主观恶意、商标已形成稳定的市场认知不会导致消费者混淆误认等情形，最终维持了该商标的注册，具有一定的典型意义。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第十条第二款
四、精细计算赔偿数额、加大损害赔偿力度
案号：（2021）鲁民终1160号
案由：侵害商标权纠纷
基本案情：
美盛农资（北京）有限公司（以下称“美盛公司”）经授权许可使用第6105335号“美可辛”商标并有权以其名义进行诉讼维权。美盛公司及其关联公司生产的使用“美可辛”商标及其特有包装、装潢的肥料产品销售范围遍及全国大部分省市。美盛公司认为天津美禾辛化肥（集团）有限公司（以下称“美禾辛公司”）生产、销售的肥料产品上使用“美禾辛”标识及近似包装、装潢，并将“美禾辛”文字作为企业字号使用，侵害其涉案商标权并构成不正当竞争，请求法院判令美禾辛公司停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计1030万元。
裁判观点：
法院认为，美禾辛公司的被诉侵权行为侵害涉案商标权并构成不正当竞争，应承担停止侵权及赔偿损失等民事责任。关于赔偿数额，美盛公司已经尽力举证，而美禾辛公司拒不提供证明其侵权获利的财务账簿资料，法院根据美禾辛公司网站宣传的侵权肥料年销售量、侵权肥料销售价格、侵权持续时间、上市公司公布的复合肥产品平均毛利润率等证据，经过精细计算确定侵权获利远超美盛公司主张的1000万元，美盛公司亦提交证据证明其因本案支出律师费30万元。法院判令美禾辛公司停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计1030万元。
观韬点评：
本案系精细计算赔偿数额、加大损害赔偿力度的典型案件。在权利人已经尽力举证，而侵权人无正当理由不提供其财务账簿等资料的情况下，法院可以根据权利人提交的相关证据及查明的侵权事实，准确分析认定侵权产品的单价、数量、利润等因素，精细计算侵权获利数额。本案的裁判，依法适用举证妨碍规则确定赔偿数额，适当减轻权利人举证负担，并且根据相关证据精细计算侵权获利，全额支持权利人诉请，实现了司法能动与司法谦抑的有机统一，对破解“举证难”“赔偿低”等问题也进行了有益探索。
法律适用：
《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第二、三、六、七项、第五十八条、第六十条、第六十三条第一、三款、第六十四条第二款；
《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条第一、二、四项、第十七条；
《最髙人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条