观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第14期）
作者：李洪江 夏涛 李晨阳
前言：自2019年1月1日揭牌以来，最高人民法院知识产权法庭作为世界范围内首个在最高司法层面设立的专门化知识产权上诉审判机构，统一行使全国范围内技术类知识产权上诉案件的终审职能。最高院知产庭的建立是从根本上解决知识产权裁判制度不统一难题的重要机制，追踪最高院知产庭的判例是了解中国知识产权界最新动态的方法之一。为此，观韬中茂律所知识产权业务线推出观韬知产观察专栏，针对最高院知产庭的最新判例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、音集协要求补交签约前的许可使用费系其对著作权集体管理权利的正当行使，不属于反垄断法所规制的附加不合理交易条件的垄断行为
案号：(2021)最高法知民终2503号
基本案情：
江门市新会区欢唱餐饮娱乐有限公司（以下简称新会区欢唱公司）认为中国音像著作权集体管理协会（以下简称音集协）滥用市场支配地位，实施违反反垄断法规定的垄断行为。具体理由如下：1、音集协拒绝许可新会区欢唱公司除放映权和表演权外的其他权利，并且拒不提供曲库，还要求新会区欢唱公司补交签约前的许可费用。2、新会区欢唱公司必须补交签约前两年许可费、补交签约前的管理费和签约费才能签约。
音集协认为：1、新会区欢唱公司原审主张音集协违反反垄断法第十七条第一款第四项、第五项，二审增加第十七条第一款第三项，超过原审请求范围，不应支持。2、著作权集体管理组织具有管理会员作品的签约授权、收取使用费和转付使用费等法定义务，但是没有提供作品载体的法定义务，新会区欢唱公司要求音集协提供作品载体没有法律依据，原审判决驳回新会区欢唱公司的诉讼请求并无不当。3、原审判决认定新会区欢唱公司主张音集协在与其交易时附加不合理条件的证据不足并无不当。新会区欢唱公司并未提交证据证明音集协与其交易时提出的不合理条件，新会区欢唱公司以尚未查证属实的案外人的交易情况推导其具有同样的交易情况不能成立。
裁判观点：
第一，关于音集协以新会区欢唱公司补交前两年许可使用费作为签约条件是否具有合理理由，首先，音集协管理的作品数量较大，KTV经营者为了满足日常经营必然会使用由音集协统一管理的作品，故音集协要求相关KTV经营者补交签约前许可使用费与KTV经营者的实际经营需要相符。其次，音集协作为非营利性的著作权集体管理组织，其有义务为著作权权利人争取最大利益，在明确相关KTV经营者在签约前实施了未经许可使用其所管理的类电影作品和音像制品情况下，音集协有权利代表权利人收取相应许可使用费。再次，音集协通过签约前要求相关KTV经营者补交许可使用费，可以避免提起著作权侵权诉讼，节约了诉讼成本，且对于其他经营者也有良好警示作用。最后，新会区欢唱公司提交的现有证据不能证明音集协对于该项费用的收取采取差别待遇。故，音集协要求新会区欢唱公司补交签约前两年的许可使用费系其对著作权集体管理权利的正当行使，不属于反垄断法所规制的附加不合理交易条件的垄断行为。
第二，关于音集协是否实施了要求新会区欢唱公司补交签约前的管理费和签约费等附加不合理条件的行为，新会区欢唱公司原审时提交了案外人与音集协原委托代理人天合公司签约过程及光盘，以证明天合公司在签约过程中存在收取上述不合理费用的情形。由于音集协并未实施上述行为，且音集协已经解除其与天合公司的委托代理关系，新会区欢唱公司提供的现有证据不能证明音集协在与其签约的过程中存在收取上述费用的情形。新会区欢唱公司的上述主张，依据不足。
观韬点评：
由于著作权权利碎片化，造成权利行使困难、成本高，著作权集体管理被视为能够使创作者获得补偿的有效可行的方式。中国在1992年开始引入著作权集体管理组织制度，成立的第一家集体管理组织是音著协。2005年，经国家版权局批准，由中国音像协会筹备成立中国音像著作权集体管理协会，2008年在完成民政部登记手续后，音集协正式成立。
本案中，要求音集协赔偿损失的主张缺乏事实和法律依据，但是最高院仍指出音集协作为著作权集体管理组织，应当严格按照反垄断法、著作权法、条例等法律法规的要求，履行著作权集体管理组织的职能，既要有效维护著作权人和与著作权相关的权利人的合法权益，力求所收取的使用费公平合理无歧视地向中外权利人分配；又要保障KTV经营者等著作权使用人及时有效获得授权，力求使用费收取的程序标准公开透明精准。
法律适用：
《中华人民共和国反垄断法》第十七条第一款第三项、第五项
《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第八条第一款
《中华人民共和国著作权法》第二十四条
《著作权集体管理条例》第二十三条、第二十四条、第二十五条
《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第一百七十七条第一款第一项
二、专利权的权属无论是否为职务发明，均为有约定从约定
案号：(2020)最高法知民终1907号
基本案情：
原审法院认为：涉案专利系龚金京与建工路桥公司劳动关系存续期间执行建工路桥公司工作任务所完成的发明创造，应认定为职务发明；且双方对该专利权的归属并无特殊约定，故涉案专利权依法应归建工路桥公司所有。龚金京对原审法院的判决不服提起上诉。
裁判观点：
涉案专利系龚金京受建工路桥公司委托而完成的发明创造，故涉案专利权依约应归建工路桥公司所有。理由具体包括以下两点：
其一，涉案专利不属于龚金京在建工路桥公司工作期间作出的职务发明。
本案中，涉案专利的权利人为建工路桥公司，发明人为龚金京。建工路桥公司认可涉案专利技术由龚金京研发，但主张龚金京参与“四季青项目”的研发而作出涉案发明创造属于其本职工作范围。然而，建工路桥公司举出的证据材料仅显示龚金京在该公司工作期间任职于科技质量部，负责技术开发，且曾受公司指派到“四季青项目”现场进行考察、调研。根据涉案专利说明书的内容可知，涉案专利技术应用于建筑施工现场，尤其是高层建筑的临边洞口安全防护领域。涉及“四季青项目”的龚金京“因公外出审批表”中虽然也有“盾构机出洞”之类的表述，但从建工路桥公司提交的“四季青项目”现场施工照片来看，上述“盾构机出洞”仅涉及轨道安装过程中的洞，而非建筑物、尤其是高空建筑物临边的洞；且建工路桥公司也未举证证明盾构机出洞的轨道铺设洞口也存在与建筑物临边洞口类似的防护需要。因此，原审法院关于涉案专利技术与“四季青盾构机出洞项目”属于同一领域、具体技术问题存在关联的认定，缺乏事实依据，本院予以纠正。
其二，龚金京受建工路桥公司的委托完成发明创造，并具体负责涉案专利申请事宜。该申请获得授权后，专利权依约应由建工路桥公司享有。
本案中，从龚金京及建工路桥公司所陈述双方建立劳动关系的原因、龚金京的具体工作职责，以及双方所签订《科技开发目标责任书》的内容来看，建工路桥公司出于对龚金京技术研发能力和专利申请经验的认可，雇佣其到建工路桥公司来专门负责专利申请工作，期望每年能获得多个专利授权，并因此得到“高新技术企业”称号、取得“科技进步奖”或得到政府的财政奖励资金。因此，建工路桥公司通过与龚金京签订《科技开发目标责任书》的方式，委托其进行发明创造，同时约定了研发所得技术应以公司名义申请专利，申请获得授权后，专利权归建工路桥公司所有。同时，针对上述权利归属约定，该目标责任书中相应约定了建工路桥公司需向龚金京支付报酬以及具体的付酬标准。龚金京与建工路桥公司签订上述目标责任书后，也实际代表建工路桥公司办理了包括涉案专利在内的申请事宜；在此过程中，其从未对建工路桥公司为涉案专利申请人的情况提出过异议，只不过因不满建工路桥公司所支付报酬的具体数额，龚金京才提出了涉案专利权应由其个人享有的主张。其该项主张与双方在《科技开发目标责任书》中就涉案专利权利归属已达成的约定不符，不能成立，且双方关于付酬数额的争议也已在另案诉讼中得以解决。
观韬点评：
专利法第六条规定，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。第八条规定，两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。由此可见，无论是职务发明还是委托发明，均规定权属约定优先。本案给出启示，各企业在与员工签订劳动合同或与其他企业共同开发技术时，应针对专利权权属做出明确约定，以避免后期发生纠纷。
法律适用：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项
《中华人民共和国专利法》第六条、第八条
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十四条
三、权利要求中包含“外部”的限定，需要根据组件之间的关系确定保护范围
案号：(2021)最高法知民终2503号
基本案情：
新明丽公司是涉案专利的专利权人，并主张深圳欧诺拉公司、四川欧诺拉公司实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。经原审当庭比对，双方对除了“外部电源”外，被诉侵权产品具有涉案专利权利要求1、2、3的其他全部技术特征没有争议。
裁判观点：
关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围：
根据双方当事人在一、二审中的比对意见，主要争议在于被诉侵权产品是否具备“外部电源”的技术特征。经比对，被诉侵权产品上装有太阳能设备，给铜线及LED灯充电提供电源，相对于铜线及LED灯来说，太阳能电源设备仍是一个外部电源，与实施例中通过插座连接到其他电源并无实质性区别，且实施例中通过插座解决电源供给的技术方案亦不能限缩专利中关于“外部电源”的解释，故原审法院认定被诉侵权产品具有“外部电源”的技术特征，并无不当。因双方对于被诉侵权产品具有涉案专利权利要求1-3其余技术特征，均无异议，本院经审查亦予以确认，被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1-3的保护范围，构成专利侵权，深圳欧诺拉公司的该上诉理由不能成立。
观韬点评：
涉案专利的发明目的在于通过铜线作为导电介质且代替支架的方式，具有循环使用的特征。尽管权利要求中限定其包括“外部电源”，在确定专利权利要求保护的范围时，对于“外部”组件的限定是相对于要保护的组件本身而言的（特别是该“外部”组件不具备发明点的情况下），而不是考虑整体产品之外的外部设备。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第七条
四、软件开发的委托开发是否存在根本违约需要根据实际情况判断
案号：(2021)最高法知民终2500号
基本案情：
国科税通公司（委托方）上诉主张金意公司（受托方）逾期未交付符合合同目的的软件构成根本违约。本案二审阶段的争议问题为：金意公司在履行涉案合同过程中是否存在根本违约行为，是否应退还国科税通公司已支付的款项并赔偿损失。
裁判观点：
虽然未在合同约定的期限内完成验收和交付，但考虑到涉案软件属于应用软件，应用软件的完成实际并非清晰的概念，软件所有模块编程、自测结束后，并不表明就能立即投入实际使用，原因是由于用户需求的变化或理解不到位、各模块之间的相互影响以及人编写软件不可能不出现缺陷等因素，软件需要不断地修改、完善，即使投入实际应用，也还会在相当长一段时间内出现问题，仍需要研发团队进行修改和完善，故对于软件开发、调试、试行过程出现的诸多问题应客观对待。同时本院注意到，涉案软件系定制软件，具有税务专业性，系统的开发完成有赖于国科税通公司的具体需求。
从涉案合同的约定可以看出，双方在签订合同时对此已有清晰的认识，且从微信聊天记录内容也可以看出，双方对涉案系统的具体需求在测试过程中不断明确，涉案软件也在不断完善，故仅依据合同约定的时间简单认定开发方构成违约，不符合涉案系统开发的实际。加之，国科税通公司存在逾期付首付款、逾期购买服务器、公司内部不同团队提出不同需求等情形，其也未举证金意公司明显存在怠于履行涉案合同的情形，故涉案系统开发进度延迟并不能简单归责于受托方金意公司。
其次，涉案系统在2019年4月份已上线，后续一直进行功能测试，并开展了培训，双方前期协作良好，涉案系统的基本功能也已具备。虽然涉案系统未完成最终的验收和交付，但国科税通公司本案中未提交充分的证据证明涉案系统存在重大缺陷导致无法实现合同目的，且在金意公司向其提出最终验收申请时，国科税通公司并未积极回复，双方后续也未就涉案软件的验收和交付事宜进行沟通，双方对此均存在一定责任，故国科税通公司上诉主张因金意公司原因导致涉案合同无法履行构成根本违约，其对此无充分的证据证明，本院难以支持。
观韬点评：
软件委托开发的过程需要委托方与受托方紧密配合，即使投入实际应用，也还会在相当长一段时间内出现问题，仍需要研发团队进行修改和完善，故对于软件开发、调试、试行过程出现的诸多问题应客观对待，根据双方的履行情况，判断是否构成根本违约。
法律适用：
《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第一百七十七条第一款第一项
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条
五、专利许可费不可因是否实施专利方案而拒绝支付
案号：（2022）最高法知民终93号
基本案情：
上海多环油烟净化设备有限公司（以下简称上海多环公司）为专利权人，与河南鼎一电器科技发展有限公司（以下简称河南鼎一公司）签订发明专利实施许可合同。但是河南鼎一公司认为支付专利许可使用费的条件尚未成就，因此拒绝支付使用费。
裁判观点：
涉案合同是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定全面履行自己的义务。本案中，涉案合同签订后，上海多环公司已按合同约定交付相关技术资料，河南鼎一公司对此未提出异议，应认定上海多环公司按照约定履行了合同义务。然而，河南鼎一公司却未依约履行专利产品的生产销售义务，亦未向上海多环公司支付专利许可使用费，其行为构成违约。涉案合同第十二条约定，被许可方延期支付专利许可使用费超过三个月，许可方有权终止合同。本案中，经上海多环公司多次催告，河南鼎一公司始终未能支付专利许可使用费，据此，原审法院认定因河南鼎一公司违约，上海多环公司有权解除涉案合同，具有事实和法律依据，本院予以确认。
关于河南鼎一公司主张支付专利许可使用费的条件尚未成就的上诉理由。本院认为，涉案合同第六条对专利产品的样机设计、模具制作、上市销售时间、最低产销数量进行了约定，并明确河南鼎一公司应按实际生产数量支付专利许可使用费，若在年度内实际生产数量小于约定的最低产销数量，河南鼎一公司应按最低生产量计算并支付专利许可使用费。根据该约定，被许可方支付专利许可使用费并不以专利产品实际生产销售为前提，因此，虽然河南鼎一公司尚未实际开展生产经营活动，但仍应向上海多环公司支付专利许可使用费。河南鼎一公司迟延履行合同义务，应承担相应的违约责任。此外，河南鼎一公司并未在一审主张并举证支付许可使用费的条件未成就，或应归责于因上海多环公司的原因导致专利产品尚未研发成功。故河南鼎一公司该项上诉理由，本院不予支持。
关于河南鼎一公司主张涉案专利没有市场价值的上诉理由。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案中，首先，河南鼎一公司未提供证据证明因涉案专利技术老旧导致其无法组织生产，亦未证明其存在严重技术缺陷，且在合同签订后至本案二审前，其从未就涉案专利的市场价值提出异议。其次，本案一审中，河南鼎一公司表示希望双方继续履行涉案合同，同时自认研发周期过长系资金问题所导致。最后，涉案合同系双方当事人自愿签订，河南鼎一公司作为市场主体在签订合同时应负有注意义务，对于涉案专利的相关技术及市场情况应予以审查，其签订合同本身即是对涉案专利市场价值的认可。因此，河南鼎一公司该项上诉理由，缺乏事实和法律依据，本院亦不予支持。
观韬点评：
签订了意思表示真实的专利许可合同后，无论是否使用该专利所保护的技术方案均需要支付合同约定的许可费。除合同另有约定外，许可费不因没有实施、或实际销售量不符合预期而不予支付。
法律适用：
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》（简称合同法解释）第二十九条第一款
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项
《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百一十七条、第一百一十九条