观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第13期）
作者：李洪江 王晓丹 李屹晨
前言：自2019年1月1日揭牌以来，最高人民法院知识产权法庭作为世界范围内首个在最高司法层面设立的专门化知识产权上诉审判机构，统一行使全国范围内技术类知识产权上诉案件的终审职能。最高院知产庭的建立是从根本上解决知识产权裁判制度不统一难题的重要机制，追踪最高院知产庭的判例是了解中国知识产权界最新动态的方法之一。为此，观韬中茂律所知识产权业务线推出观韬知产观察专栏，针对最高院知产庭的最新判例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、认定侵权软件数量时，安装数量和使用员工人数不一致时，以安装数量为准
案号：(2021)最高法知民终1490号
基本案情：
奥多比公司就世博园林公司侵犯其关于PS软件著作权的行为诉至法院，在证据保全过程中，世博园林公司的工作人员认可21台电脑系被告所有，其中3台世博园林公司拒不提供开机密码，剩余18台中已确定14台安装有侵权软件。原审法院根据17套侵权软件计算奥多比公司经济损失及其为制止侵权产生的合理费用合计60000元。
世博园林公司不服，向最高人民法院提起上诉，世博园林公司仅对原审法院认定的其安装被诉侵权软件的数量提出异议，主张应当按照员工人数并减去担任非设计职务的员工人数之后计算其安装被诉侵权软件的套数，即不超过14套。
裁判观点：
最高人民法院认为，世博园林公司仅能证明原审法院进行证据保全时世博园林公司实际缴纳社保的员工人数，但是缴纳社保人数与该公司的实际用工情况可能存在差异，并且员工人数和该公司实际使用被诉侵权软件的套数之间也不存在直接关联关系，故对世博园林公司以缴纳社保的员工人数确定被诉侵权软件套数的主张不予支持。
原审法院在进行证据保全时，由于21台电脑中，3台世博园林公司拒不提供开机密码，剩余18台中已确定14台安装有侵权软件，因此认定世博园林公司所有的21台电脑中安装17套不同版本的被诉侵权软件并无不当。
观韬点评：
本案中，因被告拒绝提供3台电脑的密码，导致法院对这三台电脑中是否包含侵权软件做出了不利于被告的认定。另一方面，认定安装软件数量为侵权软件数量也存在合理性，以许可的角度而言，正版软件的许可费用是根据安装软件数量收费的，买了正版软件也不会因停用弃用而退还许可费。
本案的原告奥多比公司即为大名鼎鼎的adobe公司，常用办公设计软件PS、AI、Acrobat等的著作权均为其所有。虽然近年来国内用户的版权意识逐渐增强，但大多数公司仍存在使用盗版软件进行生产运营的行为，虽然本案诉讼标的较小，却已经足够为我们敲醒警钟，即adobe公司并不会因案件标较小而放弃维权，因此企业应当更加重视软件的知识产权合规。
二、当事人提供的原理图、视频等在对方确认与被诉侵权技术方案具有一致性的前提下可以用于进行技术比对
案号：(2020)最高法知民终1418号
基本案情：
2016年12月9日，应宝华公司的申请，公证处对深圳市福田区福华三路深圳会展中心3展馆的“深圳市远洋翔瑞机械有限公司”展位进行证据保全，取得展位照片、视频和展台上的机器型号。
原审法院于2018年3月9日对被诉侵权产品进行现场勘验，拍摄了一组照片和两段视频。其中厂区内有多台对应型号的被诉侵权产品。
2019年7月12日，远洋公司提交了录像视频，用于证明被诉侵权产品的结构，并由此为基础提出被诉侵权技术方案与涉案专利的比对意见。宝华公司认可视频的真实性，申请作为己方证据提交，并认为视频中产品的结构落入涉案专利权的保护范围。
然而远洋公司主张提交的视频只能证明视频对应的产品是否构成侵权，不能证明现场勘验发现的被诉侵权产品是否构成侵权。
裁判观点：
法院认为，诉讼中，为了便于了解被诉侵权技术方案，当事人提供的原理图、视频等在对方确认与被诉侵权技术方案具有一致性的前提下，也可以用于进行技术比对。
本案中，第一，被诉侵权产品与视频中产品为相同型号的精雕机。本案涉及的400台精雕机与视频中已经安装上下料装置的精雕机合同单价（包括机器和数控系统在内的价格）相同；第二，被告主张的区别仅在于机械手部分，而根据远洋公司提供的产品宣传册，精雕机的机械手只有一种型号，为ALP500D；第三，虽然2019年9月27日现场勘验时涉案大部分被诉侵权产品尚未安装机械手，但距离2018年3月原审法院进行证据保全已经长达一年多时间，不能排除为规避侵权进行改装或未完整安装的可能；第四，远洋公司提出涉案被诉侵权产品不同于视频中的产品，但在已经有初步证据的情况下，远洋公司针对相同型号产品具有不同结构这一事实并未提供证据予以证明。综合考虑上述因素，远洋公司销售的600台精雕机具有相同技术方案这一事实具有高度可能性。
观韬点评：
在专利侵权诉讼中，涉及被诉侵权行为的证据往往由被诉侵权人掌握，因此专利权人无法轻易获取被诉侵权技术方案的具体内容。在符合法定条件时，通过申请人民法院进行证据保全可以有效弥补专利权人举证能力的不足。
另一方面，专利法律体系中也给出减轻专利权人举证责任的指导。首先是在制造新产品的方法专利方面，专利权人需要对专利产品为新产品，以及被诉侵权人产品与专利权人产品为相同产品承担举证责任，而被诉侵权人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。其次，对于非新产品的制造方法方面，最高院2020年度报告中给出了在专利权人如果能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经尽力举证仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，则不应要求专利权人承担进一步的举证责任。最后则是在本案中，对于产品专利的举证，在当事人提供的原理图、视频等在对方确认与被诉侵权技术方案具有一致性的前提下，也可以用于进行技术比对，这也符合我国民事诉讼中的高度盖然性的证明标准。
三、对于功能性特征的认定，如果本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，则该技术特征不属于功能性特征
案号：(2020)最高法知民终1417号
基本案情：
远洋公司因不服安徽省合肥市中级人民法院于2020年7月8日作出的（2019）皖01民初628号民事判决向最高院提起上诉，并主张权利要求1记载的“上下机构”、“翻转机构”和“移动工作台”均属于功能性特征，而被诉侵权产品虽然具备对应功能性结构，但具体实现方式与涉案专利说明书实施例部分介绍的技术方案完全不同，因此未落入涉案专利的保护范围。
裁判观点：
法院认为，功能性特征是以技术特征实现或者达到的功能、效果，而不是以实现该功能、效果的具体技术手段来限定权利要求的保护范围。同时，并非以功能、效果限定的技术特征都是功能性特征，在认定争议技术特征是否属于功能性特征时，应站在本领域技术人员的角度，不仅考虑技术特征文字本身是否使用了功能、效果的表述，还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解，如果本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，则该技术特征不属于功能性特征。
虽然权利要求1没有记载上下机构、翻转机构、移动工作台等之间的作用关系，但本领域技术人员从解决技术问题出发并对涉案专利技术方案的整体考量后可以理解，通过权利要求1的记载结合自动化控制等现有技术手段可以解决涉案专利所提出的技术问题，权利要求1中所记载的技术特征的总和已构成完整的技术方案。本领域技术人员能够理解除了涉案专利说明书记载的具体实施方式之外，还存在其他结构形式的“上下机构”“翻转机构”和“移动工作台”，能够实现上下机构、翻转机构和移动工作台之间的配合，解决涉案专利需要解决的技术问题，实现涉案专利的发明目的。因此“上下机构”“翻转机构”和“移动工作台”不属于功能性特征。被诉侵权产品落入的涉案专利的保护范围。
观韬点评：
在结构类专利维权过程中，对权利要求的解释以及对其中各种技术特征的认定，对于保护范围的确定至关重要。专利权人和被诉侵权人往往以功能性特征的认定作为发力点，对保护范围进行争辩，这是因为在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定了功能性特征的相同和等同认定规则，具体为：与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的。可以概括为一基本两相同一容易想到。而《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定一般技术特征认定等同的标准为：是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。可以概括为三基本一容易想到。
因此功能性特征的等同认定更为严格，比对的对象也不再是权利要求中的记载，而是说明书及附图中记载的不可缺少的技术特征，即功能性特征的认定会对专利的保护范围带来巨大影响。
四、针对原告变更后的诉讼请求，法院应当对被告履行告知义务，并应当就此重新组织双方进行举证、质证和法庭辩论
案号：(2021)最高法知民终969号
基本案情：
环兴公司在起诉时要求上海巴安公司、湖州巴安公司立即停止侵权行为，对赔偿部分仅主张合理开支50万元。在法庭辩论终结前，原审法院向当事人释明基于涉案项目的公益性，如本案不判决停止侵害是否选择主张增加赔偿数额时，环兴公司的委托诉讼代理人表示，将与其委托人协商后回复原审法院。原审庭后，环兴公司书面回复原审法院，称其不认可涉案项目为公益项目；如法院认定该项目具有公益性，则将其诉讼请求中关于赔偿数额的部分提高到800万元，以代替关于停止侵权行为的请求。后原审法院未告知上海巴安公司、湖州巴安公司关于环兴公司已变更诉讼请求的相关情况，迳行判决上海巴安公司、湖州巴安公司向环兴公司支付300万元。
裁判观点：
本院认为，相较原审起诉时的诉讼请求，环兴公司变更后的诉讼请求为要求上海巴安公司、湖州巴安公司赔偿损失800万元，远超过其在起诉时和原审庭审中主张的金额，但原审法院并未将环兴公司变更后的诉讼请求告知上海巴安公司、湖州巴安公司，也未就此重新组织双方进行举证、质证和法庭辩论，剥夺了上海巴安公司、湖州巴安公司就变更后的诉讼请求提供证据和辩论的权利，属严重违反法定程序，本案应撤销原判，发回原审法院重新审理。
观韬点评：
法院对于原告的变更诉讼请求往往有两种处理方式，第一种名为变更诉讼请求，实为对其诉讼请求的明确，这种方式无需再给举证期及答辩期。另一种变更诉求后为不同诉求，则应当重新给举证期限，否则为剥夺辩论权利。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五十五条，当事人增加、变更诉讼请求或者提出反诉的，人民法院应当根据案件具体情况重新确定举证期限。而本案中，原诉讼请求仅为主张合理开支50万元，而变更后的诉讼请求则增加了损害赔偿部分，显然不属于对原诉讼请求的明确，而是属于变更诉讼请求，而原审法院并未履行告知义务，也未给出举证期限，程序严重违法。
五、涉及同一事实的确认不侵害专利权诉讼和专利侵权诉讼均属独立的诉讼，但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理
案号：(2021)最高法知民辖2号
基本案情：
原告无锡东仪制造科技有限公司（以下简称东仪公司）与被告南京研华智能科技有限公司（以下简称研华公司）确认不侵害专利权纠纷一案，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称苏州中院）于2020年7月3日立案。
研华公司收到东仪公司2020年4月22日的律师函后，已于2020年4月30日向江苏省南京市中级人民法院（以下简称南京中院）提起诉讼，即对东仪公司提起了侵权诉讼，且南京中院已经予以受理，然而研华公司后续撤回了该案，且南京中院于2020年12月15日作出（2020）苏01民初1215号撤诉裁定。
苏州中院经审理查明，2020年4月30日，研华公司向南京中院提起侵权之诉。南京中院当日受理该案，案号为（2020）苏01民初1215号。因南京中院受理专利侵权诉讼在先，故确认不侵害专利权诉讼应当移送南京中院处理。
南京中院经审查认为，本案不符合确认不侵害专利权纠纷的受理条件，且侵权之诉已经撤诉，苏州中院移送管辖的基础已不存在。
2021年4月2日，南京中院以本案应由苏州中院继续审理为由，报请最高院指定管辖。
裁判观点：
本院认为，涉及同一事实的确认不侵害专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。
鉴于本案与（2021）苏01民初61号案件属于涉及同一事实的确认不侵害专利权诉讼和专利侵权诉讼，且苏州中院已将本案移送至南京中院，为便于当事人诉讼，便于案件争议事实的一体处理，降低当事人的诉讼成本和法院的审理成本，有效防止或者减少裁判冲突的可能性，本案由南京中院审理为宜。
观韬点评：
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，当事人提起确认不侵害专利权诉讼，应当满足以下条件：第一，权利人向他人发出侵害专利权的警告；第二，被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权；第三，权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，不撤回警告也不提起诉讼。确认不侵害专利权诉讼的制度设置目的，旨在防止专利权人滥用权利，为被警告人或者利害关系人提供程序上的法律救济。本案中属于涉及同一事实的确认不侵害专利权诉讼和专利侵权诉讼，虽然确认不侵权专利权在受理时不符合起诉条件标准，应当裁定驳回起诉，但因原告撤回了侵权诉讼，且未明确放弃对被告的诉权，实质上又构成了怠于行使诉权，因此确认不侵权专利权之诉又需要重新审理是否符合受理条件，而法院为降低当事人的诉讼成本和法院的审理成本，有效防止或者减少裁判冲突的可能性裁定案件已经移送到的南京中院进行审理合法合理。
六、现有技术抗辩中需证明相关证据形成于涉案专利申请日前，合法来源抗辩中需证明合法来源形成早于公证取证的日期
案号：(2021)最高法知民终1393号
基本案情：
原告傅海、派阁公司向原审法院提起诉讼，请求判令被告星博公司立即停止生产、销售侵害涉案专利的产品，并赔偿傅海、派阁公司经济损失。
诉讼期间，案外人对涉案专利提起无效宣告请求。在口审过程中，傅海对涉案专利权利要求进行了修改，国家知识产权局于作出无效宣告请求审查决定中认定涉案专利权利要求部分有效。
傅海委托代理人在公证员及公证人员的陪同和监督下，于2019年11月16日来到位于广东省佛山市南海区××镇××市场内的显示“星博五金滑轮”字样招牌的商铺进行公证取证，并在庭审中出示公证封存的包装箱。
原审经比对，傅海、派阁公司认为被诉侵权产品所使用的技术特征与涉案专利权利要求1、权利要求3中引用权利要求1的部分及权利要求8的技术特征构成相同。星博公司不服原审判决提起上诉，主张现有技术抗辩和合法来源抗辩。并分别提交了产品实物、相关滑轮产品网页打印图片及外观设计专利证书以及送货单。
裁判观点：
本院认为，星博公司提供的证据中，产品实物上无生产日期，无法证明形成于涉案专利申请日前；相关滑轮产品网页打印图片亦缺少上传时间的信息，且无法反映被诉侵权产品的全部技术特征；CN201830009069.X外观设计专利申请日晚于涉案专利申请日，不能用于现有技术抗辩的对比文件。
星博公司提供的送货单，进货时间晚于本案公证取证的时间，不能证明被诉侵权产品有合法来源。
综上，星博公司未经许可，制造、销售侵害涉案专利权的产品，应承担停止侵权行为及赔偿损失的民事责任。
观韬点评：
关于现有技术抗辩，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术。
而关于合法来源抗辩，《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。
二者对于证据的日期均有特殊要求，因此在企业日常经营的过程中，对生产研发、日常经营活动中产生的证据，尤其是能证明销售产品的合法来源的证据一定要妥善包管并及时公证。