观韬知产观察 | 最高院知产庭案例速递（2022年第12期）
作者：李洪江 武森
前言：自2019年1月1日揭牌以来，最高人民法院知识产权法庭作为世界范围内首个在最高司法层面设立的专门化知识产权上诉审判机构，统一行使全国范围内技术类知识产权上诉案件的终审职能。最高院知产庭的建立是从根本上解决知识产权裁判制度不统一难题的重要机制，追踪最高院知产庭的判例是了解中国知识产权界最新动态的方法之一。为此，观韬中茂律所知识产权业务线推出观韬知产观察专栏，针对最高院知产庭的最新判例进行总结，展示知识产权司法审判的权威观点。
一、权利要求的解释应遵循符合发明目的原则
案号：(2021)最高法知民终1611号
基本案情：
权利人龙城公司向一审法院提起诉讼，就专利号为ZL201210158134.7的发明专利，请求判令冠寓公司、顾全科技公司、顾全贸易公司停止侵权并赔偿龙城公司经济损失50万元。涉案权利要求为“1.一种壁面复合装饰层的结构，包括底纸(1)和面纸(2)，且底纸(1)和面纸(2)由内到外依次复合构成双层结构，其特征在于，所述底纸(1)沿着壁面(3)横向布置，且通过在其两端所设的第一粘胶层(1-1)，与壁面(3)左、右两端粘接；所述面纸(2)沿着壁面(3)纵向布置复合在底纸(1)的外表面，且通过在其两端所设的第二粘胶层(2-1)与壁面(3)纵向上、下两端所保留的裸露壁面(3-1)粘接；面纸(2)的两侧边则通过第三粘胶层(2-2)与底纸(1)粘接。”
一审法院判决顾全贸易公司停止侵权并赔偿龙城公司经济损失及合理开支18万元，冠寓公司合法来源抗辩成立，不承担侵权赔偿责任。
顾全贸易公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院根据二审现场勘验及顾全贸易公司经公证勘验的事实，认定被诉侵权技术方案，采用了与实现涉案专利发明目的不同的技术手段，未落入涉案专利权利要求1的保护范围。最高人民法院裁定撤销一审判决，驳回龙城公司的诉讼请求。
裁判观点：
最高人民法院认为，对于权利要求中“面纸(2)的两侧边则通过第三粘胶层(2-2)与底纸(1)粘接”技术特征的解释，应当结合说明书及附图的记载，考虑说明书有关涉案专利发明目的的说明予以解释。此外，涉案专利权利要求1采用方法特征制作步骤的撰写方式，具体限定“包括底纸(1)和面纸(2)由内到外依次复合构成双层结构”，应当考虑该方法特征是否必然导致要求保护的产品具有某种特定的结构。
结合涉案说明书第[0023]段“底纸1和面纸2的大部分均为不设粘胶层的复合虚体，因而所述复合装饰层的弹性和手感都很好，并具有一定的隔音、隔热效果”的记载，本领域技术人员可以知晓“双层结构”中“双层”是指，底纸和面纸各为一层形成双层结构，而在底纸和面纸之间，除面纸两侧边外，“其余大部分的底纸和面纸与壁面都是非粘接的复合虚体”，该底纸和面纸各为一层的“双层”“非粘接的复合虚体”结构是使“本发明具有较好的隔音、隔热效果”，实现“施工用胶水较少”发明目的的技术手段。本领域技术人员知晓墙壁装饰层面纸门幅宽度的大致范围，结合说明书关于“施工用胶水较少”的说明，虽然涉案专利权利要求1未限定“第三粘胶层”的布刷宽度，但该第三粘胶层布刷在面纸的两侧边，可合理推定，面纸门幅中间部位没有布刷粘胶层。综上，根据涉案专利权利要求1“面纸(2)的两侧边则通过第三粘胶层(2-2)与底纸(1)粘接”的明确限定，涉案专利权利要求1保护的技术方案中，面纸与底纸之间为空贴结构，不包括实贴的技术方案。
根据二审现场勘验及顾全贸易公司经公证勘验的事实可知，被诉侵权技术方案的面纸和底纸之间没有非粘胶层区域，除了面纸两侧边与底纸粘接，面纸的其他部分也与底纸粘接，面纸与底纸贴合为粘接的复合实体，而不是非粘接的复合虚体。由此可知，被诉侵权技术方案，采用了与实现涉案专利发明目的不同的技术手段，未落入涉案专利权利要求1的保护范围。
观韬点评：
权利要求的解释应遵循符合发明目的原则，《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第13条提出，重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用，不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。涉案专利针对现有的多层复合壁纸工艺复杂，成本较高等技术问题，通过减少面纸与底纸之间粘接的区域，从而实现了较好的隔音、隔热效果，施工工艺简便、成本较低等技术效果，因此在对涉案专利权利要求的保护范围进行解释时，不应当将不能实现以上发明目的的技术方案解释到专利权的保护范围内。被诉侵权技术方案采用了面纸与底纸全部粘接的技术方案，不符合涉案专利的发明目的，因此未落入涉案专利权利要求的保护范围。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第五十九条第一款
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条
《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第十三条
二、发明人应是对专利做出实质贡献的人，应根据实际发明人的任职确定职务发明的专利申请权权属
案号：(2021)最高法知民终1016号
基本案情：
欧瑞园公司离职员工陈树根、陈顺利加入利众诚公司，并以利众诚公司作为申请人，以与二人具有亲属关系的陈晓丹作为发明人向国家知识产权局先后提出多项专利申请，欧瑞园公司将利众诚公司及离职员工、名义发明人诉至法院，提起专利申请权权属纠纷之诉。
一审法院认定涉案专利申请的名义发明人并非实际发明人，根据利众诚公司法定代表人在欧瑞园公司的工作内容，利众诚公司股权变更情况等，认定涉案专利申请为职务发明创造，专利申请权应归欧瑞园公司。一审法院判决：(一)确认陈晓丹不是涉案专利申请的实际发明人；(二)确认涉案专利申请权归欧瑞园公司所有。
利众诚公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院对实际发明人及职务发明进行认定，判决驳回上诉，维持原判。
裁判观点：
最高人民法院认为，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，从事其他辅助工作的人，不能认定为发明人。陈晓丹系从事福利彩票经营的个体工商户，文化程度为高中，不具有与涉案专利申请相关的知识储备、工作经验或研发能力，因此不是涉案专利申请的实际发明人。
涉案专利申请完成于陈树根、陈顺利与欧瑞园公司劳动、人事关系存续期间，属于二人在欧瑞园公司任职期间的本职工作范围。陈树根、陈顺利以利众诚公司的名义提出涉案专利申请，并将陈晓丹记为发明人，是为了规避职务发明的法律规定。综上，根据本案证据，可以认定涉案专利申请为陈树根、陈顺利的职务发明创造，相关权益应归属于欧瑞园公司。
观韬点评：
一般而言，专利申请权/专利权权属纠纷案件经常发生在离职员工在其他公司申请专利的情况。本案当事人具有一定规避意识，以亲属作为名义发明人申请专利，这在实践中亦不少见。在这种情况下，法院将综合分析名义发明人的文化程度、工作经验等，分析名义发明人是否可能对专利申请作出实质性贡献。
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。专利法实施细则进一步规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造也属于职务发明。这给单位在维权时提供了坚实的法律依据。
即使人事关系终止超过1年，若综合分析涉案专利申请的技术开发情况，能够确认其实际做出时间在人事关系终止1年内做出，仍然存在认定为职务发明的可能性。
法律适用：
《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第六条
《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条
相似案例：
(2021)最高法知民终1351号、(2021)最高法知民终778号、(2021)最高法知民终639号、(2021)最高法知民终1376号、(2021)最高法知民终988号、(2021)最高法知民终989号、(2021)最高法知民终625号、(2021)最高法知民终743号、(2021)最高法知民终691号、(2021)最高法知民终615号。
三、惩罚性赔偿适用应在相应法律规定生效之后，经济赔偿与合理开支应分别计算，以方便计算惩罚性赔偿
案号：(2021)最高法知民终904号
基本案情：
迪克森公司就安耐公司侵害其专利权向一审法院提起诉讼，主张经济损失100万元，合理开支10万元。一审法院查明安耐公司曾因侵害涉案专利权而被起诉，并被判令停止侵权、赔偿损失。一审法院认定本案侵权行为发生于民法典实施前，难以适用惩罚性损害赔偿，但综合安耐公司恶意程度及经营规模，判决安耐公司停止侵权，赔偿经济损失65万元（含合理开支）。
二审法院确认一审判决金额，但指出合理开支应在赔偿经济损失之外另外计算，对一审判决的做法予以指正。
裁判观点：
安耐公司在2013年已因制造、销售相同产品被生效判决认定构成侵权、判令停止侵权行为并赔偿迪克森公司经济损失后，其又在2019年再次实施相同侵权行为，主观恶意明显，并导致迪克森公司的损失扩大。原审法院综合考量上述因素，并结合迪克森公司的合理维权开支情况，在法定赔偿数额范围内酌情确定安耐公司应承担的经济损失赔偿额及合理费用共计65万元并无不当。
但应予指出的是，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条规定，权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。本案中，迪克森公司起诉时除主张安耐公司赔偿其经济损失外，还要求安耐公司承担其为制止本案侵权行为所支出的合理费用。在已查明迪克森公司为购买被诉侵权产品支出23680.32元，且为本案支出公证费8000元、律师费5万元的情况下，原审法院未注意区分损失赔偿与合理开支的做法与上述司法解释的规定不符，略有不妥，本院予以指出。
观韬点评：
自民法典开始实施以来，知识产权侵权行为可以适用惩罚性损害赔偿。各部门法也有不同的具体规定。2021年3月3日，最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，规定惩罚性赔偿数额以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。
此处的“法律另有规定”主要指种子法。2021年修订之前，种子法将合理开支包含在基数以内。2021修订之后，各部门法统一，均为原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数计算惩罚性赔偿，再另加合理开支。
法律适用：
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条
四、商业秘密的举证责任
案号：(2021)最高法知民终391号
基本案情：
易尚天交公司因离职员工韩小锦加入金义达公司，将二者诉至法院，主张其侵害易尚天交公司的技术秘密。一审法院审查易尚天交公司提交的技术秘密载体后认为，其技术秘密载体部分缺乏制作时间，部分技术信息或在公开文献中有所公开，或所述领域的相关人员可以通过对产品观察或者简单拆卸直接获得，并且公司未举证证明其制定了保密制度或采取合理的保密措施，因此认定易尚天交公司所主张的技术信息不符合商业秘密的法定条件，不属于商业秘密。因此驳回易尚天交公司的诉讼请求。易尚天交公司提起上诉，二审法院予以维持。
裁判观点：
依照反不正当竞争法第九条之规定，易尚天交公司欲主张上述技术信息构成商业秘密，应具有非公知性。易尚天交公司在原审中，认可图纸1中所载明的结构已在文献中公开，且由该图纸记载可见，钢球和圆柱销均标注为标件。易尚天交公司所主张的钢球重量及相关部件的尺寸、结构、材料及连接方式等，均存在于其生产的产品之中，所属领域的相关人员通过观察产品即可直接获得，故原审法院认定易尚天交公司所主张的相关信息不构成商业秘密并无不当。
观韬点评：
反不正当竞争法第九条对商业秘密规定了三个要件，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施。一般而言，权利人应对其所主张的上述要件进行举证。值得注意的是，由于不为公众所知悉一般较难以举证，2019年修正的反不正当竞争法增加了第三十二条，规定了举证责任倒置，降低了权利人的举证要求。商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。
此外，关于商业秘密的构成，也应该注意《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第四条规定的推定为公众所知悉的情形，仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的信息，一般推定为公众所知悉。
因此权利人在主张商业秘密侵权时，应注意搜集商业秘密载体，并注意其与所主张的商业秘密的对应性以及所主张的商业秘密是否可能被推定为公众所知悉。
法律适用：
《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条
《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第四条
五、合同解除后，根据其主张合同解除后的许可费无法律依据
案号：(2022)最高法知民终247号
基本案情：
金囤公司诉奔诚公司，要求其支付农大5181小麦品种权费81万元及违约金。一审法院查明，金囤公司另行与中国农业大学签订品种权转让协议，获得农大5181在全国范围内的生产经营权。2015年，金囤公司与奔诚公司签订区域推广合作协议，授权奔诚公司在唐山、秦皇岛区域以独占许可方式开展该品种的生产、经营和品种维权打假事宜。2017年7月1日，奔诚公司收到金囤公司发出的《解除合同通知书》，因奔诚公司至今没有向其交纳品种权费，已构成违约，解除区域推广合作协议。对于金囤公司主张2015-2017年的品种权费，奔诚公司提出诉讼时效抗辩。经审查，一审法院以已过诉讼时效为由驳回针对2015-2017年的品种权费的主张，以区域推广合作协议在2017年已经解除为由驳回针对2017-2020年的品种权费。金囤公司上诉后，二审法院维持原判。
裁判观点：
金囤公司在原审的诉请为解除合同以及支付其品种权使用费81万元和相应的违约金、延期付款利息。在二审中，金囤公司明确其请求支付的81万元是由品种权使用费25万元和侵权赔偿款56万元两部分组成。本院认为，依据金囤公司在原审的诉请，本案为合同纠纷，根据已查明的事实，涉案合同《农大5181小麦新品种区域推广合作协议》已于2017年7月1日解除，双方当事人对此均予以确认。故涉案合同解除后金囤公司主张支付品种权使用费，缺乏事实依据，原审法院以无合同依据为由未予支持其诉请，并无不当，本院予以确认。二审中，金囤公司对奔诚公司2017年7月1日之后的繁育种子行为主张支付侵权损害赔偿56万元，属于侵权纠纷，并不属于本案的审理范围。
观韬点评：
金囤公司在一审时依合同主张品种权使用费被驳回诉讼请求后，二审时变更部分金额为侵权损害赔偿，超出一审的诉讼请求，因此二审法院认定该变更的诉讼请求超出本案的审理范围。权利人在主张权利时，应审核权利基础及双方的法律关系，在起诉时正确提出诉讼请求。
需要注意的是，在（2019）最高法知民终585号中，最高人民法院指出，品种审定是市场准入的行政许可，植物新品种权授权是民事权利的授予，二者并无必然关联，不能以获得品种审定的事实作为享有植物新品种权的认定依据。因此如果植物新品种权权利基础存在，以其作为基础权利提起侵权诉讼，仍然是可能的。
法律适用：
《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款