观韬视点 | 专利无效实务的最新进展（二）——以2022年度专利复审无效十大案件为视角
作者：郝政宇 张聪聪 于炘成 张帆
自2010年开始，国家知识产权局均会发布年度专利复审十大案件，这些案件成为了解专利无效审查标准和政策导向的重要途径，对于专利无效实务具有重要的指导意义。我们通过对2022年度专利复审无效十大案件的研读，力图梳理专利无效实务工作的最新进展，并总结其对专利申请或专利无效工作的启示。
本文主要涉及创造性的评判标准、“保密审查”条款的适用、外观设计和商标权冲突的判定、优先权的认定以及专利分案申请是否超范围等典型问题。因为内容较多，本文将通过系列文章发布，今日分享内容系第二篇文章。
一、将在中国完成的专利首先向外国申请专利而未进行保密审查的，将会导致相应的中国专利被宣告无效
专利制度是一种以技术公开换取法律保护的制度，但当提交专利申请的发明创造涉及国家安全或重大公共利益时，其公开有可能使国家安全或者重大公共利益受到难以弥补的损害。因此，基于国家安全或者重大公共利益的考虑，大多数国家都制定了专利申请的保密审查制度，在《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）第七十三条中对此也作了明确规定。
专利法第十九条第一款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。第四款规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。
专利未进行保密审查，也属于专利无效的理由，但是，该情况在实务中并不常见。最新的复审无效十大案件对于如何以该理由无效专利，给出了较好的指引。
2022年度专利复审无效十大案件之4：“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”实用新型专利权无效宣告请求案；
案件编号：第5W126301号
案情简介：
涉案专利是一件实用新型专利，专利名为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”，专利号为“ZL201720389490.8”，专利权人为“浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司”。
在本案中，专利权人在提交中国专利申请之前，先在美国提交临时申请，但未履行保密审查程序。请求人依据专利法（2008修正）第二十条第一款请求宣告涉案专利无效。
本案中，请求人举证了涉案专利（包括其优先权文件）和美国临时申请文件。基于这些证据可以确认以下事实：第一，涉案专利为实用新型专利，申请日为2017年4月14日，优先权文件的提交时间为2017年1月10日，而美国临时申请的申请日为2016年12月20日，专利申请人相同，即专利权人在提交涉案专利申请前先在国外提交了专利申请。第二，比较美国临时申请、优先权文件和涉案专利的权利要求，三者技术方案完全相同。
其次，请求人举证了涉案专利在实质审查阶段的审查档案，用于证明专利权人在提交美国临时申请前未履行保密审查程序，对此专利权人无异议。
再者，该案的焦点落在涉案专利的实质性内容究竟是在中国还是在国外完成的。请求人提供的证据主要有专利权人的招股说明书（证据2-1）、关于专利权人公司产品的相关报道等，用于直接证明涉案专利的发明创造在中国完成。专利权人为反驳这一事实，提交了发明人之一的出入境记录查询结果以证明提交美国临时申请之前该发明人曾去往美国，因此，涉案专利的发明创造是在美国完成的。
本案无效决定，首先从两个角度对发明创造实际完成地进行判断分析。一是专利权人的住所地。证据2-1载明专利权人公司住所地在浙江省绍兴市新昌县，且无相反证据表明在提交美国临时申请前，专利权人在国外有具备技术研发或产品设计能力的机构，因此，可初步证明涉案专利的实质性内容高度可能是在中国完成的。二是发明人的国籍。涉案专利的4位发明人均应当被认为是对发明创造的实质性内容作出创造性贡献的人。根据证据2-1的记载，三位发明人均为“中国国籍，无境外永久居留权”，三人做出职务发明的工作地应当被认为在中国。同时，关于另一位发明人的报道可以初步证明其工作任务与涉案专利具有关联性，且其工作地也在中国。因此，请求人提供的证据可初步证明涉案专利的实质性内容在中国完成具有高度可能性。
本案无效决定接着分析了专利权人的反驳证据能否推翻以上初步结论。第一，该反证并不涉及涉案专利的技术构思、技术方案等能体现其研发形成过程的相关信息，无法直接证明涉案专利的完成地。第二，该反证仅能证明涉案专利发明人之一曾去往国外，但是该事实本身与涉案专利的完成地无直接关联。专利权人主张涉案专利的发明创造在国外完成，应有能力提供该发明创造在国外研发并完成的直接证据，或者说专利权人更容易掌握发明创造研发过程的相关资料以及提供研发地的直接证据。在专利权人未能提供充分证据，未尽到举证义务的情况下，其应承担相应的不利后果。
由于专利权人未提供合理的反驳证据，国家知识产权局支持了无效宣告请求的人请求，宣告涉案专利全部无效。
案例启示：
1. 没有将在中国完成的、向外国申请的发明或者实用新型专利报经国务院专利行政部门进行保密审查属于无效宣告请求的理由。
2. 专利法实施细则（2010修订）第八条第一款规定，“专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型”。
对于何为技术方案的实质性内容，要从发明创造的内容和申请文件的技术方案角度进行判断：一方面，所述实质性内容应当体现在诉争权利要求中，尤其是在独立权利要求中；另一方面，所述实质性内容在原则上应当属于现有技术中未曾披露过的内容。
对于如何表明所述实质性内容在中国境内完成：一方面，可以参照专利法实施细则（2010修订）第十三条的规定，从发明人的角度进行判断，因为专利法所称的发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人；另一方面，需要考虑申请人（如果申请人是企业的话）在国外是否有研发机构，有无证据表明发明人是在处于国外的研发机构完成发明创造的。
3. 根据专利法实施细则（2010修订）第八条第二款的规定，直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向专利局提出保密审查请求，并详细说明技术方案；向专利局申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向专利局提出保密审查请求。当然，直接向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。
（本案例撰稿人：于忻成）
二、3GPP邮件列表讨论组中的文档构成专利法意义上的公开，强调需说明互联网平台的运行机制方可证明其构成公开
3GPP3，即第三代合作伙伴计划（The 3rd Generation Partnership Project），是由多成员组成的致力于制定全球通信适用的技术规范和标准的组织。在涉及标准必要专利的无效程序中，无效请求人越来越多地将3GPP中的相关提案文档作为无效证据使用。实务中较为常见的是将3GPP FTP服务器中公开的提案文档作为对比文件，但对于3GPP邮件列表讨论组中的文档是否能够构成我国专利法意义上的公开，以及如何确定其公开日期，仍然是专利无效实务中的争议问题。
2022年度专利复审无效十大案件之6：“用于在用户设备（UE）中配置链路最大传输单元（MTU）的方法”发明专利权无效宣告请求案；
案件编号：第4W114016号
案情简介：
涉案专利名称为“用于在用户设备(UE)中配置链路最大传输单元(MTU)的方法”(专利号:ZL200880009370.4)，专利权人为艾利森电话股份有限公司，无效宣告请求人为苹果电脑贸易(上海)有限公司。
本案中，无效请求人将从3GPP电子邮件列表下载的文档作为对比文件1来评价涉案专利的新颖性和创造性，并提供了对比文件1的公证书。专利权人对该对比文件1的真实性没有异议，但是对该对比文件1的公开时间有异议。
专利权人认为：
在相关电子邮件发送时，该电子邮件及其附件仅仅是由发送者的设备被传输到邮件服务器，没有直接证据证明该邮件在该日内被订阅者接收到，也不能证明该邮件在发出后立即被发布在3GPP邮件列表网站上供公众浏览，不能将邮件发送的时间推定为其发布的时间。
国家知识产权局认为：
对于3GPP电子邮件是否构成专利法意义上的公开，合议组认为：对于3GPP组织的TSG_RAN_WG3讨论组的文档，当发送者将邮件和其中的文档发送和上传到LISTSERV服务器上时，系统服务器会自动将邮件以列表形式进行存档，上述讨论组的邮件列表中会显示相应的邮件，此时，所有访问网站的用户均可以访问LISTSERV邮件列表获得相关邮件组讨论的内容，找到相应邮件和文档并进行下载，同时服务器还会给注册该网站的相应讨论组的订阅者发送该邮件和文档。由于邮件系统开发方的中立性以及3GPP组织网站的性质，该邮件列表中所显示的邮件的发送上传时间可以视为邮件进行存档并开始处于公开可供浏览的状态。因此合议组认为对比文件1构成了专利法意义上的公开。
对于公开时间的认定，合议组认为：在1996年《通用用户指南》版本1.8C中记载，“当您将消息发送至邮件列表时，LISTSERV将立即分发该消息，您可以预期大多数订阅者会在1到20分钟内收到他们的副本”，在2003年《列表所有者入门指南》版本1.8e中记载，“一旦消息被发送，它就会被传递到L-Soft的LISTSERV（邮件列表管理软件）所在的中央服务器。然后，软件会按照订阅选项指示的方式自动将消息分发给列表中的所有订阅者，从而完成操作”，可见，在2003年邮件发送后，就会被传递到服务器的邮件列表中，并以订阅者订阅的方式进行分发传递。
案例启示：
1. 在标准必要专利的无效程序中，对于无效请求人来说，可以在相关标准组织的网站中，检索专利权人或其关联公司上传的提案或邮件资料，这些资料大概率与相关专利具有较强的关联性，可以作为无效证据使用。
2. 本案中，合议组认为对比文件1构成专利法意义上的公开，关键依据3GPP邮件列表网站的运行机制：当发送者将邮件及其文档上传到服务器上时，该邮件及其文档便处于公开可供浏览的状态。因此，对于无效请求人来说，如果使用网络证据，可以从该网络证据所在网站运行机制的角度入手，证明该网络证据构成专利法意义上的公开，以及公开时间为网站载明时间。
3. 无效请求人可以提供以下证据说明网站的运行机制：（1）对于网站性质、政策、主要服务领域的介绍；（2）网站发布的用户手册、用户指南、操作手册等能够说明网站运行机制的文档；（3）对于网站服务器的服务商的相关介绍，一方面可以证明其服务方式，另一方面也可以证明其中立性质；（4）网站的用户情况；（5）网站及时向订阅用户发送更新内容的相关证据。
（本案例撰稿人：张聪聪）