观韬视点 | 浅析驰名商标的反淡化保护——以“老干妈”商标纠纷案为引
作者：李洪江、闫笑男、李梦娇
商标淡化是行为人在非类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或相似的标识，从而导致商标显著性弱化的一种侵权行为。相应地，驰名商标的跨类保护或扩大保护，被称为驰名商标反淡化保护。本文将从“
”商标纠纷案入手，围绕驰名商标的反淡化保护进行探讨。
【基本案情】：
原告贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（下称“老干妈”）自2000年4月7日获得第1381611号“
”商标；自2003年5月21日获得第2021191号“
”商标，两项商标的核定使用商品均为第30类：豆豉、辣椒酱（调味）等商品，曾在2011年、2014年、2015年、2016年多次被商标局、商标评审委员会和法院认定为驰名商标。
贵州永红公司（下称“永红公司”）自2014年开始购入老干妈公司生产的“
”牌豆豉作为调料生产涉案商品，并且在其生产的牛肉棒商品上标明“
”字样，涉案牛肉棒除有标明“
”字样外，还标有“原味”、“麻辣”、“香辣”、“黑胡椒”等。2016年，老干妈将永红公司以侵害商标权为由诉至法庭。
【法院观点】：
一审 | 北知院认为，涉案商品包装正面的“牛头牌及图”的商标字体突出，视觉效果显著，具有识别商品来源的作用，属于永红公司对自有商标的使用。但“老干妈”字样的标识会使相关消费者误认商品来源，淡化“老干妈”商标的显著性。如果放任这种情况的发展将导致该驰名商标通用化为一种口味名称，所以有必要对其进行反淡化保护。判决永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈”字样。[1] |
二审 | 北京高院认为，永红公司将“老干妈”字样标注在涉案商品上，客观上已起到了识别商品来源的功能，应系商标使用行为。虽然牛肉棒与豆豉不属于同一类商品，但在销售渠道和受众范围上存在一定重合，将涉案商标作为一种口味描述自己的商品，容易使相关消费者误信商品来自于老干妈公司，从而破坏“老干妈”商标与其所指示的商品之间的唯一对应关系，减弱驰名商标的显著性。[2] |
引发思考： 一、驰名商标淡化的概念及分类？ 二、驰名商标反淡化保护的必要性？ 三、驰名商标淡化认定的条件？ 四、淡化与混淆行为之间的联系？ |
一、驰名商标淡化的概念及分类
1、商标淡化的概念
商标淡化理论最早源于欧洲，成熟于美国。美国1995年颁布的《联邦反淡化法》定义为：“减少、削弱驰名商标标识区分商品或服务的能力，不考虑以下情况是否存在：（1）驰名商标所有人与他方的竞争，（2）混淆或欺诈的可能。”[3]
淡化（dilution）的英文原意是“稀释”，《牛津现代高级英汉双解词典》将该词解释为“稀释、冲淡、搀水”。“dilution”这个词形象、准确地描述了商标淡化的实质。[4]结合本案，“老干妈”驰名商标犹如一杯香浓醇厚的普洱茶，而永红公司的使用行为犹如在这杯浓厚的茶中不断注入矿泉水，最终可能导致这杯普洱茶再也品尝不出茶香。即减弱了“老干妈”商标与其对应的第三十类产品之间的关联性，构成了对“老干妈”商标的淡化。
我国现行《商标法》并未使用“淡化”一词，最高院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。
2、商标淡化的分类
有学者认为，驰名商标的淡化行为可以分为三种，即弱化、丑化和退化。[5]
1）弱化
弱化是指将驰名商标使用在不相同或不类似的商品上，破坏驰名商标的识别力和显著性，冲淡了驰名商标和特定商品之间的独特联系，最终损害驰名商标商业价值的行为。[6]弱化是商标淡化中最常见的一种。本案中永红公司将“老干妈”标记在商品正面，消费者很容易能够看到，主观上有利用驰名商标“搭便车”的故意，客观上“牛肉棒”已经开始销售，削弱了“老干妈”商标与其对应的第30类商品的独一无二的一一对应关系，因此永红公司的不正当使用行为构成了对“老干妈”商标的弱化。
2）丑化
丑化指将与驰名商标相同或类似的商标使用于含有污损、贬低的不同类别的商品上，导致该商标良好声誉或正面健康形象被贬低、污损。其核心在于破坏驰名商标在消费者心中的良好形象以及商标持有人的良好声誉。典型案例是德国“4711”案。德国一家污水处理公司将4711使用在其抽粪车上，尽管4711为该公司的电话号码，但法院仍禁止其使用，因为4711是一种享有盛誉的香水品牌，将其用于抽粪车上会使驰名商标的形象受到损害。[7]
3）退化
退化是指对驰名商标的不恰当使用，致使商标显著性消失，最终退化为商品通用名称的情形。针对退化是否可以作为驰名商标淡化的一种，学界存在着争议。有学者认为所谓淡化应当是对商标显著性的减损。而商标的退化直指商标显著性的消失，成为通用名称。以“千页豆腐”案为例：自2013年“千页豆腐”被申请为注册商标以来，围绕“千页豆腐”商标与通用名称纠纷，争议企业至少与72个主体间发生了84件起纠纷，[8]2023年5月20日，商标局将“千页豆腐”商标依法撤销，“千页豆腐”商标自此退化为通用名称。
二、驰名商标反淡化保护的必要性
1、驰名商标的特殊经济地位
驰名商标是权利人投入相当的心血和成本才造就的，往往代表着极好的商誉，蕴含巨大商业价值，是商标权人不可多得的商业资源。驰名商标的数量与品质，都能够有效地反映出国家的经济状况及综合竞争优势
2、反混淆制度存在滞后
当他人滥用驰名商标以获取非法利益时，这种行为会严重损害驰名商标的声誉和价值。现有混淆理论已经很难保护驰名商标的合法权益。淡化商标的做法会导致商标的独特性、有效性和唯一性受到严重的影响，从而使得驰名商标的地位受到削弱。
三、驰名商标淡化认定的条件
美国国会于2006年10月通过的《商标淡化修正法》规定：判断淡化行为是否成立时不需考虑以下情况的存在：（1）是否存在竞争或实际的损失；（2）是否存在实际或可能的混淆。[9]我国学理认为，构成驰名商标淡化的基本要件有三：[10]
1、商标近似且为驰名商标
商标的基础功能为识别。如果两个商标不相同甚至不近似，消费者就不可能联想到其他有权商标，也就不可能会影响商标的识别功能。驰名商标的反淡化保护本就是对商标反混淆保护的一种扩张和特殊保护，因此其适用基础相较于后者就理应更加严格。相似性不仅包括在形状上、视觉上的相似性，还应包括在理解或含义上的相似性，《商标法》第13条第3款将侵权人的行为描述为“复制、模仿、翻译”；某一行为是否构成淡化，“相似性”是必要条件而非充分条件。
2、未产生混淆
商标反混淆保护与反淡化保护是我国商标保护的两条基本路径，但不存在相互交叉的情况。因此要对混淆和淡化做出明确的区分。
3、有淡化可能性
驰名商标的反淡化保护并不需要实际的造成事实上淡化的损害，商标权利人只需要证明商标有淡化的可能性即可。商标淡化正如上述所述，是一个长期的，由量变到质变的过程，这个过程大多是“润物细无声”的。尤其需要重视的是，淡化行为所引起的对商标的侵害是极难予以修复的，是不可逆的。如果要求发生实质性的淡化才能予以进行保护显然为时已晚。采用淡化可能性的标准相较于实质性淡化标准更能对驰名商标进行有效的保护，更有利于从源头解决不法淡化行为。
四、淡化与混淆行为之间的联系
1、二者为互不交叉的并列关系
商标混淆指将与注册商标相同或近似的标记用于相同或类似的商品之上,使消费者误认为使用该标记的商品来自于注册商标权人。可见，商标反混淆是避免消费者对商标的商品来源产生错乱联系，其目的在于保护消费者不受欺诈；商标反淡化是遏制对商标区分显著性的减弱，其更侧重于保护商标权人。商标的反混淆和反淡化为两种平行的侵权情形，《北京高院商标审理指南》11.4条，也将驰名商标跨类保护的情形，用“识别商品来源”和“减弱商标显著性”的表述分为跨类混淆和跨类淡化两种情形，可见两者是并列关系。[11]
2、在产生联想的程度上有所差异
所谓联想理论起源于比荷卢。1971年的《比荷卢商标法》第13（1）条的规定说明，商标权人可以禁止他人在相同或类似商品上使用与其商标相同或近似的标志。[12]如果运用欧盟的商标联想可能性理论来观察商标混淆和商标淡化的关系，可以发现二者涉及的公众联想程度是存在差别的。联想的可能，具体有三种情况：一是社会公众对商标所指代商品或服务来源产生混淆、误认，即直接混淆；二是社会公众认为商标所有人之间存在联系，即间接混淆；三是社会公众对商标不会产生混淆，只是唤起记忆，产生单纯的联想，即纯粹联想。[13]商标混淆是对商标产生的错误联想，商标淡化是对商标产生纯粹联想。
3、在侵权的表现形式上有所区别
商标混淆侵权的表现形式，通常较为直接和显现，如常被大众所诟病的“雷碧”、“六大核桃”等。侵权人一旦实施混淆侵权行为，通常都会侵占商标权人商品或服务的市场份额，甚至会损害商标权人的商誉，商标淡化具有明显的隐蔽特征，此特征也使得商标淡化侵权难以预防，危害性更大。
[1] 详见北京知识产权法院（2015）京知民初字第 1944 号《民事判决书》。
[2] 详见北京市高级人民法院（2017）京民终28号《民事判决书》。
[3] 徐娇艳、冯晓青：《论驰名商标淡化与反淡化保护》，载《北京市政法管理干部学院学报》2000年第3期。
[4] 刘丽君：“商标淡化理论初探”，《西南政法大学学报》，2004 年第 1 期，第 11 页。
[5] 黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社，第 145-149 页。
[6] 冯晓青，杨利华：《知识产权法热点问题研究》，中国人民公安大学出版社，第 441-442 页。
[7][英]菲德里克•毛思德著，陈学民译：《驰名商标在非竟争性商品上的保护》，载《知识产权研究》（第 1 卷），中国方正出版社，第 82 页。
[8] 中国豆制品网http://www.cbpanet.com/dzp_news_show.aspx?id=14402 “千页豆腐”正式恢复通用名称
[9] 张学亮、许可：《美国联邦商标反淡化法的制定与修正》，载《电子知识产权》2007 年第 2 期。
[10] 黄汇，刘丽飞：《驰名商标反淡化构成要件的分析与检讨——以欧美相关理论为借鉴》，载《知识产权》，2015年第8期。
[11] 参见《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》11.4【第十三条第三款适用的情形】。
[12] 比荷卢，指比利时、荷兰、卢森堡三国共同建立的联合经济组织，共同制定了《比荷卢经济联盟统一商标法》（the Uniform Benelux Law on trade marks，简称《比荷卢商标法》），是一部适用于比利时、荷兰和卢森堡三国的商标法，同时废除了比荷卢三国各种的商标法，并成立比荷卢法院。See Benelux Trademark Act Article 13A, as valid until January 1,1996.
[13] 黄晖《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社，第126页.