观韬视点 | 案例研究：从“中钢”商标无效宣告案看“以其他不正当手段取得注册”的情形
作者：杨旭
近日，国家知识产权局作出第44091709号商标无效宣告请求裁定书，宣告第44091709号“中钢”商标无效，理由是被申请人北京中钢控股集团有限公司（下称被申请人）无合理或正当理由在多个类别大量申请注册商标并抄袭、模仿他人知名商号及商标的行为，不具备注册商标应有的正当性，已明显超出正常的经营需要，具有借助他人知名商号及商标进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理制度，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，已构成商标法第四十四条一款“以其他不正当手段取得注册”的情形。此规定作为打击恶意注册行为的兜底条款发挥着不可磨灭的功劳。
一、基本案情
北京观韬中茂律师事务所受中国中钢股份有限公司（简称中国中钢）的委托对被申请人北京中钢控股集团有限公司注册的文字商标“中钢”提出无效宣告请求。中国中钢属于中钢集团的控股公司，是观韬视点 | 案例研究：从“中钢”商标无效宣告案看“以其他不正当手段取得注册”的情形等系列注册商标的合法持有人。中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工，冶金原料、产品贸易与物流，相关工程技术服务与设备制造，是一家为冶金工业提供资源、科技、装备集成服务，集矿产资源、工程装备、科技新材、贸易物流、投资服务为一体的大型跨国企业集团。多年来，中钢集团及其子公司在官方网站、微信公众号、产品宣传手册等在先使用“ 观韬视点 | 案例研究：从“中钢”商标无效宣告案看“以其他不正当手段取得注册”的情形 ”商标进行广泛的商业运营使用，投入大量的资金和精力进行运营，已经具有了标识商品来源的显著特征，在矿产资源、工程装备、科技新材等多领域早已形成建立与申请人一一对应的联系，具有区分商品来源的基本特征，在业内具有高度认可度和重要影响力。
被申请人成立于2015年，经营范围包括：投资管理；资产管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；销售自行开发后的产品、机械设备、金属材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。首先，被申请人在7类注册的第44091709号商标晚于申请人，且属于同一类别。
类别 | 争议商标 | 引证商标 |
商标名称 | 中钢 | 中国中钢 |
国际分类 | 07类 | 07类 |
申请人 | 北京中钢控股集团有限公司 | 中国中钢股份有限公司 |
申请注册号 | 44091709 | 4661657 |
申请日期 | 2020年02月17日 | 2005年05月17日 |
初审公告日期 | 2020年08月13日 | 2015年05月13日 |
注册公告日期 | 2020年11月13日 | 2015年08月13日 |
商品/服务 | 0706 纺织工业用机器；0712 皮革修整机；制革机；0713 下料机(缝纫机械)；卷边机；0732 石油开采、石油精炼工业用机器设备；钻探装置(浮动或非浮动)；石油钻机；石油专用泥浆泵；石油专用抽油泵 | 0730 选矿设备；采掘机；0731 炼钢厂用转换器；炼钢厂转炉；轧钢机滚筒；轧钢机；搅炼机；0733 挖掘机(机器)；0736 铸造机械；铸模(机器部件) |
状态 | 注册 | 注册 |
争议商标与引证商标对比
从此表可以看出，争议商标违反商标法第三十条。争议商标与引证商标在商品和服务类别上都属于07类，虽然具体内容不尽相同，但消费对象都可能涉及能源开发类企业，销售渠道也可能存在交叉，对于消费者来说很可能造成混淆，认为争议商标系申请人或下属企业生产销售。加之，引证商标中汉字部分由“中国”和“中钢”两部分构成，其中“中国”作为我国国家名称在本商标中并不具有显著性且现已不能作为商标使用，所以引证商标汉字部分中显著部分仅有“中钢”两个汉字。而争议商标有且仅有“中钢”两个汉字。
其次，本案主要争议焦点在于商标法第四十四条“以其他不正当手段取得注册”的情形。被申请人在其他类别注册“中钢”商标30件，大部分均为2020年注册，其中仅2020年3月6日就申请了18件商标，商品和服务类别跨度极大。被申请人名下有144件商标，涉及15个商品和服务类别，其中包括“中钢”“中信”“国茅”“贵茅”等多个知名商标，与他人知名商号及商标相同或相仿。显而易见，申请人所注册的多个商标核准使用范围与其经营范围相去甚远，明显超出其正常经营能力和经营需要。
综上，国家知识产权局认为：至本案审理时，被申请人名下有144件商标，涉及第1类、第4类、第5类、第6类、第7类、第8类、第9类、第11类、第12类、第31类、第33类、第35类、第37类、第40类、第42类、第43类等对各商品和服务类别。其中包括“中钢”“中信”“国茅”“贵茅”“中酱”“中茅”“中台”“华台”“贵台”等商标，上述商标与他人知名商号及商标相同或相仿，被申请人对此未作出合理的解释，亦未提交证据证明上述商标具有真实的使用意图。被申请人无合理或正当理由在多个类别上大量申请注册商标并抄袭、模仿他人知名商号及商标的行为，具有借助他人知名商号及商标进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了《商标法》第四十四条第一款予以保护申请人的合法权益，故应当宣告争议商标无效。
二、商标法第四十四条一款的理解和适用
“以其他不正当手段取得商标注册的行为”，是指确有充分证据证明系商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得商标注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。根据相关司法解释：下列情形一般可以认定为“以其他不正当手段取得注册”：（1）商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或近似的；（2）商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；（3）商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；（4）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
当然，诉争商标申请人申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。
三、我们的研究
近年来，“不以使用为目的的商标注册”和“不以创新为目的的专利申请”成为主管机关的重点打击对象，以往“抢注他人商标”囤积以牟利的现象逐渐被社会关注。司法机关相应的在个别案件中加强“四十四条一款”的适用，严厉打击“商标抢注”行为，特别是恶意囤积商标、高价兜售商标等行为，我们对此类案件进行研究，详见如下内容：
我们的调研（一）：行政阶段
1.检索时间：2023年5月9日
2.检索平台：知产宝数据库
3.检索方法：关键字搜索：“以其他不正当手段取得注册”的情形；《商标法》第四十四条
4.检索数据
进入知产宝数据库，点击数据库检索，选择商标评审库，输入“以其他不正当手段取得注册”的情形”，检索结果为47169条。
其中，裁定书45283份，决定书1886份，案件数量是比较多的。从裁决结果上看，主要是来自无效宣告请求阶段。从裁决年份上，2023年798份，2022年9224份，2021年15028份，2020年10085份。从数量上有逐年减少的趋势，这与国家知识产权局持续打击恶意注册，关口前移是分不开的。
2023年的无效宣告裁定中判定构成“以其他不正当手段取得注册”的情形的案件有近738件。选取比较典型的案例如下：
Ø 第20464615号“KROSS”商标无效宣告请求裁定
Ø 第957952号“维他露”商标无效宣告请求裁定
Ø 第35931876号“西湖小妹”商标无效宣告请求裁定
Ø 第31208918号“蓝清灵”商标无效宣告请求裁定
Ø 第50724118号“庆宜年”商标无效宣告请求裁定
Ø 第15204139号“GOODWIFE”商标无效宣告请求裁定
Ø 第49919344号“百年永隆成裕”商标无效宣告请求裁定
Ø 第42990461号“圕中科大”商标无效宣告请求裁定
Ø 第13060207号“新蓝星九XIN LAN XING JIU”商标无效宣告请求裁定
以下几件是涉及中央企业或国有企业的知名商号及商标的案例：
Ø 第12771654号“中油舰牌”商标无效宣告请求裁定
Ø 第19400502号“中海美莩zhonghaimeifu及图”商标无效宣告请求裁定
Ø 第16451669号“榮寶齋”商标无效宣告请求裁定
我们的调研（二）：行政诉讼阶段
1.检索时间：2023年5月9日
2.检索平台：威科先行法律数据库
3.检索方法：关键字搜索：“以其他不正当手段取得注册”的情形；《商标法》第四十四条的适用
4.检索数据
检索威科先行法律数据库，进入裁判案例，输入【构成“以其他不正当手段取得注册”的情形】为关键词，共检索到行政判决书131条。其中，最高人民法院7件，高级人民法院60件，中级人民法院3件，由于该案件的特殊性，基本是在专门法院审理。
裁判结果
以下摘录相关行政判决中的裁判观点分享给大家：
（一）最高人民法院判决 |
案号 | 案例名称 | 裁判观点 | 备注 |
(2019)最高法行申7689号 | 泉州市巴布豆儿童用品有限公司、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书 | 根据原审查明的事实，诉争商标原申请人万泰盛公司名下申请注册二百余件商标，包括在诉争商标申请日前后申请注册的“凯蒂猫”“华伦天奴?米切尔Valentiner?MCHEAL”“超人奥特曼”“万泰盛蜘蛛侠”“哈罗姬蒂”、“DENLOPO”等与多个主体在不同领域中具有较高知名度的商标相近似的商标 | 原审基于案件事实认定泉州巴布豆公司存在不以使用为目的的商标注册行为，不当占用了公共资源、扰乱了商标正常注册秩序，具有充分事实依据。 |
(2019)最高法行申7471号 | 刘敬琳、北京链家房地产经纪有限公司商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书 | 根据一审、二审法院查明的事实，刘敬琳及其关联公司申请注册了多件“链家”商标，与链家公司申请在先的“链家”商标文字完全相同，还申请注册了“中大恒基”“伟嘉安捷”“WBSA”“保罗POLOBIO”等与多件他人申请在先并具有一定知名度的商标或与他人企业名称等构成相同或近似的商标，超出正常生产经营使用之需要。 | 与多件他人申请在先并具有一定知名度的商标或与他人企业名称等构成相同或近似的商标，超出正常生产经营使用之需要。 |
（二）高级人民法院判决 |
案号 | 案例名称 | 裁判观点 | 备注 |
(2021)京行终8657号 | 广州文星餐饮管理有限公司等与广东文星酒店有限公司二审行政判决书 | 诉争商标的原申请注册人是李汉成，广东新律商标事务所有限公司法定代表人。其在国际分类25类服装等商品上申请注册了110枚商标，属于大量囤积商标的行为，构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。 | 属于大量囤积商标的行为，超过100件 |
(2021)京行终1866号 | 佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司等与佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司其他二审行政判决书 | 露星公司与其法定代表人麦润成在多个商品类别上注册了二十余枚与“碧桂园”商标相同或近似的商标，并根据房屋买卖合同、媒体报道等证据可以证明“碧桂园”商标具有一定知名度。此外，露星公司还注册有“大可以”“绿牡丹”等与他人商标近似并具有一定知名度的商标，且其并未提交证据证明其具有使用上述商标的意图。因此，可以认定露星公司注册大量商标属于囤积注册商标的行为，主观不具有正当性，该行为扰乱了商标注册秩序，有损公平竞争的市场秩序，违反公序良俗原则。 | 1、 与他人商标近似并具有一定知名度的商标 2、 并未提交证据证明其具有使用上述商标的意图。 |
（三）北京知识产权法院判决 |
案号 | 案例名称 | 裁判观点 | 备注 |
(2021)京73行初1910号 | 深圳市法美澳葡萄酒进出口有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书 | 原告在第33类“葡萄酒、白酒”等商品上申请注册了30余件商标，其中不仅包括“奔富威尔山谷庄园”“巴萨山谷奔富西拉”“法莱山谷拉菲葡园”等多件包含知名葡萄酒品牌的商标标识，还包括“奔说”“富说”“奔传”“拉将”“拉传”“菲承”等多件将知名葡萄酒品牌恶意拆分注册后合并使用的商标标识。原告的上述商标注册行为已经超出了正常生产经营的需要，明显具有借助他人商誉、知名度进行不正当竞争或者谋取不正当利益的意图，不具备注册商标应有的正当性。原告提交的在案证据数量较少，证明力较弱，不能证明其申请注册诉争商标具有真实使用意图。 | 法院认为四十四条一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册管理秩序，营造良好的商标市场环境。其中“以其他不正当手段取得注册”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为。 |
(2015)京知民终字第00318号 | 公牛集团股份有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书 | 第三人以牟取不正当利益为目的，在第9类插头、插座、第11类燃气炉、电风扇等商品上模仿在先知名的“公牛、飞利浦、欧普”商标申请注册了多件商标，严重扰乱了商标注册秩序，构成“以其他不正当手段取得注册”的情形 | 被告作出被诉裁定认定事实部分有误，应予撤销。原告的部分诉讼请求具有事实及法律依据，本院予以支持。 |
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