观韬视点 | 新颖性宽限期内公开的内容是否可以用作现有技术抗辩？
作者：郝政宇、王晓丹、于丽君
摘要：在专利侵权诉讼中，对于在新颖性宽限期内的公开内容，是否可以用作现有技术抗辩，实务中仍存有一定争议。本文基于法律设立新颖性宽限期、现有技术抗辩制度的本意，并结合相关案例进行分析，主张享有新颖性宽限期的内容不能用于现有技术抗辩。
一、问题的提出
我国专利法（2020年修正）第24条规定了不丧失新颖性的宽限期制度：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，因特定情况被公开的，不丧失新颖性。第67条规定了现有技术/现有设计抗辩（下文统称“现有技术抗辩”）制度：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。
对于在新颖性宽限期内的公开内容，是否可以用作现有技术抗辩，实务中存在两种不同的观点。一种观点认为，专利法第22条定义了现有技术，即现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。单从字面来看，所有的现有技术均可用于现有技术抗辩，包括在新颖性宽限期内因特定情况而公开的内容。因此，享受新颖性宽限期的内容似乎也可以用于现有技术抗辩。而且，新颖性宽限期仅是对专利申请人的宽限，不应对社会公众产生影响。如果社会公众使用新颖性宽限期内公开的现有技术，仍被认定为专利侵权，对于社会公众也是不公平的。
另一种观点则认为对于享有新颖性宽限期的公开内容，不能再用作现有技术抗辩。笔者认同后一种观点，具体分析如下。
二、享有新颖性宽限期的公开内容不能作为现有技术抗辩，否则将有悖新颖性宽限期制度设立的初衷
新颖性宽限期制度设立的初衷是避免因违反专利申请人意愿的公开行为而影响其获得正当权利，例如为进行技术交流，或者因他人违约或欺诈等不道德行为而导致专利的内容被公开，专利申请人仍然可以获得专利授权。但是，如果新颖性宽限期内上述特定情形公开的内容可以用于现有技术抗辩，将使得专利授权后也完全不会获得保护的效力，这显然会架空专利权，有悖于新颖性宽限期制度的设立初衷。换言之，既然“新颖性宽限期”是专利法对专利权人的一种宽限，这种宽限就应当保证其可以获得专利保护。如果享受新颖性宽限期的公开内容可以用于现有技术抗辩，将使得专利授权毫无意义。因此，从法律的整体解释来看，享受新颖性宽限期的公开内容一定不能用于现有技术抗辩。
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第138条明确规定：“现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在先专利技术；但是，根据专利法第24条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩”。
在北京市高级人民法院知识产权审判庭编著的《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》一书中，对于第138条的解读也明确说明，“如果被控侵权人拿出的现有技术属于《专利法》第24条规定的情形，则不适用现有技术抗辩，道理很简单，这样的现有技术是对专利权人提供的额外恩惠，不能用来否定涉案专利的新颖性，也不能作为被控侵权人进行现有技术抗辩的护身符。”针对新颖性宽限期内的技术方案，“如果专利权人履行了规定的程序，被认定可以享受宽限期从而获得专利权，其权利就应当得到保护，不应当把不丧失新颖性的公开作为现有技术抗辩中的现有技术，否则会使专利权实质上毫无意义。即使被控侵权人主张专利权人并不符合享受宽限期的实质条件，也应当向专利复审委员会提出，而不是作为现有技术抗辩的理由。在上述情况下，法院应当认定现有技术抗辩不成立。”
上述观点在司法实践中也得到了印证。例如，在符静与四川空分低温工程安装有限公司（简称“四川空分公司”）、河南凤宝特钢有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案【案号：(2015)豫法知民终字第73号】中，四川空分公司基于位于河北津西钢铁股份有限公司制氧厂3号机组珠光砂提升机（简称“3号提升机”），主张称符静在专利申请日前就已经生产销售专利产品，专利已丧失新颖性，属于公知技术。对此，河南省高级人民法院认为：3号提升机虽与涉案专利的技术特征相同，但该3号提升机的产品铭牌显示生产日期为2001年10月。根据《专利法》第24条规定：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，他人未经申请人同意而泄露其内容的，不丧失新颖性。就本案而言，因3号提升机生产日期为2001年10月份，系他人在未征得专利权人同意的情况下私自泄漏并实施，且涉案专利的申请日为2002年1月11日，六个月的宽限期应当向前计算至2001年7月11日，仍落入涉案专利权的新颖性宽限期间内，故四川空分公司以3号提升机主张现有技术的上诉理由不能成立。
三、享有新颖性宽限期的公开内容不能作为现有技术抗辩，也符合现有技术抗辩制度的本意
我国采用专利授权确权行政程序与专利民事侵权司法程序二元分立体制。在专利侵权诉讼程序中引入现有技术抗辩制度，可以避免社会公众实施现有技术仍然被认定为专利权侵权。对于不具备新颖性的技术方案，不能授予专利权，同时，社会公众也可以自由实施这样的技术方案。因而，在盐城泽田机械有限公司与盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审【案号：(2012)民申字第18号】一案中，最高人民法院指出：“在专利侵权诉讼中设立现有技术抗辩制度的根本原因在于，专利权的保护范围不应覆盖现有技术，以及相对于现有技术而言显而易见，构成等同的技术。除在无效程序中对专利权的法律效力进行审查外，通过在侵权诉讼中对被诉侵权人有关现有技术抗辩的主张进行审查，有利于及时化解纠纷，减少当事人诉累，实现公平与效率的统一”。“无效程序与专利侵权诉讼中的现有技术抗辩制度各自独立，各自发挥其自身作用。二者相互协调、配合，有利于避免专利权的保护范围覆盖现有技术，侵入公共领域，从而更好地实现专利法保护和鼓励创新的立法目的。在无效程序中，系将专利技术方案与现有技术进行对比，审查现有技术是否公开了专利技术方案，即专利技术方案相对于现有技术是否具有新颖性、创造性。而在侵权诉讼中，现有技术抗辩的审查对象则在于被诉侵权技术方案与现有技术是否相同或等同，而不在于审查现有技术是否公开了专利技术方案。因此，二者的审查对象和法律适用均有差异”。
可见，无论是专利无效程序，还是现有技术抗辩制度，其最终目的都是为了避免专利权的保护范围不要覆盖现有技术，从而更好地实现专利法保护和鼓励创新的立法目的。如前所述，新颖性宽限期制度，相当于现有技术的除外情形，对于享有新颖性宽限期的公开内容，其已经不能再作为现有技术影响涉案专利的新颖性。那么，相对应的，享有新颖性宽限期的公开内容也不能用于现有技术抗辩，成为豁免侵权责任的理由。倘若享有新颖性宽限期的公开内容可以用于现有技术抗辩，其实质上也应当可以用于专利无效程序影响涉案专利的新颖性，但这显然是不成立的。
因此，享有新颖性宽限期的公开内容一定不能用于现有技术抗辩，这样才符合现有技术抗辩制度提高审查效率、公平保护、激励创新的立法目的。
四、现有技术抗辩与新颖性判断的标准应一致，因而享有新颖性宽限期的公开内容不能用作现有技术抗辩
专利法第62条规定，法院适用现有技术抗辩原则的条件是：被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术。专利法第22条第2款关于发明或者实用新型的新颖性以及第23条关于外观设计专利权的授权条件中规定，“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术”、“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计”。同一部法律的不同条款中采用的术语，其含义应当是一致的。因此，现有技术抗辩与新颖性判断的中“现有技术”的认定标准应当是一致的，两个制度的判断方式也是基本相同的。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条也规定了在专利侵权纠纷案件中适用现有技术或现有设计抗辩应当采用与新颖性判断基本相同的方式，现有技术抗辩适用条件是“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中相应技术特征相同或者无实质性差异的”；现有设计抗辩适用的条件是“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的”。
现有技术抗辩和新颖性判断标准一致也包括证据规则一致。享有新颖性宽限期的公开内容不可作为无效宣告程序中新颖性判断的证据，该技术当然地在现有技术抗辩中也不得予以援引，否则将导致行政与司法审理结果的明显不一致。特别是，专利权人在经过漫长的无效宣告和行政诉讼程序终于维持专利权有效后，并不能针对侵权行为主张权利，这会造成行政和司法资源的浪费，也完全无法实现专利法保护和鼓励创新的立法目的。
这一观点其实也可以由我国通过指导案例引入“抵触申请抗辩”制度得到验证。在再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案【（2015）民申字第188号】中，最高人民法院指出，关于被诉侵权人能否以其实施的技术属于抵触申请为由，主张不构成侵犯专利权，我国专利法及相关司法解释中并未明确规定。与之相关，我国专利法第62条规定:“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”侵犯专利司法解释第14条规定:“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术。”本院认为，专利法第62条规定现有技术抗辩的主要理由，在于专利权的保护范围不应覆盖现有技术，既包括被诉侵权技术方案与现有技术相同的情形，也包括被诉侵权技术方案相对于现有技术无实质性差异的情形。在这两种情形下，被诉侵权技术方案相对于现有技术不具有新颖性或者创造性，不应被授予专利权，自然也不应被纳入涉案专利权的保护范围。由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性。因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由，主张未侵犯涉案专利权的，人民法院可以参照适用专利法第62条、侵犯专利司法解释第14条等有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩进行认定。需要指出的是，由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应，与现有技术抗辩的审查判断标准存在一定差异。根据专利法第22条第2款的规定，抵触申请的公开时间在涉案专利的申请日之后，不构成涉案专利的现有技术，故仅可以与涉案专利单独对比，评价其新颖性。与之不同的是，根据专利法第22条第2、3款的规定，现有技术既可以评价涉案专利权的新颖性，也可以与其他现有技术或者公知常识结合，评价涉案专利权的创造性。综上，抵触申请仅仅可以被用来单独评价涉案专利权的新颖性，既不可以与现有技术或者公知常识结合，更不可以用于评价涉案专利权的创造性。因此，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。如果被诉侵权的技术方案相较于抵触申请存在差异并具有新颖性，或者被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。
可见，在我国引入“抵触申请抗辩”制度的案例中，其理由就在于由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性，因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。这表明“现有技术抗辩”或“抵触申请抗辩”的逻辑，就在于“现有技术”或“抵触申请”可以影响涉案专利的新颖性。类似的，如果享有新颖性宽限期的公开内容不能影响涉案专利的新颖性，其也不可以用作现有技术抗辩。
五、实务建议
根据新颖性宽限期、现有技术抗辩的立法宗旨以及相关案例，享有新颖性宽限期的公开内容不能用作现有技术抗辩。实务中，享受新颖性宽限期的专利权人可以适用本文逻辑对抗被诉侵权人的现有技术抗辩。
需注意，专利权人适用上述结论的前提是被认定可以享受新颖性宽限期。因此，专利权人应当注意履行以下新颖性宽限期声明程序：
1．属于专利法第24条规定的四种情形之一的申请日前六个月内首次公开
（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；
（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。
2．根据《专利审查指南》（2020年修正）提交符合上述情形的证明材料
《专利审查指南》第一部分第一章第6.3节、第二章第4.3节、第三章第5.3节依次规定了发明、实用新型和外观设计三种专利“不丧失新颖性的公开”的具体适用情形、证明材料及证明时间。申请人应当按照规定在提交申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。其中，对于情形（四），若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出不丧失新颖性的声明，并附具证明材料。