科创板上市知识产权必修课之一：如何做好知识产权侵权风险分析？
从2019年6月13日至今年6月12日，科创板开板一年来实现110家公司发行上市，累计筹资额1274亿元，总市值1.71万亿元，日均交易额156亿元，上市股票涨跌幅中位数111.25%[i]，已有63家公司股价翻倍，5家公司股价涨幅超500%，诞生了20只百元股。可见，科创板具有良好的融资效应，对集成电路、高端装备、生物医药等战略性新兴产业的扶持作用已经初步显现。
与此同时，科创板的科创属性评价标准也愈加明确，上交所针对发行人的问询函大多包含知识产权相关问题，而且集中在知识产权侵权风险、核心技术的来源与知识产权权属、核心技术保护、核心技术的先进性及其与主营业务的关系等实质方面。为了帮助更多的科创板拟上市企业和已上市企业完善知识产权工作，更好地回应上交所关切问题，成功通过科创板上市审核并满足后续监管要求，观韬中茂律师事务所将推出一系列文章，从实务角度讲解企业在科创板上市过程中有必要开展的一些知识产权工作。
根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二章发行条件的规定（见第十二条第（三）项），发行人应业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，特别是不存在主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷、诉讼等事项。可见，有效防范知识产权侵权风险，是科创板上市企业最为基础的工作。因此，本系列文章的第一篇，就介绍如何按照科创板审核要求，有效开展知识产权侵权风险分析。
一、知识产权侵权风险分析的常见误区
1. 上市前才开始做知识产权侵权风险分析，甚至上市前都没有做侵权分析
根据招股说明书等披露的信息，目前已有数十家企业在科创板上市过程中遭遇了竞争对手的知识产权诉讼阻击，甚至有的企业因此止步科创板IPO。在企业上市的敏感时期提起知识产权侵权诉讼，显然可以放大诉讼的杀伤力，因而，上市过程一直是企业知识产权诉讼的高发期。因此，在企业准备IPO前，应当尽早开展全面的侵权风险排查，并采取合理的应对措施，否则可能会使企业付出难以承受的高额成本。例如，据报道Facebook在2012年纳斯达克上市前仅有12项专利，刚开启IPO就被雅虎提起近20项专利侵权诉讼。为了应对雅虎的挑战，Facebook不得花费巨资购买了IBM的750项专利，最终于2012年7月与对方达成和解。有了Facebook的前车之鉴，阿里2014年在美上市前，就未雨绸缪，购买了100多项美国专利，并提交了200多项美国专利申请。目前国内很多企业在科创板上市过程中，往往是在遭遇了知识产权侵权诉讼后才采取紧急应对措施，对上交所相关问询的答复也只是非常简单的不侵权或已应诉、已提起无效等声明，这种做法难以确保上市进程不会因此受到影响。
我们建议，有科创板上市计划的企业，至少需要提前一年开展知识产权侵权风险分析，这样在发现风险之后可以有较为充裕的时间做好产品规避设计、专利诉讼准备、专利无效等应对工作，也可以与对方在比较公平、轻松的氛围下进行知识产权收购或许可谈判。如果临近上市才开始进行知识产权侵权风险分析，甚至上市前都未完成侵权分析，将使得以知识产权为核心竞争力的科创板发行人置于极大的风险之中，对上市进程产生不利影响。
2. 一个产品只做一次知识产权侵权分析
知识产权侵权风险分析在欧美国家比较普遍，通常被称为FTO(Freedom to Operate)分析，即自由实施分析，其本意为可以自由地使用、制造或销售某种产品而不会侵犯他人的知识产权。因此，FTO分析通常于产品在市场上销售前进行。专业完备的FTO分析，一方面可以最大程度防范侵权风险，另一方面也有助于避免在诉讼中被认定为故意侵权而被法院判决惩罚性赔偿。
但是，FTO分析其实是有期限的。每一次FTO分析只能了解该分析报告检索日前知识产权的状况，对于检索日后公布的知识产权并不掌握。此外，随着法律和案情本身的变化，分析结论可能也需要调整。以专利侵权分析为例，随着新的法律法规、指导案例的颁布，侵权判定的方法可能会发生一些变化。专利申请后续程序中的审查意见、申请人的意见陈述也会影响专利权利要求的解释，从而改变权利要求的保护范围。而且，产品也可能不是一成不变的，对于改型、升级的产品，有必要进行针对性的FTO分析。因此，FTO分析不做则罢，要做就应当是持续地、周期地完成才有意义。建议每半年或一年的时间对产品的FTO分析进行更新。
3. 只由企业内部人员或完全委托外部机构进行侵权分析
近年来国内企业也越来越重视知识产权保护和侵权风险排查，很多企业，特别是有海外市场的、知识产权密集型产业的企业都在积极开展知识产权侵权分析。开展这项工作，大概有两种模式，一种为由企业法务或知识产权管理人员自行完成；另一种为完全委托外部机构，例如专利检索分析机构、知识产权代理机构、律师事务所等完成。
知识产权侵权分析既需要对公司的产品和技术、市场策略等非常了解，也需要非常专业的知识产权检索、侵权法律分析等专业技能。因此，要想高质量地完成知识产权侵权分析，必须发挥企业内部人员和外部机构各自的优势，由企业研发人员、企业知识产权管理人员、外部专业机构人员共同组成项目组，紧密配合，互相支持，才能有效完成这项工作。
4. 只做专利侵权风险排查
尽管科创板主要面向拥有关键核心技术、科技创新能力突出的企业，但是，科技企业面临的知识产权风险并非仅有专利侵权的风险。根据目前披露的科创板上市企业涉及的知识产权诉讼情况，既有专利侵权诉讼，也有软件著作权、商标侵权诉讼以及反不正当竞争等诉讼。对于专利侵权诉讼而言，既涉及发明、实用新型专利，也涉及软件的图形用户界面、实体产品的外观等外观设计专利。实际上，科技企业的知识产权需要进行全方位的保护，而为了既可以打击竞争对手，也避免引火烧身、导致自身的核心知识产权被无效，很多企业在选择提起诉讼的武器时，往往不会直接采用其最为核心的知识产权。例如，在2019年华为起诉“非洲手机之王”传音控股的一起知识产权侵权案件中，涉诉权利就不是华为最为强大的专利权，而只是一张手机壁纸的著作权，但是涉诉金额仍然高达2000万元，本案双方已于今年6月和解。
由上可见，为了能够真正防范知识产权风险，从容应对科创板上市审核的“大考”，企业在进行知识产权侵权分析时，需要根据行业特点、竞争对手情况等因素，合理选择专利、商标、著作权等权利类型，进行全面的风险排查，而不能仅进行专利侵权分析。对于知识产权权属、商业秘密保护等风险问题，后续文章会专门介绍。
5. 专利侵权分析只检索和分析目前有效的专利，或只局限在某些地域范围内的专利
专利侵权风险分析是科创板企业最为重要的知识产权侵权分析。专利侵权分析在国内也被称为专利预警分析、专利FTO分析等。关于专利侵权分析的一个最大的误解，就是专利侵权分析只需要检索和分析目前仍然有效的授权专利或专利申请，以及只需要分析目标市场国的专利。很多人为了限缩专利检索和分析的范围，在检索之初，就将专利检索的范围限定在目标国的有效专利之内，再进行筛选排查，殊不知这种方式可能会遗漏大量有用信息，而影响分析的完备性。
固然，专利权具有地域性和时效性，只有目标市场国的有效的授权专利或者正在申请过程中的专利才会构成侵权威胁。但是，专利侵权分析的真正目的是最大程度的降低企业的专利侵权风险，为了达成这一目标，我们在检索和分析过程中，反而不能仅将检索和分析的范围局限在目标国的有效专利范围内。
首先，全面检索有助于命中风险专利。专利检索是一项非常繁琐耗时的工作，同时，也是一项非常需要专业技巧和经验的工作。无论是开展专利现有技术检索还是专利侵权检索，都需要在海量专利中进行初步检索，来确定更加准确的关键词、专利分类号和主要申请人等信息，从而不断完善检索策略。因此，只有不限定检索的范围，才能提炼出更加准确的检索信息。而且，很多时候专利检索是一个顺藤摸瓜的过程，通过已经失效的，或非目标国家的密切相关的专利，非常有可能会定位到真正需要的专利。此外，需要强调的是，英文技术术语的表达通常比中文更加规范，因而，即便仅检索中国专利，也不能在检索之初就将检索范围仅局限在中国专利的范围之内。
其次，全面检索可以帮助梳理技术发展过程，辅助产品研发和规避设计。检索到相关风险专利，仅是专利侵权分析的第一步，针对风险专利进行后续的侵权比对和产品规避设计也是主要的分析工作。全面检索专利，有助于更加深入理解专利技术，全面了解技术发展路线和分支，这都是产品规避设计非常有价值的信息。将密切相关的专利或替代性方案发送给研发人员，也可以启发他们进行产品的改进研发和规避设计。事实上，已经失效的专利，就意味着这些专利已经贡献给社会公众，任何人都可以免费使用，因此，找到可以自由实施的失效专利，也是专利侵权风险分析的应有之意。
最后，全面检索有助于评估风险专利的稳定性。如果在检索中发现存在和风险专利实质相同或类似的一些在先专利，这意味着该风险专利的稳定性并过高，该专利其实不会造成过大威胁。因此，在专利侵权分析过程中，最好对风险专利的稳定性有一个初步评估，才能确定下一步是采用对产品进行规避设计策略还是对风险专利进行无效的策略。而想要评估风险专利的稳定性，显然在检索之初就要进行全面检索。
二、知识产权侵权风险分析要点
以上从反面介绍了一些知识产权侵权风险分析的误区，以下主要以专利侵权风险分析为例，从正面介绍侵权分析工作的要点。
1. 合理划分产品的技术方案
公司产品可能数量众多，同一件产品也可能会包含众多技术方案。因而，为了保障高效并成本可控地完成专利侵权风险分析，首先要固定待分析的技术方案。具体分析哪种产品，以及具体分析该产品中的哪些技术方案，本质是一个商业决策，需要根据公司的产品销售情况、成本预算、市场竞争情况、竞争对手的特点等来确定。一般会选择公司的核心产品、核心技术进行专利侵权分析。在划分技术方案时，也可以参考公司研发部门的项目划分方式，这样更加便于公司内部管理和人员对接。通常一件产品会固定2-3项技术方案进行分析。如果该行业产品的外观设计也比较重要，可能也会对外观设计进行侵权分析。
2. 专利侵权检索必须与技术、市场和法律部门相结合
专利侵权检索是专利侵权分析的基础，十分重要。专利侵权检索的思路，与专利现有技术检索或专利无效检索有一些不同之处。专利侵权检索本质是为专利侵权诉讼服务的，而现有技术检索或专利无效检索一般还是为专利授权确权程序服务的。在这两个法律程序中，对于专利法的理解和适用其实还是有着些许差别，导致专利侵权检索和现有技术检索或无效检索的思维方式有些不同，两者的区别有点类似于专利申请代理与专利侵权诉讼的区别。现有技术检索或专利无效检索通常针对的是一个明确的不会改变的专利权利要求，而专利侵权分析往往需要自行概括或总结产品的技术方案。检索人员不能刻板地依照产品技术方案的文字描述进行检索，而是要从技术本质理解其方案，必要时还需要不断与技术人员进行沟通，重新概括产品的技术方案。专利侵权检索需要特别关注竞争对手的专利，对公司自身产品也要足够了解，因而，公司市场部门需要反馈这些信息。在检索相关专利时，不仅需要考虑公司产品可能会落入哪些专利的字面保护范围，还需要考虑可能会落入哪些专利的等同保护范围。因而，检索人员也需要加强与法律分析人员的沟通，加深对本产品技术特征和专利权利要求等同范围的理解。举一个简单例子，公司产品是一个保温杯，检索人员可能需要将其概括为一种容器进行检索，同时还需考虑检索奶瓶、饭盒或其他可能构成等同替换方式的专利。总之，一份好的专利侵权检索报告，既需要明确列明检索式、检索过程等检索策略，也需要充分记载对产品技术方案的解读，对专利权利要求的解释等技术和法律考量。
3. 准确把握权利要求解释和专利侵权判定的方法
得出专利侵权分析的结论往往是非常艰难的，因为专利侵权分析本应是公司业务的守护神，而不是产品上市的拦路虎。为了能够得出一个准确负责的侵权与否的结论，必须要具备准确进行专利权利要求解释的和侵权判定的能力，需要非常熟悉专利侵权判定的相关法规和指导案例，需要有专利侵权诉讼的实际经验。如果目标市场国还包括其他国家，还要考虑聘请本地律所适用当地法律进行分析。限于篇幅，本文仅强调中国专利侵权分析的以下要点：
首先，需要结合专利说明书、专利审查历史文档解释权利要求。在对公司产品与风险专利进行侵权比对时，该如何解释权利要求特征的含义，不能仅依赖权利要求本身文字的记载，至少要结合专利说明书和附图、专利审查历史文档来解释权利要求。如果说明书对权利要求的术语有特别定义，应当按照说明书中的定义对权利要求进行解释。专利权人在说明书中已经放弃或者明确排除的技术方案也不能再纳入到权利要求的保护范围之内。如果专利权人通过权利要求修改或意见陈述等方式放弃了一些技术方案，则在专利侵权程序中就不能再主张上述已经放弃的技术方案的权利，即所谓的禁止反悔原则。如果专利侵权分析中涉及权利要求解释的这些特殊情形，需要进行专门说明。
其次，慎重考虑适用等同侵权。目前，专利侵权分析普遍意识到需要同时考虑专利相同侵权和专利等同侵权，即在公司产品与权利要求字面保护范围具有区别时，还需要考虑公司产品是否落入权利要求的等同保护范围。但是，很多专利侵权分析在认定构成等同侵权时较为随意，只是简单论述两者采用了基本相同的手段，具有基本相同的功能和效果。实际上，司法实践中对于等同侵权的认定还是较为谨慎的，等同的认定需要准确判断区别特征在权利要求整体技术方案中发挥的功能或效果，并充分论证两者手段是否可以相关替代，这并非三言两语就可以做出论断的。
再次，慎重认定为功能性特征。功能性特征，是指权利要求中对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。按照司法解释的规定，权利要求中的特征一旦被认定为功能性特征，就需要按照说明书具体实施例中实现该功能所必不可少的特征来解释该功能性特征，这显然会极大地限缩权利要求的保护范围，因而，司法实践中对功能性特征的认定也非常慎重。根据最高人民法院的指导案例，功能性特征有一些“例外”的情形，例如，如果本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于功能性特征。如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，该技术特征也不属于功能性特征。
最后，需要考虑侵权抗辩的情形。专利侵权分析应是一种严谨务实的法律意见，只有综合考虑法律法规、具体案情和客户的商业诉求等情况，才能出具一份可行的法律意见。在专利侵权分析时，不仅要考虑产品是否侵犯专利权，还需要了解该专利是否存在明显权属瑕疵等影响专利效力的情形，以及是否存在权利用尽、公司是否享有先用权或合法来源等侵权抗辩的情形。还需要考虑，如果对方在公司科创板上市期间不当提起专利侵权诉讼或者滥发专利侵权警告，还有可能会构成滥用权利的情形。只有充分考虑了上述侵权抗辩理由，才能作出更加完备的侵权分析意见。
4. 采用申请专利、产品规避设计、专利无效、收购专利和许可谈判等多种手段应对侵权风险，同时做好应诉准备
通常认为，专利侵权风险的主要应对手段包括专利无效、产品规避设计和收购专利/专利许可等。对于这些常规方式，本文不再赘述，在此只想讨论一种笔者认为更具有战略意义也很有实际意义的应对策略——申请专利，形成可与对方相抗衡的专利组合，是最好的防御手段。特别是通过专利侵权分析，应当对竞争对手的技术路线和专利布局情况有了较为明确的了解，此时可以预测对方产品会采用的技术方案，并申请相关专利，这样提前埋伏的专利申请，可以有效阻击竞争对手的专利进攻。此外，当明确专利侵权风险之后，在做好专利无效、产品规避设计等其他应对工作的同时，也要同时开展专利侵权诉讼应对的准备工作。例如，形成完善的不侵权抗辩、现有技术抗辩意见、应对对方可能的侵权举证和损害赔偿的举证、准备反诉等。这再次表明专利侵权风险分析必须尽早实施，而且要持续地、周期性地进行，才可以有充裕的时间完成上述工作。
综上所述，专业完备的知识产权侵权分析，既可以夯实公司的知识产权保护和管理工作，也可以在科创板上市过程中从容应对知识产权侵权诉讼。至少，一份早已由专业机构完成的知识产权侵权风险分析报告，相比在被诉时才临时准备的声明，会更加让上交所信服发行人已经做好了上市准备。
观韬中茂律师事务所作为发行人律师，已经帮助多家企业完成科创板注册上市或提交注册、接受问询等工作，这些工作都由观韬中茂律师事务所公司证券部门和知识产权部门紧密合作完成。本所提供的知识产权侵权分析服务，由律师直接参与专利、商标等的检索工作，团队成员具有丰富的专利审查、检索和知识产权诉讼经验，通过与公司证券团队的密切配合，可以保障法律与技术、商业的无缝衔接和相互匹配，更加契合科创板上市审核要求。观韬中茂期待能与更多的公司开展合作，助力更多优秀的科技企业早日登录科创板。
[i] http://star.sse.com.cn/star/media/news/c/c_20200618_5129397.shtml
作者简介：郝政宇律师为观韬中茂知识产权业务线高级顾问、律师、专利代理师，主要业务领域为专利、商标、著作权、商业秘密等知识产权诉讼，以及专利检索分析、专利申请等非诉业务。郝律师具有技术和法律双重背景，尤其擅长解决电子、通信、计算机软件等领域的专利诉讼和无效纠纷，曾代理众多国内外知名企业应对知识产权纠纷，善于协助企业达成商业目标，部分代理案件入选全国知识产权指导案例。郝政宇律师具有十余年的知识产权从业经验，他曾在国家知识产权局从事了多年的专利审查工作，此后又在知识产权咨询公司、知名律所工作多年，担任多家企业的知识产权顾问，深入了解企业知识产权工作需求，可以为企业提供知识产权申请、交易和维权的全方位服务。郝政宇律师曾发表多篇知识产权学术文章，参与主编专著《专利分析——方法、图表解读与情报挖掘》，并多次受邀在中国石化、中核工业、航天科工、清华大学、北京大学、北京市知识产权局等单位进行知识产权培训。
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