商标先用权抗辩制度下的“老字号”商标保护评析
摘要
关于“老字号”的商标权属冲突并不鲜见，经营者长期以来一直使用的“老字号”标识与其他权利人的注册商标构成相同或近似的情况下，商标先用权抗辩制度根据尊重在先权益的原则，为该类在先使用者继续使用“老字号”标识的行为赋予了合法性。不过由于法律未对这一制度进行细化规定，实务中尚存有许多难解的争议，而在涉及“老字号”的商标纠纷案件中，对法律的适用还应尊重历史因素，遵循公平原则作出裁判。
一、引子
（一）商标先用权抗辩制度的确立
《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）在2013年修订中引入了关于商标先用权抗辩制度的规定，现行《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”尽管商标注册制度是《商标法》所规定的基本制度，然而一部分商标使用人，虽未对其标识进行注册，但通过在先的合法使用，使得其未注册商标上积累并承载了一定的商誉，法律对该部分商标在先使用人的正当利益予以保护。
商标先用权抗辩制度旨在平衡商标注册专用权人和在先使用权人之间的利益，但是，由于法律未对该制度的适用条件予以细化，在司法裁判过程中尚有许多难解的争议。
（二）老字号“采芝斋”商标侵权纠纷案中，笔者代理杭州采芝斋一方获得了继续使用未注册商标的有利判决
苏杭两地的知名老字号品牌“采芝斋”，自民国甚至更早以来即分别由不同的权利主体各自在当地经营，直至2018年，苏州采芝斋食品有限公司（以下简称“苏州采芝斋”）以侵害商标权为由将杭州采芝斋食品有限公司（以下简称“杭州采芝斋”）、杭州采芝斋食品制造有限公司诉至杭州铁路运输法院（以下简称“本案”）。
本案当时由观韬中茂杭州办公室周建中律师、王嫣律师代理两家被告，历经两审，针对原告提出的杭州采芝斋在糕点类商品上突出使用“采芝斋”文字的行为构成对原告注册商标侵权的指控，本所代理律师通过对浙江图书馆馆藏文献、浙江日报历史期刊等证据的采集，证明杭州采芝斋在糕点类商品上对“采芝斋”标识的使用至少可追溯至1962年，远远早于苏州采芝斋申请案涉注册商标（第1671415号，注册类目包括“糕点”）之时，从而受到一审法院支持并作出了杭州采芝斋未构成侵权的有利判决，日前杭州市中级人民法院又作出了维持原判的终审判决（（2019）浙01民终5000号）。
两审法院均认为：杭州采芝斋作为知名老字号企业，于2000年10月16日案涉商标注册申请前，已长时间持续在糕点类商品上突出使用“采芝斋”标识，该标识已具有一定的识别性和影响力，属于杭州采芝斋的未注册商标。根据《商标法》第五十九条第三款规定，杭州采芝斋在苏州采芝斋申请案涉注册商标后，仍有权在原使用范围内继续使用“采芝斋”商标。
以下，笔者仅就本案办理过程中，对部分商标先用权抗辩制度下的争议焦点提出见解。
二、商标先用权抗辩制度中对“原使用范围”的认定存在困难
（一）尚无法律法规对评判标准作出明确规定根据《商标法》第五十九条第三款，注册商标专用权人无权禁止于同种或同类商品上在先使用相同或相似商标的使用人在原使用范围内继续使用商标，但《商标法》及其实施条例等法律法规未对“原使用范围”的评判标准作出具体规定，因此在该类案件中，对“原使用范围”的界定通常是双方当事人间的核心争议焦点。
本案中，针对杭州采芝斋新增糕点品种或增设经营门店等扩大其生产经营规模的行为，原告苏州采芝斋一方主张商标的先用权可以比照《专利法》第六十九条第（二）项中的专利“先用权”，从《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对该类专利在先权利“原有范围”的界定，即前述司法解释第十五条第三款关于“专利申请日前已有的上产规模以及利用已有的生产设备或根据已有的生产准备可以达到的生产规模”的规定，来参照解释商标先用权的“原使用范围”不应突破原有的生产、销售和服务范围。
但如果将商标先用权中的“原使用范围”简单参照专利法，要求先用权人不得扩大生产经营规模，则将不合理地限制商标先用权人自由发展的权利。专利权和商标权虽同属知识产权法领域，但这两种权利作用于市场的逻辑并不相同，消费者可以直接接触商标从而识别来源于特定经营者的商品/服务，但难以知悉专利中蕴含的技术或设计特征，从而区别不同经营者所提供的商品，故而专利产品彼此之间具有较强的可替代性，生产经营规模的大小对专利产品在市场中的表现将具有直接的影响。相较之下，经营者们通过使用特定标识引导消费者购买其商品，在相关公众未对商品来源产生误认的情况下，生产经营规模并非在商标使用者间实现市场利益划分的主要因素。故而，以此作为标准之一限定商标先用权中的“原使用范围”，固然可以保护注册商标权人的利益，却相对地限制并损害了商标先用权人的利益，久而久之，商标先用权抗辩制度为两者建立起来的利益平衡将被再次打破，有违该制度设立的初衷。
其次，两法保护的法益不同，商标或附有商标的商品/服务本身并非法律保护的对象，《商标法》所保护的是商标所负载的商誉，以及消费者通过商标识别商品的公众权益。《商标法》第五十九条第三款中商标先用权的成立，以商标“有一定影响”为构成要件，也就是说商标先用权人对其未注册商标的使用已经为一定区域内的相关公众所知晓，该区域内的消费者对先用权人提供的商品/服务与该商标已经建立起了稳固的联系，尤其是例如本案中的“采芝斋”等“老字号”标识，可能历经几十年乃至上百年，在当地具有很高的知名度、传播度和美誉度。在这一前提下，商标先用权人提高生产量、增设门店等举措，并不会导致消费者产生或加重对先用权人和注册商标权人商标使用行为的混淆，也不会减损注册商标权人所享有的注册商标上的商誉；相反，商标产生影响力的过程并非一蹴而就，如禁止先用权人扩大经营规模，其在前期为商标投入的成本将无法顺利转化为相应的或者可期待的市场价值，在未来经营过程中，先用权人维持商誉和竞争力的正当市场行为，也可能会为了避免侵权而受到不合理的干扰。
可见，对商标先用权“原使用范围”的认定还需在把握制度价值的范畴内，根据具体案件进行分析。本案二审判决中，杭州中院认为：商标在先使用人如能在一定范围内建立起消费者认同，即消费者将商标与商标在先使用人提供的商品或者服务联系在一起，在一定范围内商标共存的现实并不会对商标注册人的利益，或者相关消费者不受混淆的利益产生损害；商标法上所考量的是商标认知度的地理范围，在其原有知名度所辐射的地域范围内，未实际增加相关消费者对商品或服务来源的混淆可能性，则对在先使用人使用商标的经营生产规模不应加以限制。
（二）司法实践中的参考标准
在司法实践过程中，对商标在先使用权“原使用范围”的认定标准逐渐产生了一些可供参考的裁判观点。
教育类商标“启航”侵权案（（2015）京知民终字第588号）是最高人民法院发布的2015年中国法院十大知识产权案件之一，该案原告经授权获得注册商标“启航学校Qihang School”的独占许可使用权，认为被告使用带有“启航”字样的多个标识为消费者提供教育类服务，侵犯了原告享有的涉案商标专用权。二审法院在关于“原有范围内的使用行为”相关说理中，认为应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析；商标使用同时涉及“商标”、“商品或服务”、“使用行为”及“使用主体”等要素，对原有范围的理解也应从上述要素着手。
司法实践中，对于商标先用权人的“原使用范围”通常从以下几点来界定：
1、商标本身和商品/服务类别：商标注册制度对注册商标专用权的保护范围同时包括相同的，以及近似的商标和类似的商品/服务，但商标先用权人后续使用行为的合法性来源于已经在先使用了该标识，前后的使用行为间存在延续性，因此对近似商标和类似商品/服务并不享有先用权；
2、商标使用人：继续使用的主体仅限于先用权人自身，以及同样在先获得授权的被许可使用人。本案以及“启航”商标侵权案等案例中，法院均认为应当对先用权人后续再许可他人使用的行为予以限制。商标许可方式可能带来短时间内经营规模的迅速扩张，将加剧与注册商标权利人之间的利益矛盾；且被许可使用人的整体数量难以控制，将扩大相关公众的混淆。另有案例（（2015）沪高民三（知）终字第1号）中，认为在先使用商标的受让人也可纳入先用权人的范围中，且无论受让的时间是发生在注册商标申请前还是申请后。
3、商标经营地域：在（2015）长中民五初字第00757号案件中，审判法院认为《商标法》第五十九条第三款与不正当竞争法规定的相关情况类似，可参考《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，将经营地域纳入对商标“原使用范围”的界定标准；由于未注册商标经营者的实际利益产生于经营覆盖的范围，尤其是服务类商标和地域因素的更加密切相关，故将继续使用的地域限制在已经使用并有一定影响的范围内。不过，个案中对商品类商标经营地域的把控可能具有一定难度，尤其是现代网络消费盛行的环境下，包括许多“老字号”在内的经营者，为迎合消费者的消费习惯开始采用线上模式，面向全国范围内的消费者进行网售，如果一刀切地判定该种销售模式突破了现实中的地域限制而应当禁止，则不符合时代特征，最终仍会将先用权人逐渐推向被淘汰的边缘，有违该制度的立法目的。在信息时代背景下，对于注册商标和在先使用商标共存的地域划分判定会更加具有挑战性。
另外，经营规模是否应作为对“原使用范围”的认定标准，实务中对此有较大争议，笔者认为不应限制商标先用权人扩大生产经营规模，在上一节已表达浅见，在此不再赘述。
三、历史因素在“老字号”品牌适用商标先用权抗辩制度中的作用
涉及“老字号”的知识产权纠纷案件，因为带有历史成因，权利冲突的状况通常更加复杂。字号也即旧时经营者采用的经营主体名称，经过长时间演变，该字号可能会延用至企业名称和/或产品标识中，因历史发展带来的知名度而成为现代人口中的“老字号”。
不少案例显示，该类权利冲突还会发生在注册有“老字号”商标的权利人和将“老字号”使用于企业名称的主体之间。在杭、沪“张小泉”商标侵权及不正当竞争纠纷案中（（2004）沪高民三（知）终字第27号），该案的审理法院认为该类权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因，不能简单套用现有的法律制度来处理。最高人民法院对该案审判请示的回复中，亦认同“在先取得企业名称权的权利人有权正当使用自己的企业名称，不构成侵犯在后注册商标专用权行为”的审判意见。这一早先的知识产权典型案例裁判结果，已经初显商标先用权抗辩制度的立法趋向。
至于在产品上突出使用他人已注册商标的“老字号”标识的行为，如何判定是否具有合法性和正当性，在“张小泉”案、最高院再审案例“宏济堂”案等案例中，法院均着重考量了历史因素的作用，以及本案中杭州采芝斋是否成功适用商标先用权抗辩制度，审理法院对于历史事实的审查权重同样较高。
其一，一方在某类商品/服务上使用“老字号”标识具有历史渊源，可能不具有对注册商标“搭便车”的主观恶意；其二，产生冲突的权利主体间，通过长期对“老字号”标识的使用可能已经自然形成了既有的市场格局，例如本案中除了杭、苏两地，还存在上海采芝斋和台湾采芝斋，各地采芝斋对产品类型、主要消费者和主要销售地域等均有较明晰的、默许的划分，各地经营主体对该“老字号”品牌声誉的形成均有一定贡献，相关公众亦未对各地采芝斋使用“老字号”的行为发生混淆；其三，本案律师也在代理过程中向法院提出，“老字号”的存续历经不同时代，法律制度急遽变化，品牌的发展历程无法忽视历史原因，推定“老字号”作为识别商品来源标识的事实可以根据是否按照当时社会条件和惯例而被一直使用，而不应在未注册商标是否在先使用的具体使用形态上，对老字号企业苛以较重的举证责任。
本案审理法院在评判时认为，对于此类“老字号”权利冲突引发的侵害商标权纠纷，应当在充分考虑和尊重相关历史事实的前提下，秉持“保护在先权利、禁止市场混淆、尊重既有市场格局、有利于老字号品牌发展”的原则，公平合理地解决争议。笔者亦认为，涉及“老字号”的知识产权案件，法律的适用应尊重历史事实、兼顾历史和现实，遵循公平原则，而不应当进行机械的调整。
四、结语
首先，笔者建议“老字号”品牌经营者应当加强知识产权保护意识，及时对“老字号”商标申请注册，防止被他人捷足先登而使得后续对经营成果的实现受到限制。如果商标已经被在后权利人完成注册，则妥善保留在先使用的相关证据，当对方提起侵权控诉时则可利用商标先用权制度进行积极抗辩，以此延续和传承历史进程中积累起来的商誉和文化价值。
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