从 “手机安检门”专利侵权纠纷看确认不侵权之诉
导读
人民网于2019年11月13日报道了北京博睿勤技术发展有限公司（下称博睿勤）与东莞市华盾电子科技有限公司（下称华盾电子）因“手机安检门”专利引发争议的最新进展。 其中ZL201610182858.3号发明专利“一种用于通过式探测器的线圈结构及其构成的探测器”已经被国家知识产权局第41974号无效宣告请求审查决定宣告全部无效。同时，博睿勤针对“手机安检门”相关专利已经提起“确认不侵害专利权纠纷”之诉（案号：（2019）京73民初213号）。由此引发了笔者对“确认不侵权之诉”的思考。
一、确认不侵权之诉的性质
根据当事人诉讼请求的内容，可以将诉分为确认之诉、给付之诉和变更之诉三类。首先，确认之诉，是指原告请求法院确认其与被告之间存在或者不存在某种民事法律关系的诉。具体又分为积极确认之诉和消极确认之诉。积极确认之诉是指，请求法院确认其与被告之间存在某种民事法律关系的诉。例如，请求法院确认当事人之间存在收养关系，请求法院确认当事人之间的合同关系成立，请求法院确认存在亲子关系等。消极的确认之诉是指请求法院确认其与被告之间不存在某种民事法律关系的诉。例如，请求法院确认股东大会决议无效，请求法院确认不存在亲子关系，请求法院确认婚姻关系无效，请求法院确认没有侵犯对方的专利权等。由此可见，从诉讼的性质来看，请求法院确认专利不侵权属于消极确认之诉。
消极确认之诉有以下主要特征：生效判决不具有给付内容。判决结果没有强制执行的效力以及确认的法律关系是实实在在存在的。根据其上述特点，消极确认之诉的主要价值体现在：明确权利归属、预防纠纷、平衡双方利益关系及实现公平正义。
在我国，确认不侵权之诉发展较晚，在2002年7月12日最高人民法院通过发布（2001）民三他字第4号《最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》的形式明确了确认不侵权之诉。批复指出：依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。本案中，原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以“请求确认不侵犯专利权纠纷”作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。该批复明确了确认不侵权之诉的受理问题，具有重要意义。
二、确认不侵权之诉在国外的发展
第六届全国人民代表大会常务委员会第八次会议决定：中华人民共和国加入《保护工业产权巴黎公约》（1967年斯德哥尔摩文本），同时声明：中华人民共和国对公约第二十八条第一款予以保留，不受该款约束。《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）适用本公约的国家组成联盟，以保护工业产权，具体工业产权的保护对象有专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称，和制止不正当竞争。虽然在我国确认不侵权之诉发展较晚，但是在英、美、加、德、法等国家，确认之诉有着完整的诉讼体系和理论基础。
《巴黎公约》第十条之二【不正当竞争】规定，下列各项特别应予以禁止：在经营商业中，具有损害竞争者的营业所、商品或工商业活动的信用性质的虚伪说法。那么在经营商业中，为了各种目的的发出侵权警告函，而未及时提请诉讼使得对方一直处于涉嫌构成专利侵权的不公平境地，可以认定是上述规定的不正当竞争形态之一。英、美、加、德、法等大多数国家都通过国内立法的形式制止或者规范上述行为。
英国立法机构对无理威胁的态度是： “意图允许经营者对竞争的生产商发出提起侵权诉讼的威胁，但不允许经营者对竞争的生产商的客户发出不正当的威胁”。正式确立确认不侵权之诉的制度的规定是 1883 年《专利、外观设计和商标法案》第 32 节确立了做出无理威胁属于侵权行为。
美国在1934 通过了《联邦确认之诉法案》（Federal Declaratory Judgment
Act）。 该法案的初衷是为了解决争议当事人之间的权利在法律上的不确定状态，限制滥发威胁函的不正当竞争行为，平衡各方当事人的谈判地位。该法案后来成为《美国法典》第 28 章第 2201 和 2202 部分（U．S.Code Title 28，Section 2201，Section 2202），主要解决在知识产权领域尤其是专利领域的纠纷。
加拿大1928 年签署了《巴黎公约》。 然后在1932 年制定的《不正当竞争法》作出对不正当竞争的规定。加拿大最高法院以1966 年判决的 S&S 工业诉洛威尔（S & S Industries v Rowell）一案，为指导案例。在最高院的审判中，法官马特兰德·J （Martland J）.列出此类案件立案的基本要素：（1）具有虚假或者误导性陈述，（2）企图诋毁竞争对手的业务或服务，（3）造成损害结果。 另一法官思朋斯·J （Spence J）也指出，目前没有比选择直接诉讼来让那些向竞争对手的客户发送威胁信函的人承担责任更好的理由了。
德国的《不正当竞争法》（UWG）规定了如何处理不正当商业行为。该法第 3 部分规定：对竞争对手、消费者或其他市场参与者的利益造成有形损害的不正当商业行为是违法的。第 4 部分用列举的形式来规定不正当的行为，其中包括“诋毁或贬低他人商标、商品、服务、活动、竞争对手个人或企业的商业情况”等。威胁视为不正当的行为，法院已经使用这些一般规定制定防止不正当的知识产权诉讼的威胁。在发函人基于对方供应商涉嫌侵犯了其权利而发出针对次要侵权的威胁函件案子中，采用了更严格的标准。联邦法院认为生产商被零售商发出这样的无理威胁不正当地妨害了其生产经营。
在法国，权利人在对涉嫌侵权人提起诉讼之前可以发送以下两种类型的信函：一是告知函，二是停止侵权函。对于涉嫌侵权的直接侵权者，发送告知函是必要的。如果该信函以中立的方式起草，不认为可以提起诉讼。而另一方面，停止侵权函要求收件人停止被控侵权行为，如果他们不遵守，通常威胁会采取法律行动，这种威胁可能被认为是不正当竞争或诋毁行为，可能要承担《法国民法典》第 1382 条和第 1383 条规定的民事责任，这取决于收函人和信函的具体行文。
三、司法实践
1. 北京数字天堂信息科技有限责任公司与江苏省南京烽火星空通信发展有限公司侵犯著作权纠纷案[最高人民法院，案号：(2011)民提字第48号]
【案情简介】北京天堂公司认为南京烽火公司及其下属武汉公司制作、销售的Xmap计算机软件侵犯了其MKey计算机软件著作权，于2010年2月8日向南京烽火公司发出侵犯著作权警告函，并于同日向北京市第一中级人民法院递交诉状，起诉南京烽火公司侵犯其计算机软件著作权。北京市第一中级人民法院于当日出具立案材料收取清单，并下发了缴费通知。2010年2月9日，北京天堂公司通过银行转账预缴了一审案件受理费。2010年3月4日，北京市第一中级人民法院向北京天堂公司发出受理通知书。南京烽火公司于2010年2月11收到北京天堂公司的警告函，并于2010年2月26日向江苏省南京市中级人民法院提起确认不侵权诉讼，请求确认其不侵犯北京天堂公司的MKey计算机软件著作权。北京天堂公司在答辩期内答辩称南京烽火公司的起诉不符合提起确认不侵权诉讼的条件，并提出管辖异议申请。
【评析】本案为《 最高人民法院知识产权案件年度报告（2011）》所公布的典型案例，其典型意义在于确定了著作权确认不侵权诉讼的受理条件。
确认不侵权之诉是我国知识产权纠纷领域特有的民事诉讼制度，本质上属于侵权之诉。但截至最高人民法院作出本案裁定之前，确认不侵犯著作权纠纷的起诉并没有明确的法律依据，而只能从近年的司法实践中总结出确认不侵犯知识产权案件的构成要件，即：
a.知识产权权利人已经向被控侵权人发出了侵权警告而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；
b.知识产权权利人无正当理由迟延向法院起诉或者向有关知识产权行政管理部门投诉；
c.知识产权人的此种迟延行为可能对被控侵权人的权益造成损害。
本案中，作为著作权权利人的北京数字天堂公司向南京烽火公司发送《警告函》的时间是2010年2月8日，向法院提起诉讼的时间也是2010年2月8日，北京数字天堂公司显然并不存在迟延起诉的情形，因迟延行为可能给南京烽火公司造成损害更无从谈起，故以上述要件来看，南京烽火公司提起确认不侵犯著作权纠纷根本不符合起诉条件。
2. 石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵害外观专利权、损害赔偿纠纷上诉案[最高人民法院（2014）民三终字第7号]
【案情简介】本田技研工业株式会社（简称本田株式会社）以石家庄双环汽车股份有限公司（简称双环股份公司）涉嫌侵害其汽车外观设计专利权为由，于2003年向其发送警告函并向法院提起侵害专利权诉讼。双环股份公司于2003年
10月16日向石家庄市中级人民法院起诉请求依法确认其生产和销售的涉案汽车的外观设计未侵害涉案专利权。嗣后向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告涉案专利权无效的请求。双环股份公司在宣告涉案专利权无效的行政决定经
一、二审行政诉讼被维持后，以本田株式会社连续发送侵权警告信，致使双环股份公司推迟涉案汽车上市销售，并且重新对产品外观及模具进行改造，造成其经济损失为由，于2008年4月26日在其提起的确认不侵权之诉中，增加诉讼请求，请求法院判令本田株式会社赔偿其经济损失及律师费、评估费、诉讼费共计人民币2579.139万元。本田株式会社对宣告涉案专利无效的行政判决不服申请再审，最高人民法院就涉案专利权的效力于2010年11月26日作出（2010）行提字第3号行政判决，判决撤销被诉决定。在专利权恢复有效后，本田株式会社提高侵权赔偿数额，针对双环股份公司等向河北省高级人民法院提起侵害涉案专利权诉讼。该案经最高人民法院裁定由河北省高级人民法院作为一审法院，并将石家庄市中级人民法院审理的确认不侵权诉讼提至该院，与侵害专利权纠纷案件合并审理。河北省高级人民法院于2013年1月16日分别立案进行了审理。双环股份公司于2013年4月1日以本田株式会社发送警告信散布不良舆论，导致其经营权、名誉权受损为由，增加索赔数额，请求赔偿36574万元。河北省高级人民法院就本案纠纷作出一审判决：确认双环股份公司生产、销售的涉案汽车不侵害本田株式会社涉案专利权；本田株式会社赔偿双环股份公司经济损失人民币5000万元（含合理维权费用）；驳回双环股份公司的其他诉讼请求。双环股份公司和本田株式会社均不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院判决确认双环股份公司生产销售的涉案汽车不侵害本田株式会社涉案专利权，改判本田株式会社赔偿经济损失1600万元。
【评析】本案在审理中涉及管辖权异议、侵害专利权关联诉讼、涉案专利权确权诉讼等纠纷，导致审理长达十二年。本案判决明确了确认不侵权纠纷与损害赔偿纠纷为两个不同的法律关系，并根据审理查明的事实，在原审法院就确认不侵权和损害赔偿纠纷事实上均已进行了审理，并在程序上也保证了双方当事人诉权的基础上，变更了本案的案由，明确为确认不侵权以及损害赔偿纠纷。本案判决明确，权利人发送侵权警告维护自身合法权益是其行使民事权利的应有之义，但行使权利应当在合理的范围内。权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的最终结论为判断依据，而是以权利人维权的方式是否正当，是否有违公平的竞争秩序，是否存在打击竞争对手作为衡量的标准。由于侵权认定的专业性和复杂性，不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度，否则会妨碍侵权警告制度的正常效用，有悖此类制度的初衷。本案判决从发送侵权警告函的合法性、与公平竞争的关系以及市场交易者的商业风险等多角度进行阐述，对认定知识产权侵权警告行为究竟是正当维权行为，还是属于不正当竞争行为以及由此造成的损害赔偿如何审理进行了详细的说理和明确的判断，构建了知识产权权利人通过侵权警告维权的相关法律规范，为同类型案件的审判提供了裁判参照，对于统一该领域的裁判尺度具有标杆意义。
3. 昆山山桥机械科技有限公司与天珩机械股份有限公司确认实用新型专利不侵权纠纷案[江苏省高级人民法院，(2016)苏民终610号]
【案情简介】本案一审查明：天珩公司于2011年6月1日经国家知识产权局授权公告获得第ZL20102055××××.6号“纺纱线自动套袋机”实用新型专利权（简称涉案专利），该专利现行有效。2014年6月3日，天珩公司委托律师向山桥公司发送《律师告知函》称：山桥公司的纺纱线套袋机侵犯了天珩公司涉案专利权。要求山桥公司立即停止侵权行为，销毁侵权产品及生产侵权产品的模具，并公开赔礼道歉，否则，将就侵权行为提起诉讼。2014年7月11日，天珩公司再次委托律师向案外人桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆公司）--恒邦项目发送《律师告知函》，声称山桥公司的纺纱线套袋机侵犯了涉案专利权，天珩公司已向苏州中院提起诉讼。桐昆公司明知他人生产的产品系侵权产品，仍为生产经营目的购买、使用该侵权产品的，也将构成专利侵权，故专函告知。2014年6月16日，天珩公司以山桥公司为被告向苏州中院提起涉案专利的侵权诉讼（（2014）苏中知民初字第00187号）。该案在审理过程中，天珩公司因取证困难，于2014年11月3日向苏州中院提出撤诉申请，法院予以准许。山桥公司在天珩公司撤回（2014）苏中知民初字第00187号一案起诉后、提起本案诉讼前，未向天珩公司进行书面催告。山桥公司认为天珩公司的撤诉行为表明其保留在不特定时间再次起诉山桥公司的诉权，且拒绝确认山桥公司没有侵犯其专利权这一事实，该行为为山桥公司在中国地区开展经营带来严重不确定的不利影响。
【评析】天珩公司在撤回前诉和撤回警告时，仍然作出了保留侵权指控的意思表示，且在本案二审回应山桥公司的询问时，天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼，其并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿，可见这种有所保留的撤诉和撤回警告，不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响，事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。因此，机械地要求山桥公司再向天珩公司发送书面催告起诉函已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转。
4. 王老吉有限公司、广州王老吉大健康产业有限公司确认不侵害商标权纠纷[广东省高级人民法院(2016)粤民终240号]
【案情简介】2012年11月，王老吉公司授权加多宝（中国）饮料有限公司向全国各地工商部门投诉当地商户销售的大健康公司生产的凉茶产品涉嫌侵犯其商标权。从王老吉公司在媒体上的宣传，可见王老吉公司至少在山西、辽宁、浙江、新疆、陕西等省份的50多个地区向工商部门举报当地商户销售的大健康公司生产的凉茶产品涉嫌侵犯其商标权，大量涉嫌侵权的凉茶产品被查封。涉嫌侵权的凉茶产品上有标明生产厂商是大健康公司，但大健康公司作为涉嫌侵权产品的生产者并未收到王老吉公司的直接投诉，甚至现有证据显示王老吉公司也未投诉大健康公司在广州地区的销售商，王老吉公司的行为显然不符合一般商标权人维权的思路。广州医药集团有限公司是第9095940号“”、第3980709号、第626155号注册商标的商标权人。2009年4月24日第32类无酒精饮料商品上的“王老吉”注册商标被认定为驰名商标。2012年5月11日，广州医药集团有限公司与大健康公司签订《商标使用许可合同》，约定广州医药集团有限公司将前述第626155号、第9095940号、第3980709号商标授予大健康公司在第32类饮料指定商品上使用。随后，大健康公司委托生产了“王老吉”凉茶饮料。王老吉公司是于1991年10月1日在香港注册的有限公司，于2004年8月9日变更为现公司名称“王老吉有限公司”，是第9102892号“吉庆时分”注册商标的专有权人。2012年11月2日，王老吉公司全权委托加多宝（中国）饮料有限公司在中国境内处理侵犯其公司名下商标（包括本案“吉庆时分”商标）专用权的一切行为。 大健康公司向一审法院起诉请求确认大健康公司不侵犯王老吉公司“吉庆时分”商标权。后王老吉有限公司（以下简称王老吉公司）因与被上诉人广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称大健康公司）确认不侵害商标权纠纷一案，不服广州市中级人民法院（2012）穗中法知民初字第264号民事判决，向本院提起上诉。
【评析】确认不侵权之诉的立法目的在于规制权利人滥用诉权。在被警告人
遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权使得被警告人处于不安状态情形下，被警告人能够获得司法救济的途径。但是，由于侵权之诉在举证和事实查明上优于确认不侵权之诉，为了尽量促使当事人之间通过侵权之诉解决争议，防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，对于被警告人提起确认不侵权之诉，有必要设置被警告人向权利人催告行使权利的程序，以及留给权利人提起侵权之诉的合理期限。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。该司法解释明确规定了确认专利不侵权之诉的条件。在商标领域，虽然未有法律或者司法解释对此作出规定，一般情况下，可以参照前述司法解释第十八条规定执行。但是，在确认不侵害商标权之诉中，对于前述规定的催告程序，亦不宜机械地适用。应当结合确认不侵权之诉的立法目的，根据个案具体情况，妥当地理解和适用，以恰当平衡双方当事人的利益。
四、结束语
随着纠纷形式的复杂化，人们的法律需求也趋于多样化，各种纠纷解决机制应运而生。确认不侵权之诉是近十几年发展起来的一种新型诉讼类型，我国学术界缺少对该类诉讼的理论研究，主要体现在一些期刊文献、论文中，相关的著作虽然也有涉及，但大多都是介绍性的描述，对于其内在的机理和价值鲜有介绍。这也是目前针对这一类案件出现差异化立案或者审判结果的根本原因。随着该类特殊诉讼案件的不断增多，希望能够引起业内人士的普遍关注，通过大家不断的努力，逐渐完善相关制度的建立和审判标准的统一。
本文仅为我们对相关法律、法规及政策的一般解读，不能作为正式的法律意见和建议，如果您有特定的问题，请与观韬中茂律师事务所联系咨询事宜。
作者简介：李洪江律师是观韬中茂知识产权业务线高级合伙人、律师、专利代理人，现为最高院知识产权案例指导基地专家、全国双打办专家库成员，珠海市知识产权保护协会培训专家、北京工商大学法律硕士兼职导师。曾就读于中国石油大学、北京大学知识产权学院、美国芝加哥肯特法学院，曾就职于国家知识产权局并担任秘书一职。在专利侵权、无效、商业秘密、不正当竞争、技术合同，尤其在医疗器械、电子商务、网络游戏等知识产权维权方面具有丰富经验。2014年被评为中国十佳知识产权律师，2017年为国务院研究室提供打击侵权与假冒伪劣商品专家咨询意见。
作者简介：夏涛律师是观韬中茂知识产权业务线的合伙人。在加入观韬中茂之前，夏律师曾于2006年至2016年期间担任国家知识产权局审查员、复审员、IP专员。夏涛律师的主要业务领域是知识产权、诉讼与仲裁、公司业务。曾代理人民日报社著作权侵权纠纷案、杭州迪火科技诉美团不正当竞争案、亚马逊专利侵权纠纷系列案等。
作者简介：武森是观韬中茂知识产权业务线律师助理，从事专利代理十年，曾就读于北京林业大学，中国人民大学法学院。在专利申请、审查、无效、侵权等知识产权维权方面具有丰富经验，对中国、美国、欧洲等地区专利相关事宜涉猎较深。
作者简介：王倩，专利代理师，观韬中茂知识产权业务线律师助理，主要职业领域涵盖专利规避设计、专利分析、专利许可和转让、专利复审、专利无效、行政诉讼、专利侵权诉讼、合同审查、商业秘密保护法律业务，对知识产权保护有较丰富的项目经验。
李洪江
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