职务发明奖励报酬纠纷中无效抗辩制度的适用
【摘要】
职务发明奖励报酬纠纷在司法实践中成型案例较少，被授予专利权的单位作为被告一般会会提出如下五种抗辩理由，包括主体不适格抗辩、事先约定抗辩、未实施抗辩、专利无效抗辩、营业利润抗辩等。而专利无效抗辩因其“追溯力例外”的相关规定给予了发明人错觉，因此急需出台司法解释或者在先判例给予进一步明确以指导司法实践，笔者以自身处理的两起案例作为引子，对职务发明奖励报酬纠纷中专利无效抗辩制度的适用给出一些自己的思考。
在国家推行创新驱动发展战略、知识产权强国战略的大背景下，用人单位逐渐推行一系列的规章制度刺激员工的创新积极性，以激励完成创新成果的发明人，如在招工、用工劳动合同中规定“创新成果申请专利”、“获得专利授权”的物质或者精神奖励；另一方面，善于创新的发明人在激励机制下开始不断涌现创新成果回馈用人单位的同时，用人单位也不断发现支付发明人员工的奖金数额或者总量超出了预期甚至成为一种负担，用人单位同时采用事先约定或者出台规章制度的方式，限定“奖励或者报酬”的总额或者发放决策权；以上两相平衡，倒也相安无事，但用人单位与发明人员工之间的创新积极性与奖励报酬权却不能完全释放。
然而当用人单位并未与发明人员工订立职务发明奖励报酬专项合同条款或者建立合法的规章制度的情况时有发生，在职务发明奖励报酬纠纷中，被授予专利权的单位作为被告一般会会提出如下五种抗辩理由，包括主体不适格抗辩、事先约定抗辩、未实施抗辩、专利无效抗辩、营业利润抗辩等。
一、关于职务发明奖励报酬纠纷的几个基本问题
1、法律依据
《专利法》第十六规定了发明人获得奖励报酬的权利，即被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。同时《专利法实施细则》第六章第七十六至七十八条对职务发明创造的发明人或者设计人的奖励和报酬进行了专门规定。
此外，再无国家层级关于职务发明奖励报酬相关的法律法规、司法解释作为法律依据；而依据上述专利法及其实施细则，全国各地出台的《专利保护条例》均有相关类似规定，如《四川省专利保护条例》第十五条规定被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定职务发明奖励报酬的，在专利权有效期限内，专利实施取得经济效益后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于 5%作为报酬给予发明人或者设计人。《上海市专利保护条例》规定职务发明奖励报酬可以现金、股份、股权收益等方式支付给发明人员工。
2、管辖
《最高院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》已经明确职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件属于专利纠纷案件；根据《最高院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件等民事和行政案件由知识产权法院/法庭专门管辖；而《最高院关于知识产权法庭若干问题的规定》第二条规定：不服高级人民法院、知识产权法院、中级人民法院作出的发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断第一审民事案件判决、裁定而提起上诉的案件由最高院知识产权庭审理二审上诉案件。
因此，有关发明专利、实用新型专利、外观设计专利的职务发明奖励报酬一审案件在全国知识产权法院/法庭专属管辖，而二审案件区分发明专利、实用新型专利职务发明奖励报酬纠纷由最高院知识产权庭审理；外观设计专利的职务发明奖励报酬二审案件由各省、自治区、直辖市的高级人民法院审理。
3、关于在先案例
据统计，2018年国家知识产权局专利申请量超过400万件，而职务发明专利占比超过93.3%；因此不难推断，如果一旦存在用人单位与发明人员工奖励报酬纠纷，数量将非常庞大；但是检索目前在先案例不难发现，目前全国职务发明奖励报酬纠纷未超过100件，远远低于预期。
分析原因是多方面的，这与职务发明奖励报酬纠纷相关法律依据缺乏可操作性特别是缺乏如劳动合同法规定的“举证责任倒置”有很大关系，但目前似乎也并不存在太多的障碍，毕竟发明人员工在用人单位工作过程中获得的相应资料在作为证据使用的过程中很难遭到“合法性”质疑。
二、关于职务发明奖励报酬纠纷中的专利无效抗辩
1、专利无效抗辩的可行性
专利制度的存在有其合理性，其中一个重要原因在于“推定有效制”，即专利申请人自知识产权主管部门经过法定程序授予的专利在无相反证明的情况下推定有效；那么专利权人在行使其专利排他权的过程中，可以要求司法机关签发“临时禁令”或者“永久禁令”。
由于上述专利权的对世权性质，法律赋予了被控侵权人甚至是任何人可以挑战已授权专利有效性的专利无效制度。
《专利法》第四十七条规定：宣告无效的专利权视为自始即不存在。因此，基于专利无效视为自始即不存在的法理逻辑，几乎绝大多数被控专利侵权的主体首先利用“专利无效抗辩制度”以期反诉对方。专利一旦被宣告无效即视为自始即不存在，那么专利侵权的前提条件“专利权”已经被釜底抽薪。
2、职务发明奖励报酬纠纷中的专利无效抗辩适用
（1）专利权人针对其专利权提出无效宣告请求
《专利审查指南》规定：专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的，国家知识产权局将不予受理。
可见专利权作为一种私权，法律并未禁止专利权人针对其专利权提出无效宣告请求，但是也做了一定程度的限制，从社会公众的利益考量，这种规定也恰恰说明了法律对于专利权人自身救济的一种取舍。
（2）关于溯及力例外
虽然专利法第四十七条规定宣告无效的专利权视为自始即不存在；但是为了维护正常的交易秩序，对于某些基于信赖利益的交易关系，法律规定了“追溯力免除”，但是严格限定了“交易关系”的类型和范围，即：“人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同”。
在笔者代理的两起发明创造奖励报酬纠纷中，原告提交2009年第7期《最高人民法院公报》案例， “翁立克诉上海浦东伊维燃油喷射有限公司、上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷案”的裁判摘要载明：根据《专利法》第四十七条第二款的规定，在发明人、设计人起诉要求许可他人实施专利的专利权人依法支付职务发明设计人报酬的案件中，即使专利因丧失新颖性被宣告无效，专利权人以该专利已经被宣告无效为由，拒绝支付在专利权被宣告无效之前已经发生的专利实施许可行为所应支付的职务发明设计人报酬的，人民法院仍不应予以支持。因此最高院的上述“公报案例”并未突破《专利法》第四十七条规定的三种情形，即要求“许可他人实施专利的专利权人依法支付职务发明设计人报酬的案件中”。
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作者简介：李洪江律师是观韬中茂知识产权业务线高级合伙人、律师、专利代理人，现为最高院知识产权案例指导基地专家、全国双打办专家库成员，珠海市知识产权保护协会培训专家、北京工商大学法律硕士兼职导师。曾就读于中国石油大学、北京大学知识产权学院、美国芝加哥肯特法学院，曾就职于国家知识产权局并担任秘书一职。在专利侵权、无效、商业秘密、不正当竞争、技术合同，尤其在医疗器械、电子商务、网络游戏等知识产权维权方面具有丰富经验。2014年被评为中国十佳知识产权律师，2017年为国务院研究室提供打击侵权与假冒伪劣商品专家咨询意见。
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