区别技术特征所实际解决的技术问题的判定原则和标准
2019年1月30日，我所收到北京知识产权法院对我国第一起“光伏清洗机器人”专利行政诉讼案的行政判决书，认定：对比文件3、5均公开了区别技术特征，且给出了将区别技术特征应用于对比文件1以解决“确保清扫装置能够正常前行”技术问题的技术启示。本专利权利要求相对于对比文件1、2、3的结合及对比文件1、2、5的结合，均不具有实质性特点和进步，不具备专利法第22.3条规定的创造性，裁判撤销第36657号无效宣告请求审查决定，判决专利复审委重新作出专利无效宣告请求审查决定。
案情梗概：
原告：山东豪沃电气有限公司；
被告：国家知识产权局专利复审委员会；
第三人：喀什博思光伏科技有限公司；
涉案专利：201520439003.5号实用新型专利；
案号：（2018）京73行初9181号
专利复审委员会做出第36657号无效宣告请求审查决定书（下称“被诉决定”），宣告维持专利权有效。原告不服，遂向北京知识产权法院提起行政诉讼。观韬中茂北京办公室合伙人李洪江、夏涛律师代表原告全程代理其专利无效行政诉讼一审事宜。
涉案专利权利要求1限定：一种光伏组件自动清扫装置，其特征在于，包括：框架；行走单元；导向单元，设置在所述框架的两端部，用于限制所述行走单元的行走轨迹；所述导向单元包括支撑轮，当所述框架整体跨搭在所述光伏面板上时，设置在所述框架一端的支撑轮搭在所述光伏面板的上侧边，设置在所述框架另一端的支撑轮与所述光伏面板的下侧边具有预定的间隙，设置在所述框架两端部的支撑轮的端面均与所述光伏面板平行。
复审委无效决定认为：对比文件1：CN 203987878 U与本专利权利要求1的区别技术特征在于：“设置在框架另一端的支撑轮与光伏面板的下侧边具有预定的间隙”。
复审委认为：对比文件3记载了支撑轮、护轮均与导轨滚动接触，而权利要求1中的间隙使得支撑轮与光伏面板的下侧边不接触；对比文件3中的“间隙”其作用在于减小长期工作过程中的摩擦力的影响，而本专利权利要求1中的“间隙”的作用是为了使自动清扫装置适应光伏板宽度在一定范围内的变化。因此，对比文件3中的“导轨和支撑轮、护轮的尺寸位置保留适当间隙”并不能相当于权利要求1与对比文件1的上述区别特征。对比文件5中公开了“导向轮32最好设置悬挂结构，或在导向轮32与太阳能电池模块101的框架104之间设置一些余量。由此可以应对行进方向上的太阳能电池组件101的错位或突起物”；复审委认为：不能把对比文件5中的“导向轮与太阳能电池模块101的框架104之间，设置一些余量”中的余量理解为“导向轮和框架104在Y轴方向上的间隙”；对比文件5说明书0034段中的“导向轮32与太阳能电池模块101的框架104设置一些余量”中的“余量”，实际上指的是“导向轮与框架接触范围更大”，而不应该将“余量”理解为“间隙”。否则，如果将“余量”理解为“间隙”，将与对比文件5中的“0017段”、“0033段”的记载矛盾，也与对比文件5中全文记载的技术方案相矛盾。”
争议焦点：
本案的争议焦点为：对比文件3、5是否公开了区别技术特征，是否给出了将该区别技术特征应用到对比文件1以解决其技术问题的启示；即：机器人框架端部的支撑轮与光伏面板下侧边具有预定的间隙所实际要解决的技术问题如何确定的问题。
北知法院认为：本专利权利要求1中限定了“设置在框架另一端的支撑轮与光伏面板的下侧边具有预定的间隙”这一技术特征。对此，本专利说明书记载“导向单元包括设置在框架一端部6的三个支撑轮4和设置在框架另一端部7的两个支撑轮3，各支撑轮的端面均与光伏面板平行。通过上下设置的支撑轮，限制驱动轮2的行走轨迹，避免驱动轮2在行进的过程中走偏。”以及“设置在框架另一端部7的两个支撑轮3与光伏面板的下侧边具有预定的间隙”。可知，一方面为了避免被边沿参差而卡住，要在支撑轮与光伏面板下侧边设置间隙；另一方面在工作状态下，支撑轮与光伏面板下侧边既会相互接触，也会相互分离，并依靠上下设置的支撑轮与光伏面板之间在接触时产生的相互作用限制行走轨迹，因此支撑轮与光伏面板之间的间隙也不能过大，要确保支撑轮与光伏面板在工作状态下可以接触，才能有效调整驱动轮2的行走轨迹。本领域技术人员在阅读本专利说明书后，可以确定“设置在框架另一端的支撑轮与光伏面板的下侧边具有预定的间隙”在权利要求1的技术方案中所产生的作用是确保清扫机器人能够正常运行，而不是被诉决定所确定的“为了使自动清扫机器人适应光伏面板宽度在一定范围内的变化。”基于该区别技术特征，本专利实际解决的技术问题应当是“如何确保清扫机器人能够正常前行。”
典型意义：
本案是第一起“光伏清洗机器人”的专利行政诉讼案件，北京知识产权法院以判决方式明确了“区别技术特征所实际解决的技术问题的判定原则和标准”，即：在采用三步法判断权利要求是否具备创造性时，在确定了权利要求的技术方案与最接近的现有技术之间的区别技术特征后，需要基于该区别技术特征确定发明实际解决的技术问题，这是判断该技术方案相对于现有技术是否显而易见的基础和前提。所确定的实际解决的技术问题与说明书中记载的技术问题既可能相同，也可能不同。应当根据区别技术特征给整个技术方案带来的技术效果，准确恰当地确定该技术方案实际解决的技术问题。换句话说，所确定的实际解决的技术问题应当与区别技术特征达到的技术效果相匹配，以准确体现出技术方案对现有技术的贡献；而不宜将说明书中的具体解释带入权利要求后再确定区别技术特征所起的作用。
至此，法院最终认定涉案专利权利要求相对于现有技术均不具备实质性的特点和进步，不符合《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，为当事人专利侵权诉讼的胜利提供了支撑。
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作者简介：李洪江律师是观韬中茂合伙人、专利代理人，现为最高院知识产权案例指导基地专家、全国双打办专家库成员。曾就读于中国石油大学、北京大学知识产权学院、美国芝加哥肯特法学院，曾就职于国家知识产权局。在专利侵权、无效、商业秘密、不正当竞争、技术合同，尤其在医疗器械、电子商务、网络游戏等知识产权维权方面具有丰富经验。先后在《中国知识产权报》、《中国发明与专利》、《电子知识产权》等发表论文数十篇，接受新华社、《金融时报》等采访近百次，出版《中国企业海外亮剑》一书，参与国家知识产权局研究课题《检索报告制度的实施与完善》等，2017年3月为国务院研究室提供知识产权咨询。
作者简介：夏涛律师是观韬中茂知识产权业务线的合伙人。在加入观韬中茂之前，夏律师曾于2006年至2016年期间担任国家知识产权局审查员、复审员、IP专员。夏涛律师的主要业务领域是知识产权、诉讼与仲裁、公司业务。曾代理人民日报社著作权侵权纠纷案、杭州迪火科技诉美团不正当竞争案、亚马逊专利侵权纠纷系列案等。
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