观韬动态｜观韬中茂代理的专利确认不侵权之诉二审案件获得最高院支持
【前言】
近日，最高院签发（2022）最高法知民终1744号二审判决书，撤销了北京知产法院作出的（2019）京73民初213号民事判决。观韬中茂李洪江、武森律师代理的北京博睿勤信息技术有限公司诉东莞市华盾电子科技有限公司确认不侵犯专利权纠纷案二审胜诉。
【基本案情】
原审原告北京博睿勤信息技术有限公司（以下简称博睿勤公司）是一家注册地在北京的高新技术企业，自主研发的“酷卫士手机探测系统”处于国内外领先水平，于2012年起获得七项计算机软件登记作品登记，先后推出型号分别为 BYing-Ljw0088、KWS-D6、XYD-II的手机探测门，获得市场认可。
原审被告东莞市华盾电子科技有限公司（以下简称华盾公司）是一家注册地在广东东莞的内资企业，成立于2014年，经营范围是研发、产销电子产品，计算机软件开发、销售，货物及技术进出口等。
原审第三人广州阔源电子科技有限公司（以下简称阔源公司）是一家注册地在广州的内资企业，成立于2016年。经营范围为计算机技术开发、技术服务，计算机零配件批发，计算机零售，计算机零配件零售，软件批发，办公设备耗材批发等，是原告博睿勤公司的合作供货商之一。
2019年2月26日，北京知识产权法院受理了原告北京博睿勤公司与被告华盾公司、第三人阔源公司确认不侵害专利权纠纷一案。博睿勤公司的诉讼请求是：1.请求确认博睿勤公司生产、销售的手机检测门产品不侵犯华盾公司拥有的两项发明专利；2.请求华盾公司消除发出侵权警告行为所带来的影响。相关事实有各方当事人陈述、涉案专利授权公告文本及相关无效宣告请求审查决定、《侵权产品告知函》《关于警告函的回复》《宿州市公共资源交易管理局手机检测采购项目成交公告》、公证书、鉴定意见书、检验报告、软件产品登记测试报告等证据在案佐证。其中，2021年9月10日，中国信息通信研究院对第01182号公证书中的产品型号为KWS-D6的酷卫士安检速通门与两项涉案专利的相应技术特征是否相同或等同进行鉴定并出具了两份知识产权鉴定意见书：中国信通院【2021】知鉴字第B2109001号；中国信通院【2021】知鉴字第B2109002号。
北京知产法院一审认为，本案的争议焦点为：博睿勤公司针对涉案三款产品及所安装的酷卫士手机探测系统V3.0提起的确认不侵害专利权之诉是否属于涉案专利权纠纷处理请求的范围，若属于，则涉案产品是否分别落入上述两项涉案专利的权利要求保护范围。综合原告的诉讼请求和在案证据，一审法院于2021年11月29日判决驳回了原告博睿勤公司的诉讼请求。[1]
博睿勤公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高院经审理认定原审法院适用法律有所不当，对有关基本事实未予审查，导致本案基本事实认定不清，故裁定撤销北京知产法院（2019）京73民初213号民事判决并发回北京知产法院重审。[2]
【最高院观点】
最高院认为，本案是确认不侵害专利权纠纷。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。从上述规定可知，确认不侵害专利权之诉的目的在于，当被警告人或利害关系人受到侵权警告时，经书面催告，权利人怠于行使诉权或者不撤回警告可能致使被警告人或利害关系人处于一种不安的状态，为此需要为被警告人或利害关系人提供法律救济，使其有渠道摆脱所承受的不安状态，开展正常生产经营。人民法院在处理该类纠纷时，基于确认不侵害专利权之诉的法律目的，首先需要查明权利人的警告所涉及的行为和产品范围，以明确警告给被警告人可能带来负面影响的范围。在大部分情况下，权利人的警告对侵权产品会有明确具体的指向。如果权利人的侵害专利权警告未明确其所指向的具体被警告侵权产品，人民法院可以在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内，结合被警告人的诉讼请求，合理确定确认不侵害专利权案件所应审理的具体被警告侵权产品。
本案中，华盾公司在发出相关警告函时并未明确指向具体的某款侵权产品，但是该警告函所影响的范围在其发出时已经明确，即手机探测门产品。而且，根据现有证据，在华盾公司发出警告函时，被警告的手机探测门产品的具体型号尚无法从公开渠道获知，在华盾公司未提供证据证明其发出警告函时所针对的具体产品及型号的情况下，有理由认为华盾公司侵权警告函针对的是博睿勤公司生产的全部手机探测门产品。华盾公司主张，涉案相关项目最终中标的产品系型号为XYD-II的手机探测门产品，且其亦在原审庭审中明确其警告函所针对的对象就是上述XYD-II产品，但是上述理由与陈述并不足以构成对其先前警告函范围的修正与限缩。
鉴于华盾公司发出的警告函明确将博睿勤公司的手机检测门产品作为被警告的对象，博睿勤公司向华盾公司发出《关于警告函的回复》，要求华盾公司撤回警告函或向人民法院提起诉讼。经法定期限华盾公司既怠于行使诉权，又不撤回警告函，为消除自身因警告函所处的不安状态，博睿勤公司有权就其手机探测门系列产品，包括酷卫士电子产品检测门（型号：BYing-Ljw0088）、酷卫士安检速通门（型号：KWS-D6）、手机探测门（型号：XYD-II）及该三款产品中所安装的酷卫士手机探测系统V3.0，提起确认不侵害专利权之诉。原审法院将华盾公司警告函中并未载明、在案件审理中才予以明确的XYD-II型号产品确定为本案的审理范围，适用法律有所不当；原审法院未将其他产品及其系统纳入本案的审理范围，对有关案件事实未予审查，导致本案基本事实认定不清。
此外，原审法院认为第一次公证的XYD-II产品丢失，第二次公证的XYD-II产品无法保证与丢失的XYD-II产品具有一致性，在缺乏产品实物的情况下，无法进行侵权比对，从而对博睿勤公司的相关诉请不予支持。最高院认为，这一处理亦有所不当。本案博睿勤公司两次公证的产品型号均为XYD-II，为消除涉案警告函对博睿勤公司XYD-II产品产生的负面影响，原审法院应该就该产品是否落入涉案专利权的保护范围进行审理。因此，原审法院未将再次公证的XYD-II产品进行侵权比对，对有关案件事实未予审查，导致本案基本事实认定不清。综上所述，原审法院适用法律有所不当，对有关基本事实未予审查，导致本案基本事实认定不清，应发回重审。
【观韬观点】
随着公众维权意识的增强，防止权利滥用在当前也显得愈发重要，确认不侵权之诉正是有效反制权利滥用的手段之一，可以使处于不安状态下的被警告人同样拥有司法救济途径。最高院知产法庭于2019年7月3日对该庭成立以来的首例专利确认不侵权案件（以下简称“萨驰案”）作出终审裁定[3]，其聚焦于确认不侵权之诉的受理条件，受到社会广泛关注，使得越来越多的企业开始重视这项新型救济方式。
不同于萨驰案，本案的焦点在于专利权人的警告所涉及的行为和产品范围，以明确该警告给被警告人可能带来负面影响的范围。多数情况下，权利人的警告对侵权产品的指向是明确且具体的；若该警告未将之明确，则法院可在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内，结合被警告人的诉讼请求，合理确定此类专利不侵权之诉的被警告侵权产品。具体地，最高院在二审阶段指出如下三个核心问题：
1. 根据在案证据，被上诉人发出警告函时，被警告的产品具体型号尚无法从公开渠道获知，且被上诉人并未提供证据证明其发出警告函时所针对的具体产品及型号，虽然原审庭审中被上诉人明确其警告函所针对的对象就是XYD-II产品，但不足以构成对其先前警告函范围的修正与限缩；
2. 一审阶段将被上诉人在诉前警告函中未载明、在案件审理时才明确型号的产品确定为本案的审理范围，属于适用法律不当；并且，一审阶段未将其他产品及其系统纳入审理范围，对有关案件事实未予审查，属于基本事实认定不清；
3. 一审阶段未对涉案型号产品是否落入涉案专利权保护范围进行实质性侵权比对，而纠结于缺乏产品实物，原审法院未将再次公证的XYD-II产品进行侵权比对系对有关案件事实未予审查，属于对案件基本事实认定不清。
综上，本案成功地运用法律赋予的救济机制争取到发回重审的机会，维护了企业的商誉和多年经营成果，取得了阶段性胜利，是专利确认不侵权之诉灵活运用的一个代表性案例。观韬选取本案意在提示各大企业主体，在遭遇侵权警告时切莫悲观、束手无策，即便对方拥有专利权，在对方无法指出明确具体的侵权产品型号的情况下，任意行使警告将可能被视为权利滥用。法律会公正客观、不偏不倚地保护每一方的合法权益。
类似的案例还有石家庄某汽车公司与日本某知名汽车公司的确认不侵害专利权纠纷案[4]。该日本汽车公司在双方分别起诉后，仍向石家庄该汽车公司在全国的十余家经销商发送警告函。最高院在二审阶段认为，该案的核心在于：因侵权警告除维权外，还具有打击竞争对手、争取交易对象和交易机会的效果，故权利人运用侵权警告维护自身合法权益应在合理范围内进行；未尽合理审慎注意义务，以不正当方式滥用侵权警告，使他人合法利益遭受损失的，应承担相应责任。最终，最高院认定该日本汽车公司向涉案汽车销售商发送侵权警告信的行为与石家庄该汽车公司上市后销量的减少直至停产存在一定的因果关系，可以推定其不当行为对石家庄该汽车公司造成了较大的损失，从而判决该日本汽车公司赔偿石家庄该汽车公司经济损失人民币1600万元（含合理维权费用）。
此外，最高院知产法庭从2022年审结的3468件案件中精选61个典型案例，提炼75条裁判要旨，形成《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2022）》，具有较高的行业指导意义。其中，第38件案例[5]同样是关于确认不侵害专利权纠纷，体现了近年来知产领域对该制度的重视。该案的侧重点在于对“在合理期限内提起诉讼”的认定。
“保护知识产权就是保护创新”不是一句空泛的口号。实践中，企业一旦陷入专利侵权诉讼，必然会对其商誉和经营产生不可避免的影响。确认不侵权之诉则从新的维度体现了我国法律体系的日益完善，不偏不倚，彰显了司法公正权威和对知识产权保护的重视，具有重要意义。
[1]（2019）京73民初213号
[2]（2022）最高法知民终1744号
[3]（2019）最高法知民终5号
[4]（2014）民三终字第7号
[5]（2021）最高法知民终2460号