2019年观韬中茂知识产权业务线十大典型案例发布
2019年观韬中茂律师事务所知识产权业务线紧紧围绕“知识产权新时代”主题，努力践行综合律所“维权+申请+合规=顾问”三位一体的知识产权专业化服务模式，依托观韬中茂以及Ashurst两大律所平台，为客户提供优质、专业的知识产权服务。
2019年对知识产权业务线而言是收获颇丰的一年，所内的知识产权案件数量不断上升，其中涌现出了一批优秀的知识产权维权典型案例，不仅得到客户的普遍赞誉，也在一定层面上丰富了知识产权同行的司法认知和实操经验。
以2019年全所509件知识产权案件为基础，通过推荐或自荐的方式，经初步筛选评委会投票，案例公示环节，以2020年“4•26世界知识产权日”为契机，推出2019年观韬中茂知识产权业务线十大典型案例，以飨读者：
一、“国美GUOMEI”商标无效行政诉讼案
案情介绍：
2003年5月，案外人提交商标注册申请第3574427号“
”诉争商标，指定使用在第33类酒（利口酒）等商品上。2004年12月，北京国美电器有限公司主张第1097722号“国美电器”为驰名商标并作为“引证商标”，以2001年《商标法》第十三条第二款等理由为依据，提出商标异议申请。2009年，商标局裁定核准诉争商标注册。2016年，国美公司向原商标评审委员会提出诉争商标的无效宣告请求，商评委以申请人再次援引引证商标并寻求修改前《商标法》第十三条二款保护，已构成“一事不再理”等理由作出维持注册的裁定。
2018年，国美公司遂提起商标无效行政诉讼，2019年12月，北京知识产权法院作出一审判决，撤销商评字【2018】第70141号裁定，要求国家知识产权局重新作出裁定。
推荐理由：
“一事不再理”原则是一项基本法律原则，源自罗马法的“一案不二讼”制度，这一制度的理论基础即所谓“诉权消耗论”。目的是为了维护判决的尊严和稳定，避免当事人缠讼不休。“一事不再理”原则在商标确权案件中也普遍存在。
国家知识产权局在被诉裁定中强调国美公司分别在异议程序和无效程序中两次援引“引证商标和2001年商标法第十三条第二款”的理由，并基于此适用“一事不再理”原则驳回其无效请求。但是我们注意到，国家知识产权局在对该无效理由审理时，忽视了异议裁定漏审该异议理由这一重要事实，机械的套用“一事不再理”原则，这是导致被诉裁定错误适用“一事不再理”原则的根本原因。法院认为，2014年商标法及实施条例对原商标评审委员会评审程序中的“一事不再理”原则的规制范围有所限缩，对于未经原商标评审委员会审理的诉争商标，依据相同的事实和理由再次提出评审申请的，不受“一事不再理”原则的限制。本案中的“一事不再理”问题有其特殊性，其相当程度上系法律修改前后不同审查程序间的衔接适用问题。特殊在于虽然（2009）商标异字第01672号裁定因国美公司未及时提出复审而发生法律效力，但是该裁定中并未就国美公司所提出的异议理由作出回应，实质上未作出实体裁判。
本案的裁判丰富了“一事不再理原则”在商标授权确权案件中的适用标准，为今后大量的类似案件提供了参考。
二、“自平衡车”扭转机构专利无效案
案情介绍：
2019年，鼎力联合(北京)科技有限公司（Segway-Ninebot）向北京知识产权法院提起专利侵权诉讼，指控“阿尔郎”自平衡车生产企业——杭州高茂贵贸易有限公司制造、销售的“阿尔郎”自平衡车侵犯了其实用新型专利权ZL201220598703.5，名称为“一种扭转机构及自平衡两轮车”，并要求法院判令其停止生产、销售、许诺销售“阿尔郎”自平衡车的行为。
涉案专利的权利要求1为：一种扭转机构，其特征是，包括：骨架、转轴和橡胶弹性体，所述骨架开设有沿着轴向方向贯穿的配合孔……权利要求10为：一种自平衡两轮车，其特征在于，该自平衡两轮车包括根据权利要求1至9中任意一项所述的一种扭转机构。在口头审理期间，专利权人提交了修改后的权利要求书替换页，修改后的权利要求1为：“一种扭转机构，用于自平衡两轮车，其特征是，包括：骨架、转轴和橡胶弹性体，所述骨架开设有沿着轴向方向贯穿的配合孔……
由于权利人的修改不符合专利审查指南的规定，合议组对其修改不予接受。
推荐理由：
《专利审查指南》第四部分第三章对无效宣告程序中的专利文件的修改作出规定，修改的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正，并进一步明确了：“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。
本案中权利要求10要求保护“一种自平衡两轮车，其特征在于，该自平衡两轮车包括根据权利要求1至9中任意一项所述的一种扭转机构”。显然上述补入权利要求1的特征“用于自平衡两轮车”与权利要求10中记载的特征“一种自平衡两轮车”并非完全相同，并未记载在授权公告的权利要求书中，该修改不属于专利审查指南规定的允许的修改方式。因此，合议组对专利权人的修改不予接受。
专利权的保护范围以权利要求的内容为准。就权利要求的公示作用而言，该特征并未在任何权利要求中出现，那么如果允许专利权人对其技术方案进行二次总结、概括或者肆意修改，将导致权利要求范围与此前公示的范围具有显著差异，增加了保护范围的不确定性，削弱了权利要求的公示性，损害社会公众的信赖利益，因此不能允许专利权人的上述修改。
三、“干煎炸锅”专利无效行政诉讼案
案情介绍：
法国SEB公司ZL200580018875.3号“自动涂覆油脂的煎炸锅”专利被认为是我们日常生活中使用的“空气炸锅”发明。其经历了九次不同的无效宣告申请，无效案件编号：4W104650、4W103705、4W104661、4W101158、4W101733、4W102592、4W103091、4W103128、4W103173。
该案在经过原复审委无效、一审、二审、发回重审后，法院再次判决该专利无效。（2019）京73行初1490号行政判决书中认定，证据2-1公开食物在滚动和下落过程中能够实现油脂与食物混合并均匀涂覆油脂的效果，涉案专利权利要求1的“自动涂覆油脂膜装置”的技术特征已被证据2-1公开，权利要求1不具备2001年专利法第二十二条第二款规定的新颖性，于是判决驳回原告诉讼请求，涉案专利权利要求1~34全部无效。
2019年，SEB公司向最高院提起上诉，最高院知识产权法庭于2019年11月25日开庭审理后维持了一审判决。
推荐理由：
根据审查指南的要求，当权利要求某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，才能使用功能性限定特征。在这种情况下，该特征应该理解为在申请日时覆盖了所有能实现所述功能的实施方式。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定了“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”
专利审查阶段与侵权判定阶段对功能性限定的规定在本质追求上是一致的，原则都力争实现专利权人与社会公众两者利益的平衡，合理界定专利权的保护范围。然而功能性限定在确权判定和侵权判定中的范围具有一定差异。
在授权和确权程序中，可以使用不属于基本相同的手段但能实现所述功能的替代方式来评价新创性。而在侵权程序中，则仅解释为实施例的具体实施方式和申请日时等同的替代方式。故此申请人应在权利要求书中谨慎使用功能性限定。
四、中央电视台、央视国际网络有限公司与李向晖侵害信息网络传播权纠纷案
案情介绍：
2019年10月17日，湖南省长沙法院开庭审理了李向晖诉中央电视台、央视国际网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案。原告李向晖认为，被告央视国际网络有限公司未经许可在央视网旅游频道擅自使用其拥有授权的三幅摄影作品，向法院提出每幅一万元左右的经济赔偿和在央视网主页进行持续不低于一个月的公开道歉等诉讼请求。被告认为，原告提供的证据无法证明其为涉案作品的权利人；原告提供的时间戳证据无法证明涉案作品被发布在“央视网”上不能达到其证明效力；原告应当提供其具有涉案摄影作品地原始图片，至少须超过1 Mbs，而非几百k左右；央视国际网络有限公司为“央视网”（www.cctv.com）网站的实际运营单位，在该网站上实施的侵权行为应由央视国际网络有限公司承担。
最终，本案在开庭审理后，以原告主动撤销全部诉讼请求而结案。
推荐理由：
我们通过研究时间戳电子存证，证明了原告提供的时间戳证据无法证明涉案作品被发布在“央视网”上，显然原告证明力不足。最终原告撤销全部案件的起诉。本案的创新型在于：本案涉及可信时间戳这一电子存证取证热点问题，在知识产权诉讼中，可信时间戳已被大量地应用于司法维权案件中，但对于时间戳如何使用及其证明效力，司法界仍存有较大争议。而本案的胜诉意味着法院对待可信时间戳证据的证明效力的认定从形式审查转向深入的实质审查，即如果当事人不能合理有效使用可信时间戳证据，法院将不会认可其证据三性。
五、广东万家乐厨房科技有限公司侵害发明专利权纠纷案
案情介绍：
同样的原被告关联案件共4件，其中发明和实用新型专利各2件，涉及标的额共计1,200万元。观韬律师代理三个被告均为广东万家乐厨房科技有限公司及其关联公司。案件代理后，针对原告的四个专利被告均提起专利无效宣告请求，并收集证据材料准备做出合法来源抗辩。案件开庭前，原告频频主动要求和解，最终在开庭前达成和解协议，原被告“双撤”。
推荐理由：
本案所涉核心法律争议——ODM的委托方是否可以认定为专利法意义的销售者；在讨论上述核心法律争议之前，首先需要明确代工模式的概念和分类。代工是指品牌拥有者将非核心的组装制造业务托给外部供应商，并制定相应的产品规格。应用最为普遍的主要包含OEM和ODM方式。OEM（Original Equipment Manufacturer）的缩写，指企业设计产品后不直接进行生产，通过委托别的企业代为生产的方式来完成产品的生产任务；ODM（Original Design Manufacturer），指原始设计制造商，这种代加工模式可以为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，客户向ODM服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思，ODM服务商就可以将产品从设想变为现实。ODM与OEM的主要区别在于OEM是由委托方给出产品设计方案，由加工方实现产品整体生产、贴牌后交予委托方；而ODM是从设计到生产都由生产方自行完成，在产品成型后由贴牌方买走。简而言之，归结到产品技术方案，两者的区别是：OEM的产品设计方案是由委托方提出，加工方生产；ODM的产品设计方案是由加工方完成，加工方生产，委托方采购最终成品，ODM产品的知识产权仍归属于ODM生产商。
本案的价值在于对ODM委托加工的委托方行为性质的判断，即委托方是否可以认定实际为买卖合同的买方，进而可以依据专利法第七十条规定提起合法来源抗辩而实现不予赔偿的目的。这在司法界存在争议，既有认定为与加工方承担连带侵权责任的，也有认为应查明实际生产商再做出认定，支持委托加工方合法来源抗辩。观韬知识产权业务线代理律师认为，鉴于ODM委托加工的特殊性，如果委托加工方没有侵权的合意，签订ODM 合同，仅是通过采用购买成品的方式采购，应具有善意购买的性质，是产品的销售者，可以提起合法来源抗辩。
六、福州大学与李惠卿、陈文灿著作权权属、侵权纠纷案
案情介绍：
1987年厦门工艺美校组织吴景希、陈文灿等多名师生创作漆壁画作品《武夷之春》（4.3米×7.4米）作为人民大会堂福建厅的主画。1994年，福建厅重新装修，工艺美校又组织吴景希、陈文灿等多名师生创作漆画作品《武夷之春》（4.2米×10米）代替原1987年版画作为福建厅的主画，主要内容除了1987年版的大王峰和玉女峰外，还增加了鹰嘴岩，且尺寸有所扩大，在诸多细节方面也有改变。厦门工艺美术学校后变更为福州大学厦门工艺美术学院。李惠卿系厦门已故著名画家吴景希的母亲。吴景希去世后，陈文灿作为部分画作的合作者之一，在其画展、画册中未署上吴景希的姓名，并将吴景希独立创作的画作表述为其创作。李惠卿认为陈文灿侵犯了吴景希对作品的署名权、复制权、发表权、展览权等，故诉至法院。福州大学以第三人身份参加诉讼，主张涉案作品非个人作品，著作权应属于福州大学。
一审认为诉争作品为法人作品，著作权属于福州大学，二审认为诉争两幅《武夷之春》美术作品并非完全或者主要体现了法人的意志，不应认定为法人作品。二审改判：撤销一审关于大型漆壁画《武夷之春》（1987年版）、《武夷之春》（1994年版）的著作权归属福州大学所有（吴景希享有署名权）的判决，并适当变更了消除影响的方式。
推荐理由：
该案涉及个人作品、职务作品、法人作品认定等法律适用难题和创作者利益保护的平衡。妥善处理本案侵权纠纷的前提是解决两幅《武夷之春》作品的著作权归属。
二审法院考虑到讼争作品系工艺美校的工作人员为完成单位的工作任务、由有关部门提供物质技术条件并由有关部门承担责任的职务作品，虽然不属于著作权法第十六条第二款第一项所列举的四种具有实用目的的作品之一，但考量立法的本意，维护创作者署名权，采用了扩大特殊职务作品类型的做法来确定本案讼争作品的著作权归属。切实加强了对自然人创作者权益的保护，对激励创作热情，较好地实现创作者、法人和社会公共利益之间的利益平衡具有重要意义。
七、锐捷网络股份有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案
案情介绍：
锐捷网络股份有限公司从其母公司获得“锐捷”注册商标的许可使用权、并拥有“睿易”注册商标，被告三在后申请并获得“锐捷●睿易”注册商标，然后注册被告一公司（名义上与被告三无关），进行生产销售相同和类似产品，观韬知识产权业务线律师接受锐捷网络股份有限公司委托对被告三和被告一的行为开展系列商标维权行动，经调查取证，最终以商标侵权和不正当竞争提起诉讼。
推荐理由：
本案的难点主要是两点，一是取证问题，被告明知其行为涉嫌违法，所以在法律上采用不同的主体来注册商标、生产、销售，并且主要对象为熟人销售，警觉性非常高，一有风吹草动就停止销售，导致代理人取证非常困难，本案仅取证就花费三个多月的时间，而且取到的证据还不是特别理想；二是被告使用的商标也是注册商标，尽管锐捷网络股份有限公司自己及其母公司具有独立的“锐捷”和“睿易”注册商标，但是并无“锐捷●睿易”组合注册商标，而被告已经获得“锐捷●睿易”组合注册商标，根据商标侵权的审判原则，在原、被告均有注册商标的情况下，一般法院不会判决被告构成商标侵权，只有无效或者撤销掉被告的注册商标后，法院才判决侵权。
本案中，承办律师业也非常清楚这一点，于是在取证上、收集原告自己证据材料上、分析被告的行为上，刻意绕开这一点，主要去攻击被告明显的、容易定性的行为，并通过提高赔偿请求额来震慑被告。最后，在法院的主持下实现了调解，基本实现了客户的诉讼目的，并顺利地将被告注册的被诉商标收归客户所有，为客户的市场扫清了障碍。
八、叶顺发与福建海峡文艺出版社等著作权权属、侵权纠纷案
案情介绍：
原告叶顺发与被告海峡出版发行集团有限责任公司（以下简称海峡发行公司）、福建海峡文艺出版社有限责任公司（以下简称海峡文艺公司）著作权权属、侵权纠纷一案，福建省福州市鼓楼区人民法院立案受理，原告要求被告立即停止侵犯叶顺发著作权的侵权行为，立即回收并销毁违法刊登叶顺发作品的侵权期刊并判令被告赔偿损失。
叶顺发，笔名“发哥”，20年来创作百余部作品，因其作品风趣幽默，寓教于乐，深受广大学生、家长的追捧。2013年3月7日，叶顺发与北京凤凰雪漫文化有限公司签订《著作权许可使用合同》，由译林出版社出版《中国趣味寓言故事》，图书定价为150元/套。2017年4月，叶顺发发现海峡发行公司、海峡文艺公司主管、主办的《快乐语文》（适合一、二年级阅读）期刊，在未经叶顺发许可的情况下，从2015年4月至2016年12月期间，海峡发行公司、海峡文艺公司连续在该期刊的“寓言故事”及“精彩连环画”栏目每月刊登叶顺发依法享有著作权的《中国趣味寓言故事》中的作品，侵权行为时间持续接近2年；不仅未注明作者，亦未注明作品出处，多次擅改叶顺发享有作品的名称，已构成对叶顺发发表权、署名权、修改权、复制权获得报酬权等诸多著作权的严重侵犯。
推荐理由：
首先，案涉著作权侵权载体《快乐语文》系面向全国中小学生的教材，用户广泛、在国内影响面较广；其次，由于著作权人为台湾漫画家，故本案具有一定的国际影响力。
本案侵权主体系国企全资子公司，侵权载体系中小学生教材，侵权方盈利目的不明显，侵权事实难以被认定；且出版物侵犯著作权时出版者的过错程度、侵权程度及损害后果均属较为模糊、难以证明的内容，换言之，本案双方就案件事实部分的认定及侵权方主观心态的认定难以达成一致；除此之外，教材内容的制作方与教材出版发行方责任分配问题亦增加了本案的诉讼难度，是否存在连带责任，属真正连带责任或不真正连带责任的判断也需要代理律师反复斟酌，概言之，本案请求权基础的固定及诉讼主体的认定存在一定难度，考验代理律师的法律功底及对案件把握程度。
本案代理律师迅速且准确的固定请求权基础，明确了赔偿主体、赔偿依据及赔偿标准，相关请求权基础亦得到了法院的认可，同意了由侵权教材内容制作方及发行方共同承担赔偿责任的诉讼请求，明确了类似著作权侵权案件中发行方及制作方的责任范围及归责依据；此外，代理人针对侵权人的答辩进行了有效辩驳，使法院在判决书中确立了国家版权局《使用文字作品支付报酬办法》不适用于图片著作权侵权案件这一裁判准则，并明确了赔偿数额的考量标准，为今后类似案件的代理路径及裁判依据提供了有效的参照。
九、“蚂蜂窝”商标无效宣告案
案情介绍：
北京速行天地国际网络科技有限公司成立于2010年1月5日，其经营范围为旅游信息咨询服务……于2011年6月3日提出争议商标“
”注册申请，于2013年11月6日经商标局异议决定获准注册，核定使用在第39类观光旅游、旅游安排等服务项目上。商标专用权至2022年6月27日。
2019年1月，北京蚂蜂窝网络科技有限公司向国家知识产权局提出针对诉争商标的无效宣告请求，理由为《商标法》第七条、第三十二条、第四十四条一款。国家知识产权局裁定认为：现行《商标法》第七条第一款属于2013年8月30日审议通过的《关于修改<商标法>的决定》新增设的原则性条款，修改前《商标法》并无相对应条款，诉争商标核准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往原则，该条款不适用本案。因为修改前《商标法》第四十一条第一款所指的“其他不当手段”，是指以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案被申请人名下仅有9件商标，商标分别是“速行天地”和“蚂蜂窝”，并未注册大量商标，申请人也未能提供证据证明被申请人将申请注册的商标向他人销售以牟取不正当利益，或者不以使用为目的。因此，申请人北京蚂蜂窝网络科技有限公司的该项主张缺乏事实依据，不予支持。
推荐理由：
2001年《商标法》第二次修改允许自然人申请注册商标后，社会上出现了一批“职业注标人”，随之出现了不正当注册商标的另一种典型形式，即非以使用为目的，大量注册商标甚至以此谋取不当利益的情形。这种情形获得初步审定或者核准注册的商标，在2010年以后开始出现在异议和争议程序中。恶意注册商标行为严重扰乱市场秩序，受到社会公众高度关注。在《商标法》第三次修改过程中，商标确权行政主管部门希望加大制止类似恶意注册力度。最高人民法院在（2006）行监字第118-1号驳回再审申请通知书中认为，《商标法》第四十一条第一款涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为。在此背景下，适应最高人民法院厘清法条之间界线的司法政策，新《商标法》第四十四条第一款作为制止此种类型的恶意注册的地位得到了加强。经过一段时间的磨合，目前评审机关和三级法院已经就此形成共识。
然而，“恶意注册”并不是“毫无区分”，一棍子打死，而应该具体问题具体分析。本案中国家知识产权局裁定：因为修改前《商标法》第四十一条第一款所指的“其他不当手段”，是指以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案被申请人名下仅有9件商标，商标分别是“速行天地”和“蚂蜂窝”，并未注册大量商标，申请人也未能提供证据证明被申请人将申请注册的商标向他人销售以牟取不正当利益，或者不以使用为目的。因此，申请人北京蚂蜂窝网络科技有限公司的该项主张缺乏事实依据，不予支持。
目前来看，北京速行天地国际网络科技有限公司拥有第39类“观光旅游、旅游安排”等服务项目上的“
”注册申请，并不是北京蚂蜂窝网络科技有限公司。
十、“通信发送电路”专利侵权纠纷案
案情介绍：
深圳市智联信通科技有限公司向武汉市中级人民法院提起专利诉讼，指控浙江方大智控科技有限公司侵犯其拥有的发明专利，专利号为ZL201110166801.1，名称为“一种电力线载波通信发送电路”，要求法院判令被告停止侵权行为，销毁侵权产品、生产设备、停止侵权产品的使用和销售。
本案中，根据权利要求1的记载，涉案专利权利要求1包含了电路系统框图、耦合电路、功放电路、放大耦合电路、电压放大电路、互补推挽放大电路和恒流源七项技术特征内容。综合有关鉴定意见书及补充鉴定对鉴定过程的说明，法院就被控侵权产品电路图是否具有权利要求1所载对应技术特征分析认定如下：1.关于电路系统框图。根据0921号鉴定意见书，两者的系统框图基本相同。该鉴定意见书虽额外记载B(单灯控制器实物及光盘资料)有过零检测电路以保证安全性和调试便利性，但一方面专利权利要求1并未记载过零检测的技术特征，另一方面方大智控公司自身亦认可被控侵权产品中没采用过零电路来进行载波过零检测。因此，技术特征1相同……4.关于放大耦合电路，综合0921号鉴定意见书和专家组对0920号鉴定意见的补充说明，被控侵权电路中的放大耦合电路与权利要求1所载放大耦合电路相比，被控侵权电路的放大耦合部分前级有滤波电路，且两者属于不同的电路组件组合。因此，第4项技术特征不同。
推荐理由：
电子电路专利侵权的判定在专利侵权领域存在许多难点，等同原则在电子电路专利侵权判定上如何适用更是难点中的难点。应智联信通公司和方大智控公司的申请，法院委托湖北科技事务司法鉴定中心分别就被控侵权单灯控制器的技术特征与涉案专利技术方案、方大智控公司所主张的现有技术方案进行了鉴定。因智联信通公司对鉴定意见提出异议，法院通知鉴定机构进行了补充鉴定。关于法院委托湖北科技事务司法鉴定中心出具的“鄂科司鉴中心[2017]知鉴字第0920号”、“鄂科司鉴中心[2017]知鉴字第0921号”鉴定意见书及补充说明，该鉴定机构系双方同意选定，鉴定对象和有关比对材料经双方确认，对鉴定书和补充说明中有关鉴定过程的描述法院予以确认，但第0921号鉴定意见直接对被控侵权产品是否落入本案专利权保护范围作出了判断，因该判断属于法院职权范围，对该鉴定意见结论法院不予直接采用。本案通过多份司法鉴定确定了涉案专利与被诉侵权产品的差异点，并详细阐述这些区别并不适用等同原则，成功说服法官，从而取得最终诉讼胜利。